Aromas Selective S.L. interpuso una demanda contra Perfumes y Aromas Artesanales S.L. en la que ejercitó acción declarativa de infracción de las marcas españolas números 1217883, 2253980, 2319991 y 3030867, y acciones de cesación y de indemnización.

La Audiencia considera que el elemento denominativo «aromas», por su carácter genérico, tiene una distintividad escasa para algunos de los servicios para los que se encuentran registradas las marcas de la demandante, en concreto los relacionados con la perfumería. Por tal razón, descarta el riesgo de confusión, incluido el de asociación, si otros intervinientes en el mercado utilizan, para servicios idénticos o similares a los amparados por las marcas, ese elemento denominativo añadiendo algún otro elemento distintivo, gráfico o denominativo, como ocurre en el caso de la demandada, que utiliza un signo cuyo elemento denominativo es «aromas artesanales», al que añade un elemento gráfico.

El TJUE, en su sentencia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, caso Intel, declaró que «a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior».

La Sala Primera del Tribunal Supremo, al enjuiciar el riesgo de confusión, ha tomado en consideración la circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el signo supuestamente infractor se focalice en un elemento con escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca.

Esa circunstancia disminuye el riesgo de confusión, puesto que cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. Por tal razón, por lo general basta con que el signo del demandado añada algún elemento denominativo o gráfico, que le dote de una cierta distintividad y lo diferencie de la marca prioritaria, para evitar el riesgo de confusión. Así se ha declarado, por ejemplo, en las sentencias 240/2017, de 17 de abril , y 504/2017, de 15 de septiembre.

La utilización del término «aromas» como elemento denominativo de marcas que distinguen servicios de venta al por menor o por internet de, entre otros productos, perfumes, y la existencia de numerosas marcas de las clases 3 y 35 que incluyen ese vocablo para distinguir perfumes o servicios relacionados con los perfumes, hace que ese elemento denominativo, por sí solo, tenga escasa fuerza distintiva para la distinción de perfumes o de servicios relacionados con perfumes, por su acusado carácter genérico o cuanto menos descriptivo de esos productos, los perfumes, objeto, entre otros, de los servicios amparados por las marcas.

Por tal razón, que la Audiencia Provincial, al enjuiciar el riesgo de confusión en una acción de infracción, haya tomado en consideración la escasa fuerza distintiva del elemento denominativo de las marcas de la demandante (hay que precisar, para los servicios que tienen por objeto los productos respecto de los que el término «aromas» tiene un carácter genérico), para determinar si ha existido infracción en el uso de signos que distinguen servicios relacionados con perfumes, no vulnera el precepto legal invocado ni la jurisprudencia que lo desarrolla.

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Teofarma, S.R.L., titular de la marca denominativa ES 239 822 «Taponoto», registrada en la clase 5 «Sustancias, productos y preparados far­macéuticos, medicamentos, veterinarios y curativos de todas clases, dietéticos de empleo medi­cinal, desinfectantes y antiparasitarios para uso humano»)interpuso demanda contra Faes Farma, S.A. (Faes) ejercitando frente a ella acción de nulidad de la marca ES 3 594 716 «Otifaes Taponox», registrada para distinguir productos de la clase 5, además de los de la clase 1 y 3, así como acción de infracción. Afirma que la demandada está utilizando ese signo que se confunde con el suyo prioritario para identificar productos idénticos a aquellos a los que aplica su propio signo. Subsidiariamente, ejercitó una acción de competencia desleal imputando a la demandada actos de confusión e imitación en base a los artículos 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal respectivamente.

La Sentencia de Primera Instanciadesestimó íntegramente la demanda al considerar que no existía riesgo de confusión, a pesar de la proximidad entre los signos enfrentados, así como la identidad entre los productos. Justifica esa apreciación en la baja capacidad distintiva entre ambos signos en la parte coincidente (Taponoto/Taponox), ya que se utilizan para designar un producto cuya aplicación médica es el tratamiento de tapones en los oídos. Así, el producto de la actora es susceptible de descomponerse en dos términos: «tapón» y «oto», el segundo de los cuales corresponde a la designación en griego de oído; y el producto de la demandada es susceptible de descomponerse en «tapón» y «ox», el segundo de los cuales haría referencia al producto conocido como «agua oxigenada», precisamente uno de los componentes de ese producto.

La Sala al examinar la validez del título de la demandada señala que es preciso analizar su marca tal y como la tiene registrada, esto es, con dos términos denominativos «Otifaes Taponox», con independencia de cómo se esté utilizando, lo que solo será relevante (caso de que el signo usado difiera de los términos del registrado) a efectos del examen de la infracción pero no de la validez. Por consiguiente, la comparación en la acción de nulidad debe hacerse entre «Taponoto» y «Otifaes Taponox» y no creemos que dentro de este último signo deba atribuirse una mayor relevancia a «Taponox» que a «Otifaes», como afirma el recurso.

Es dudoso quién puede ser el consumidor medio informado respecto del que debe hacerse el juicio sobre la confusión. Las marcas confrontadas solo coinciden en productos farmacéuticos y concretamente en un producto farmacéutico muy concreto, destinado al tratamiento de tapones auditivos. De manera que hemos de coincidir con la resolución recurrida en que el consumidor medio de referencia son hombres y mujeres en una amplia gama de edad y que tienen en común padecer problemas de oído como consecuencia de tapones de cera.

No es descartable que exista un segundo perfil de consumidor medio, representado por personal médico sanitario, atendido que se trata de un producto de uso médico, e incluso farmacéutico, en la medida en que su distribución se hace exclusivamente a través del sistema farmacéutico.

En cualquier caso, para que exista nulidad, basta que exista riesgo de confusión respecto de cualquiera de esos dos perfiles que representa el consumidor medio informado, no siendo preciso que el riesgo de confusión alcance a ambos. Aunque se trate de un producto en el que la incidencia de ese segundo perfil de consumidor medio informado pueda ser relevante, no creemos que el primero de los perfiles, el del ciudadano medio sea irrelevante o resulte desplazado.

«Otifaes», siquiera sea porque se trata del primer elemento denominativo del signo, no es una parte del mismo poco relevante para el consumidor medio informado. No lo es para el que hemos considerado como consumidor medio corriente y menos aún creemos que lo sea para el personal especializado. Para el ciudadano corriente creemos que sería incluso más relevante ese elemento del signo porque no creemos que lo identifique con ninguna otra cosa; para el especializado, que puede identificar ese elemento del signo con una empresa, tampoco creemos que sea irrelevante, porque le ayudará a conocer el origen empresarial del producto marcado y a distinguirlo de cualquier otro.

Por tanto, no será infrecuente que pueda contraponerse «Otifaes» con «Taponoto», lo que creemos que determinaría que el riesgo de confusión entre ambos no sea significativo, en la medida en que ambos términos solo tienen en común una partícula («oto» y «oti») alusiva a oído en su denominación en griego antiguo. Y no solo es que no sean asimilables una y otro por encontrarse ubicadas en lugares distintos de las palabras que la incorporan (en una al principio y en la otra al final) sino que, además, se trata de una referencia genérica que cualquiera de los consumidores a los que hemos hecho referencia identificarían con oído, esto es, con el destino del producto marcado, razón por la que ni siquiera se puede tomar en consideración a la hora de hacer el examen del riesgo de confusión, dado su carácter descriptivo en ambos casos.

Por otra parte, si bien es cierto que existe una importante proximidad entre los términos «Taponox» y «Taponoto», no creemos que la misma sea suficiente para concluir que exista riesgo de confusión entre ambos signos. La razón de esa apreciación también es coincidente con el examen que realiza la resolución recurrida:

a) La parte en la que ambos términos coinciden («Tapon») tiene un carácter claramente descriptivo de los productos en los que coinciden en ir destinados los signos. Por esa razón, no puede ser tomada en consideración al realizar el juicio comparativo.

b) La segunda parte de los denominativos («ox» y «oto») también se encuentran afectados por ostentar carácter descriptivo. «Oto» ya hemos anticipado la razón por la que sostenemos esa idea; en cuanto a «ox» es más dudoso pero también estimamos que no es infrecuente que se utilice para designar el agua oxigenada. Aunque, en realidad, es irrelevante el carácter descriptivo de este último sufijo. Lo relevante, y creemos que indiscutible, es que «oto» sí que tiene ese carácter descriptivo y por tanto tampoco se puede tomar en consideración al realizar el juicio de confusión.

c) A ello debe añadir que tampoco consideramos que la yuxtaposición de los dos términos descriptivos a los que nos hemos referido para conformar el denominativo «Taponoto» tenga un carácter extraordinario o sorprendente para designar un producto que consiste en un tratamiento sobre los tapones de cera. Y, en cualquier caso, no constituye el objeto de este proceso determinar si el signo de la actora es nulo por su carácter genérico o descriptivo sino que basta con determinar en qué medida puede ser tomado en consideración para excluir que otros signos puedan aproximarse a él. En ese sentido, compartimos la apreciación que hace la resolución recurrida acerca del carácter de marca débil o con valor distintivo bajo que tiene la de la actora, lo que le impide obstaculizar que otros competidores puedan aproximarse a su signo.

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Las formas en que fue empleada para identificar o publicitar bebidas energéticas fueron, entre otras, las siguientes:

Rockstar Inc solicitó la caducidad de esta marca por falta de uso y, subsidiariamente, la caducidad parcial.

En nuestro caso, el recurso cuestiona que el empleo de la marca denominativa «La Estrella del Rok» en la forma descrita en el fundamento jurídico primero, sea adecuado para cumplir con esta exigencia de uso del art. 39 LM, porque no se ha realizado en la forma en que está registrada.

Al tratarse de una denominación, el problema no es tanto que se ajuste a una determinada grafía o forma prevista de antemano, cuanto que, como se denuncia en el motivo, el uso realizado atienda a la función esencial de la marca (garantizar la identidad del origen de los productos o servicios a los que se aplica). Esto es: si, como recuerda la STJUE de 31 de enero de 2019 (C-194/17), asunto Cystus, «se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca». Y ello en atención a que en las distintas variantes en que ha sido usada la denominación, se encuentra superpuesta a otros signos distintivos figurativos -al margen de si están o no registrados como marca- El Tribunal de Justicia, en la sentencia 18 de julio de 2013 (C-252/12), asunto Specsavers, consideró que esta cuestión se incardina en el marco de la referida exigencia de que el uso de la marca en una forma que no difiera de aquella en la que se halla registrada [art. 39.2.a) LM, equivalente al art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y al art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria de 1994].

En la STS 450/2015, de 2 de septiembre, se recordaba cuál era la doctrina del TJUE al interpretar el art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y el art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria, que son equivalentes al transcrito art. 39.2.a) LM, contenida en las SSTJUE de 25 de octubre de 2012 (C-553/11), asunto Rintisch; 18 de abril de 2013 (C- 12/12), asunto Colloseum Holding; y 18 de julio de 2013 ( C-252/12), asunto Specsavers:

«Como recuerda la STJUE Colloseum Holding (2013), con una referencia a la STJUE Nestlé (STJUE de 7 de julio de 2005 (C-353/03), asunto Nestlé), «con carácter general, el concepto de «uso» de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta» (32).

«De tal forma que, como concluye esta STJUE Rintisch (2012), «el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca» (30).

«Y el requisito del uso efectivo de una marca se puede cumplir «cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate» (26) [STJUE Spescsavers (2013), que cita la anterior STJUE Colloseum Holding (2013)]».

Esta doctrina resulta aplicable a los casos en que, como el presente, la marca registrada ha sido empleada junto con otros signos distintivos, aunque no estén registrados como marca. De tal forma que, de acuerdo con esta doctrina del TJUE, el uso acreditado de la marca denominativa núm. 2.236.221 «La Estrella del Rock» para bebidas energéticas, cumple con la exigencia del art. 39 LM de ser real y efectivo, siempre y cuando no altere el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.

En la mayoría de las variantes de uso acreditado (A, B, D, E y F), la denominación «La Estrella del Rock» aparece en una etiqueta o directamente en el envase en los que destaca en el centro el término «Rock», con una grafía muy característica y resaltada, enmarcada en una estrella. Al margen de que en alguna variante sea menos claro, en la mayoría el empleo de la denominación «Estrella del Rock» (con o sin el artículo determinado «La» que tiene poco carácter distintivo), no deja de percibirse por el consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) de este tipo de productos identificados con la marca (bebidas energéticas) como indicativa del origen empresarial del producto.

Este uso acreditado de la marca denominativa «La Estrella del Rock» no es simbólico ni con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Cumpliendo con la exigencia expuesta en la sentencia 448/2013, de 9 de julio, se trata «de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia».

Razón por la cual no apreciamos que la sentencia recurrida haya incurrido en la infracción denunciada en el motivo.

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«Torta del Casar» es una DOP cuyo registro fue concedido por el Reglamento (CE) 1491/2003, de 25 de agosto. Anteriormente, había sido reconocida como DOP en España por la Orden de 9 de octubre de 2001 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura.

El Consejo Regulador de la DOP “Torta del Casar” interpuso una demanda frente a Quesería Tierra de Barros, S.L. en la que solicitaba que se declarara

• que la comercialización de los quesos identificados bajo el signo “Torta de Barros” supone una infracción de la DOP “Torta del Casar”;
• que la utilización comercial de los términos “Torta”, “Minitorta”, “Tortita” y “Tortíssima”, así como los nombres de dominio www.tortadebarros.es www.tortadebarros.com y, llevada a cabo por la demandada en la promoción y oferta de sus quesos, supone infracción de la DOP “Torta del Casar”;
• que la actuación llevada a cabo por la demandada suponía una conducta desleal; y, por último,
• que las marcas españolas “Tortíssima” y “Torta de Barro” debían ser caducadas, toda vez que no habían sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, de conformidad con lo recogido en el artículo 55.1.c) de la Ley de Marca.

Las marcas cuya caducidad total o parcial se instó en la demanda fueron solicitadas y registradas para «leche y productos lácteos», de la clase 29. Asimismo, resultó probado que ambas marcas han tenido un uso real y efectivo para quesos.

No se plantea tampoco la posible discordancia de la ley nacional respecto de la directiva pues no ha pasado a la vigente Ley 17/2001, de Marcas, la regulación contenida en el art. 4.4 de la anterior Ley 32/1988 que, conforme a su tenor literal, establecía un efecto expansivo del uso de la marca para un producto, pues extendía el efecto de tal uso a «productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros».

El régimen que resulta de los arts. 39.1, 41.2, 52.3 , 55.1.c y 60 de la Ley 17/2001, de Marcas (en la redacción anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que es la aplicable en este recurso por razones cronológicas), no ampara el efecto expansivo que establecía el art. 4.4 de la Ley 32/1988, de Marcas (que no tenía apoyo en las previsiones de la Directiva 89/104/CEE) y que resultaba contradictorio con el régimen de caducidad parcial previsto en la propia ley). De acuerdo con el régimen establecido en la nueva ley, «la declaración de caducidad por desuso alcanza, sin excepción, a todos los productos o servicios que no hubieran sido efectivamente usados por la titular o por un tercero con su consentimiento» (Sentencia de la Sala 453/2013, de 2 de julio).

La jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea (que aunque va referida al Reglamento de la Marca Europea y a la oposición al registro, es de plena utilidad al venir referida a la eficacia legitimadora del uso de la marca y al ser la regulación del uso de la marca en el citado Reglamento coincidente con la de la Directiva 2008/95/CE) está resumida en la sentencia de 8 de mayo de 2019, asunto T-269/18 (Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) contra EUIPO-Procedimiento de oposición-Solicitud de marca denominativa de la Unión ZARA-Marcas denominativa y figurativa nacionales anteriores LE DELIZIE ZARA y ZARA-Prueba del uso efectivo de las marcas anteriores-Artículo 47,apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001-Artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001-Obligación de motivación), que declara sobre esta cuestión:

«[…] si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada […]

«Si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes».

Por consiguiente, la eficacia legitimadora del uso de la marca se desenvuelve entre dos posiciones.

1.- De una parte, el uso real y efectivo de la marca no puede extender los efectos jurídicos de ese uso a todos los productos de la clase (en este caso, la clase 29) ni a otros de distinta clase pero similares, como resultaba del tenor literal del art. 4.4 de la anterior Ley de Marcas. El uso efectivo de la marca para alguno de los productos para los que ha sido registrada implica la protección sólo de la subcategoría a las que pertenece el producto para los que la marca de la Unión ha sido efectivamente utilizada. Por tanto, la amplitud de la categoría para la que la marca ha sido registrada es relevante, pues si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada.

2.- Pero, de otra parte, no debe privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.

La Sala coincide con la recurrente en que «leche y productos lácteos» es una categoría amplia en la que, sin incurrir en distinciones arbitrarias, puede distinguirse la leche, materia prima necesaria para elaborar los productos lácteos, de los productos lácteos elaborados a partir de esa materia prima, puesto que uno y otros tienen sustantividad y diferenciación suficiente como para que el uso real y efectivo de la marca para un producto lácteo como es el queso no pueda considerarse un uso de la marca respecto del producto «leche».

La Sala estima, por tanto, la caducidad de ambas marcas con relación al producto leche. Que en el caso de la marca «Tortissima», la solicitud de caducidad no se hubiera referido exclusivamente al producto «leche» (como sí había sucedido con la solicitud de caducidad parcial de la marca «Torta de Barros») no es óbice para tal declaración, pues como declaramos en la sentencia 288/2010, de 10 de mayo (RJ 2010, 4847) , «no es incongruente declarar una nulidad parcial por desuso cuando en la demanda se pretendió que esta alcanzara a todos los productos para los que las marcas habían sido concedidas».

A una solución diferente ha de llegarse respecto de la solicitud, formulada en el recurso, de que la caducidad de la marca «Tortissima» alcance a todos los productos lácteos excepto el queso. No se ha justificado suficientemente que los «productos lácteos» sean una subcategoría tan amplia como para evitar que el uso real y efectivo del queso no implique la protección de esa subcategoría en su totalidad. Es notoria la existencia de productos lácteos que no es fácil encuadrar en alguna subcategoría (queso, mantequilla, yogur), como puede ser el caso de los quesos crema untables, quesos frescos azucarados (como el conocido con la denominación genérica petit suisse), cuajadas, requesones, etc.

Por tanto, la estimación de este motivo del recurso ha de ser parcial, pues solo puede acordarse la caducidad parcial de ambas marcas, en lo que respecta al producto «leche».

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