Director: ORTEGA BURGOS ENRIQUE , MUÑOZ DEL CAZ EDUARDO

Coordinador: BALCELLS CABANA JOSEP Mª , NAVARRO JIMÉNEZ-ASENJO BEATRIZ, ACEVES LÓPEZ DAVID , MORENO CASAS DAVID , ENCISO ALONSO-MUÑUMER MARÍA , RABADÁN VILLANUEVA JORGE , GUTIERREZ DE MESA RAFAEL , MEDINA MARTIN FELIPE , FERNÁNDEZ-LASQUETTY QUINTANA JAVIER , JIMENEZ-LAIGLESIA OÑATE JUAN , VAZQUEZ ALBERT DANIEL

ISBN: 978-84-9152-093-1

Editorial: Aranzadi

Adela Lario Rivas

Directora Asesoría Jurídica       GRUPO OSBORNE, S.A.

Emilio Hidalgo Hernández

SUMARIO

1.- Consideraciones generales  

2.- Marco protector del distribuidor

3.- Las consecuencias favorables del agotamiento de la marca y la distribución selectiva

4.- Excepciones al agotamiento de la marca en la distribución comercial de artículos de lujo

5.- Conclusiones  

1.- Consideraciones generales  

Indudablemente, las condiciones actuales del mercado y del entorno han convertido a la marca en uno de los principales y más valiosos activos empresariales. La marca no se erige ya sólo como un factor determinante en la decisión de compra sino que; más allá de este acto puntual y aislado en el tiempo, actúa como un importante elemento de adhesión filial (sit venia verbo) perpetuando la fidelidad del consumidor o; al contrario, opera como un clamoroso factor de rechazo si éste no ve colmadas o satisfechas las expectativas inicialmente generadas por aquélla.

La ineludible e insoslayable separación geográfica existente entre productores, vendedores y consumidores hace imperativo el traslado de los productos y servicios desde el lugar de producción hasta el de consumo, para lo cual se articulan una serie de canales de distribución comercial, los cuales; aun siendo de muy variada casuística, podemos sistematizar atendiendo a la distancia que media entre el fabricante o proveedor y el consumidor final, en: (i) Un canal inmediato sin intermediarios, de modo que el producto llega al consumidor final directamente desde el fabricante (Ej.: Bancos); (ii) Un canal corto en el que media un intermediario que ofrece el producto al consumidor final (Ej.: Supermercado) y, finalmente, (iii) Un canal largo en el que se introducen dos o más intermediarios entre el fabricante y el consumidor final (Ej.: Agentes de ventas; centrales de compras, etc.).

El fenómeno de la distribución comercial es el teatro de operaciones en donde las marcas despliegan en toda su plenitud las funciones que le son inherentes; a saber, la «función distintiva», o la aptitud o capacidad indicadora del origen empresarial de los bienes o servicios signados permitiendo al consumidor distinguir («función distintiva») sin error o  confusión el origen empresarial de un producto o servicio signado de los idénticos o semejantes productos o servicios que tienen otra procedencia empresarial (STJUE de 29/09/1998, C-39/97, Canon, § 28.); la función publicitaria; la función indicadora de calidad; la función condensadora de la reputación o goodwill[1] yla función de garantía.

En un panorama económico absolutamente dominado por la alígera, pavorosa y vertiginosa celeridad en la dinámica de venta, la función príncipe de la marca; esto es, la función «indicadora de origen» o distintiva de la procedencia empresarial de los bienes o servicios, adquiere cada vez mayor magnitud y calado toda vez que no sólo satisface los intereses jurídico-privados de los titulares de derechos reales u obligacionales que puedan recaer sobre los signos distintivos sino que, indirectamente y en última instancia, es tributaria de razones de orden público al resultar un importante elemento catártico o purificador del principio de protección del consumidor, en su calidad de parte débil de las relaciones de mercado, ex. artículo 51 CE. De este modo, la marca se erige; quizás ahora como nunca antes, en valedora y garante de un orden concurrencial debidamente saneado, lúcido y transparente. (SSTS de 30 de octubre de 1896 RJ 6020/1986 y de 14 de diciembre de 1988 RJ 9442/1988), lo que instituye a los signos distintivos en un importante factor de modulación económico-social.

Aún más, la manifestación más radical de esta faceta profiláctica y terapéutica del sistema armonizado de marcas estriba, no ya en rendir vasallaje al imperativo régimen de prohibiciones absolutas y relativas; que también, sino en que condiciona y aun determina la propia autonomía jurídico-privada de los operadores del mercado, lo que erige a los signos distintivos en un importante factor de corrección político-jurídico.

En efecto, aun cuando la creación y protección de los signos distintivos se abandona a la iniciativa privada de sus titulares (ex. Art. 1255 y 6.2 Cc.), su ejercicio efectivo no está sólo encaminado a defender a éstos, sino también intereses de orden público, siendo aquí donde el legislador ordinario establece mecanismos de contrapeso y contención a la libre autonomía de la voluntad creando vasos comunicantes que ligan el interés privado de los empresarios en la creación y defensa de sus signos distintivos con el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público en el mantenimiento de un orden concurrencial saneado.

A este primer escenario económico dominado, como decimos, por la acelerada dinámica de venta, se le suma el no menos importante fenómeno de la globalización o expansión de los mercados geográficos fruto de la imperiosa necesidad empresarial de abrir nuevos mercados en los mismos sectores aplicativos o más allá de aquéllos en los que tradicionalmente se venía operando. Qué duda cabe que la convergencia de estos dos factores agudiza y dificulta el cumplimiento de la función identificadora de la marca pues aquellas marcas que tradicionalmente venían operando en sus propios mercados geográficos y aplicativos, al expandirse comercialmente, pueden generar riesgos de confusión o asociación con aquellas otras marcas que tradicionalmente venían operando en sus propios mercados geográficos y aplicativos donde aquéllas se introducen ahora, siendo quizás aquí donde más se evidencia al interés de unos y otros empresarios en preservar prístina la función distintiva de sus respectivos orígenes empresariales, así como el interés del legislador internacional en preservar un orden concurrencial saneado.

Súmasele a ello la evolución de las actuales técnicas de distribución, las cuales corren parejas al atropellado dinamismo con el que avanzan las nuevas tecnologías. Piénsese que en apenas unos años el consumidor podrá escanear con su smartphone el código QR de un determinado artículo desde una plataforma virtual o e-shop y añadirlo a su carro de compra también virtual, con lo que toda la ceremoniade compra se opera de manera absolutamente digital hasta la entrega del producto en destino. Recuérdese en este sentido, la iniciativa de la cadena de supermercados de origen anglosajón TESCO al convertir las vallas publicitarias del metro de Corea en lineales virtuales de supermercado.

2.- Marco protector del distribuidor

Centrados ya en la realidad comercial de los contratos de distribución, quizás el supuesto más habitual sea aquel que opera mediando una licencia de marca, contrato en virtud del cual el titular o solicitante de una marca (en lo sucesivo, el «titular») autoriza a un tercero («el licenciatario») el uso de la marca en el tráfico económico, al tiempo que conserva su titularidad, conforme a las modalidades y condiciones estipuladas en el contrato.

Pues bien, la primera batería ofensiva de que dispone el titular registral de una marca en el seno de una distribución comercial se dirige contra agente o representante que sea titular de una marca en otro estado miembro del Convenio de París o de la OMC, el cual no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. De este modo, el titular perjudicado tendrá derecho a oponerse no sólo al registro de la marca, sino también; para el caso de que fuera finalmente concedida a nombre del agente o representante, a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.

La segunda pieza de artillería de que dispone el titular de una marca es la conformación de una alianza o coalición estratégica ofensiva junto con el licenciatario exclusivo inscrito para el ejercicio de acciones judiciales en defensa de la marca defraudada. En efecto, por indicación de la D.A. Primera LM, «Jurisdicción y normas procesales» las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza. De este modo, conforme al Art. 117 de la nueva LP, estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.

El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.

El licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

Sin embargo, la inscripción en el registro de un contrato de licencia no es obligatoria. Así, en el ámbito de la marca de la Unión Europea, cuando en un procedimiento ante la EUIPO se debe aportar la prueba del uso de una EUTM, si un licenciatario hubiera ejercido dicho uso, no será necesario haber inscrito la licencia en el registro para que dicho uso sea considerado como hecho con el consentimiento del titular, conforme al artículo 15, apartado 2 RMUE. Ahora bien, el registro presenta ciertas ventajas para el licenciatario o distribuidor inscrito.

a) Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1 RMUE, cuando terceras partes hubieran podido adquirir derechos sobre la marca o haber inscrito en el Registro derechos sobre la marca que fuesen incompatibles con la licencia registrada, el licenciatario podrá prevalerse de los derechos conferidos por dicha licencia únicamente: (1) si la licencia se hubiera inscrito en la EUIPO, o (2) a falta de inscripción de la licencia en el Registro, si tales derechos hubiesen sido adquiridos por una tercera parte con posterioridad a la fecha de cualquier acto jurídico mencionado en los artículos 17, 19 y 22 RMUE (en particular la cesión, un derecho real o una licencia anterior) teniendo conocimiento de la existencia de licencia.

b) En el caso de que una licencia sobre una EUTM esté inscrita en el Registro, la renuncia total o parcial a dicha marca por parte de su titular no se considerará inscrita en dicho Registro salvo que el titular justifique haber informado al licenciatario sobre su intención de renunciar. Por consiguiente, el licenciatario registrado debe ser informado con antelación por el titular de la marca sobre su intención de renunciar a la misma.

c) En caso de que una licencia para una EUTM esté inscrita en el Registro, la Oficina notificará al licenciatario, con al menos seis meses de antelación a la fecha de expiración de dicha inscripción en el Registro, que el registro está próximo a su expiración. La Oficina notificará igualmente al licenciatario sobre toda pérdida de derechos, así como sobre la expiración de la inscripción en el Registro, llegado el caso.

Finalmente, interesa recordar que los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario ex. Art. 48 LM, pudiendo constituirse éste por suerte de estas circunstancias enunciadas en un tercero ajeno sometido a la proscripción del riesgo de confusión o asociación, o aprovechamiento indebido de la marca de tercero.

3.- Las consecuencias favorables del agotamiento de la marca y la distribución selectiva

El art. 1 e) del Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas define el sistema de distribución selectiva como un sistema de distribución por el cual el proveedor se compromete a vender los bienes o servicios, directa o indirectamente, sólo a distribuidores seleccionados sobre la base de criterios específicos y; a su vez, los distribuidores se comprometan a no vender tales bienes o servicios a agentes no autorizados en el territorio en el que el proveedor haya decidido aplicar este sistema. Sólo podrá venderlos a consumidores finales o a otros distribuidores que formen parte de la misma red (suministros cruzados).

Una cuestión nuclear de la distribución comercial es la concurrencia del agotamiento (exhaustion) del derecho de marca, toda vez que el hecho de que haya tenido o no lugar el agotamiento ex. Arts. 7 DM y 36 LM sobre los productos o servicios distribuidos se revela fundamental para determinar el alcance de las facultades del distribuidor sobre los signos distintivos. Dicho de modo llano, el distribuidor necesitará de la licencia de marca para los casos en los que opere con productos con marca «no agotada», o cuando habiéndose producido el agotamiento de marca, el uso operado por el licenciatario exceda de las prácticas leales en materia industrial o comercial ex. Art. 37 LM.

Y es que, si bien la legislación armonizada confiere al titular de marca registrada un derecho exclusivo y excluyente (art 5.1 de la Directiva 89/104/CEE y 9.1 RMUE), de ninguna manera este poder exclusivo deviene absoluto u omnímodo. Antes al contrario, la titularidad de una EUTM no permitirá prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo (Los 28 países integrantes de la UE y los miembros de la AELC siguientes: Islandia, Liechtenstein y Noruega) bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

En efecto, el art 7 de la Directiva consagra uno de los límites legales a las facultades del titular de la marca, de manera que si bien corresponde en exclusiva a éste la primera comercialización de los bienes o servicios signados, una vez realizada dicha comercialización directamente por él o con su consentimiento, no puede ya impedir que los terceros distribuidores efectúen comercializaciones posteriores de estos mismos productos signados en un régimen de libre y leal competencia. Es decir, una vez que se introduce el bien, con el consentimiento del titular en el mercado relevante, ese bien puede circular libremente, de forma que el titular no tiene posibilidades ilimitadas para controlar la comercialización. En otras palabras, el titular del derecho de propiedad intelectual no es libre para establecer restricciones al comercio, sino que sólo podrá obtener su remuneración en la primera puesta en circulación del bien. De no ser así, el distribuidor deberá ser licenciatario.

La doctrina del agotamiento aúna los derechos de exclusiva con el principio de libre circulación y la libertad de competencia como límite al principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial. Así mismo, sirve para reprimir las prácticas restrictivas de la competencia en el ámbito UE; por ejemplo, para evitar el reparto de los mercados mediante acuerdo entre particulares (arts. 85 y 86 TCE –actual 101 TFUE) frenando el ejercicio abusivo de los derechos de marca y evitando la compartimentación de mercados nacionales en perjuicio de la libre circulación de mercancías en el seno de un mercado único.

En definitiva, esta doctrina se erige así en una «fórmula de justo equilibrio» ya que, por un lado, salvaguarda los intereses del titular marcario al respetar la primera comercialización del producto y, de otro, satisface los intereses del resto  de operadores comerciales. No es una anulación del contenido de los derechos de propiedad industrial, sino que los perfila y calibrado con mayor precisión para poder armonizar y garantizar así los principios de libre competencia y libre circulación de mercancías ex. arts. 28 y 30 del Tratado de Roma.

Ahora bien, la excepción del agotamiento de marca tiene; a su vez, una importante excepción: no se aplicará cuando existan «motivos legítimos» que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de éstos se haya modificado o alterado tras su comercialización (artículo 13.2 RMUE y artículo 34.2 LM), lo cual hay que hacer extensivo a circunstancias tales como la presentación del producto de una manera deteriorada; la presentación del producto en cajas o envoltorios distintos de los originales; con una presentación o publicidad junto a otros de la misma especie, pero de inferior calidad, como la venta de artículos de alta joyería junto a artículos de bisutería; presentar el producto junto a otros de distinta naturaleza o especie, como la venta de artículos de alta joyería o perfumería junto a productos de limpieza del hogar, etc. Qué duda cabe que en presencia de estos «motivos legítimos» revive, resucita o sana el ius excludendi o ius prohibendi del titular de la marca inicialmente agotada, justificándose entonces y sólo entonces la oposición de éste a la comercialización de los productos en la medida en que suponga un desprestigio a la imagen de marca. Ahora bien, la ineludible concurrencia de estos «motivos legítimos» obliga a preguntarse cuándo éstos pueden resultar arbitrarios o antojadizos al no suponer sus condiciones de venta un desprestigio a la imagen de la marca de modo que pueda menoscabarla o degradarla gravemente, o cuándo pueden resultar justificados y en qué medida, en ambos casos.

Por ello, en estos supuestos de distribución selectiva vertical, usualmente empleados en la comercialización de productos de lujo; técnicamente cualificados o complejos, en los que se emplean rigurosos criterios de selección de distribuidores (cualificación profesional del revendedor y de su personal; ubicación, dimensiones o imagen comercial de sus instalaciones) y que se esgrimen a fin de preservar la imagen de prestigio o glamour, la discusión se centra en determinar si su comercialización fuera del sistema selectivo (free-riding), constituye eo ipso una infracción de los derechos de marca, en cuyo caso se podrá invocar automáticamente por el titular marcariola resurrección de su ius prohibendi o si; por el contrario, la actividad del distribuidor libre o independiente (free-rider) o de comercio paralelo (grey market o mercado gris) puede estar más próxima al mercado blanco totalmente liberalizado no sometido a ningún tipo de restricciones en la competencia, que a las prácticas de falsificación propiamente denominadas mercado negro o de productos “piratas” (counterfeit products).

Ciertamente, el free-rider al no estar integrado (outsider) en la tupida trabazón de la red selectiva creada por el fabricante consigue de manera más ventajosa los productos de distribuidores integrados en dicha red compitiendo con éstos. En estas condiciones; es decir, no reuniendo los requisitos que el fabricante exige a los distribuidores oficiales; distando deliberadamente de ellos o no estando dispuestos a realizar las prestaciones exigidas a los integrados en la red oficial -insiders-, se puede suscitar un problema de parasitismo ya que ofrecen los mismos productos a un precio menor a costa de aprovecharse del prestigio y la actividad de preventa y postventa desarrollada por los distribuidores integrados en la red oficial.

Sin embargo, hemos de preguntarnos si aun reuniendo el free-rider los requisitos que el fabricante exige a los distribuidores oficiales o aproximándose a ellos, su posición queda justificada en el marco de las normas comunitarias de competencia como instrumento para promover la integración de las economías nacionales con vistas al mantenimiento del mercado unitario. El difícil equilibrio entre la defensa de los intereses del fabricante en mantener sus redes de distribución selectiva herméticamente cerradas y el las normas comunitarias que promueven la libre competencia y tienden a romper aquélla dinámica requiere el estudio de esta cuestión desde distintos ámbitos normativos, en particular desde las disciplinas del derecho de marcas; la competencia desleal y la libre competencia.

Resulta también capital preguntarnos qué sucede si el distribuidor autorizado se extralimita y excede en los límites de su licencia de marca revendiendo a un mayorista o minorista ajeno a la red de distribución. Es decir, si se entiende que dicha extralimitación o «fuga en la estanqueidad de la red selectiva de distribución» supone la actuación sin el consentimiento del titular, en cuyo caso la marca no se habrá agotado y habrá una violación del derecho de exclusiva que el titular podrá perseguir contra el licenciatario o sus adquirentes outsiders. De no ser así, es decir, de haberse agotado el derecho el titular sólo podrá invocar, en su caso, una lesión concurrencial o una infracción contractual, ambas contra el licenciatario exclusivamente.

Como decimos, la forzosa concurrencia de estos «motivos legítimos» obliga a preguntarse cuándo éstos pueden resultar arbitrarios, antojadizos o veleidosos y cuándo; al contrario pueden resultar justificados, y en ambos casos en qué medida. En este sentido, la STJUE de2 de diciembre de 2010 en el asunto C-108/09, Ker-Optika, aun tratándose de una cuestión atinente a la salud como las lentes de contacto, falló señalando que no era necesario reservar la dispensación de lentes de contacto a las ópticas que ofrecían los servicios de un óptico cualificado, puesto que estos servicios también se podían prestar on-line.

Al hilo de lo anterior, la doctrina[2] señaló:

“Si para vender por Internet lentes de contacto no es necesaria la presencia física de un óptico cualificado, ¿no resulta ridículo que los fabricantes pongan excesivo énfasis en la necesidad de asesoramiento para la venta de otras categorías comerciales identificadas con marcas ya maduras en los mercados y suficientemente conocidas por la clientela, por mucho «glamour» que tengan?”

En consecuencia, deberíamos acudir a:

A) Principio de necesidad: según el cual los criterios objetivos aplicados deben ser de carácter únicamente cualitativo y responder a la naturaleza de los productos de que se trate.

B) Principio de proporcionalidad: no se pueden imponer exigencias desproporcionadas o ilógicas en relación al objetivo perseguido, que no es otro que el de lograr un comercio especializado eficiente y que garantice la venta de los productos en condiciones óptimas.

Abundando en lo anterior, la STJUE de 13 de octubre de 2011 (TJUE 2011, 310) al interpretar el artículo 101 TFUE, apartados 1 y 3, en un procedimiento en el que los contratos de distribución selectiva estipulaban que la comercialización de los productos cosméticos y de higiene corporal debían efectuarse en un espacio físico y obligatoriamente en presencia de un licenciado en Farmacia; lo cual implicaba prohibir de facto a los distribuidores autorizados cualquier forma de venta por Internet, recuerda que:

«(…) el Tribunal de Justicia no ha admitido, respecto de las libertades de circulación, las alegaciones relativas a la necesidad de proporcionar un asesoramiento personalizado al cliente y de asegurar su protección ante un uso indebido de los productos en el marco de la venta de medicamentos que no están sujetos a prescripción médica y de lentes de contacto, para justificar una prohibición de venta por Internet (véanse, en ese sentido, las sentencias Deutscher Apothekerverband [TJCE 2003, 408], antes citada, apartados 106, 107 y 112, y de 2 de diciembre de 2010 [TJCE 2010, 364], Ker Optika, C 108/09, Rec. p. I 0000, apartado 76)».

Del mismo modo, en la STJUE de 13 de octubre de 2011, asunto C-439/09 «Pierre Fabre Dermo-Cosmétique») se enjuicia una cláusula que prohíbe que los productos objeto del contrato puedan comercializarse on line por Internet, imponiendo su venta mediante un establecimiento físico.

“(…) constituye una restricción por objeto en el sentido de dicha disposición si, tras un examen individual y concreto del tenor y del objetivo de dicha cláusula contractual y del contexto jurídico y económico en el que se inscribe, resulta que, habida cuenta de las propiedades de los productos de que se trata, dicha cláusula no se justifica objetivamente”

En definitiva, la necesidad y la justificación de contar con un establecimiento físico de venta no puede quedar abandonada a la libérrima, unilateral, irreflexiva, caprichosa o arbitraria voluntad del fabricante (sit pro ratione voluntas). Antes al contrario, la ausencia o concurrencia de este «motivo legítimo» habrá de aquilatarse tras un detallado análisis de las circunstancias concretas, evaluando si la necesidad de un establecimiento físico de venta atendido por personal cualificado es determinante; altamente aconsejable; deseable o meramente trivial para la venta del producto o servicios ofertados en atención a la naturaleza de éstos y el carácter distintivo de la marca signada (razones de salud pública; necesidad de alta cualificación técnica, etc.) preguntándose si, correlativamente, la venta del producto o servicios sin contar con un establecimiento físico atendido por personal cualificado supone, necesaria e ineludiblemente, un desprestigio a la imagen de marca al menoscabar o degradar de manera grave su reputación.

4.- Excepciones al agotamiento de la marca en la distribución comercial de artículos de lujo

La reciente SAP 106/2016 de la Sección 28ª de Madrid comienza por recordar que en virtud del agotamiento del derecho de marca, una vez percibido un beneficio económico por parte del titular del derecho de marca con la primera comercialización dentro del EEE, ya no puede controlar ni lucrarse indebidamente con posteriores re-comercializaciones de sus productos, previamente comercializados con su consentimiento, lo cual es una consecuencia ineludible del mercado único dentro del EEE. Sin embargo, las demandantes alegaban que concurrían “motivos legítimos” ex. Art. 36.2 LM derivados del sólo hecho (sic) de que existía una red de venta selectiva para la distribución de sus productos.

Este argumento es en principio atendible para preservar el prestigio y el valor de las marcas registradas, remitiéndose la Sentencia citada a otras SSAP de Alicante (Tribunal de Marca de la UE, de 14 de octubre de 2008) y Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 29 de diciembre de 1999, de 6 de marzo de 2000 o de 19 de diciembre de 2002, en las que se reconoce que con referencia al segmento de lujo, el sistema de distribución selectiva se justifica por la necesidad del fabricante de asegurarse el prestigio de una marca, de tal manera que el propio medio de distribución es, en sí mismo, parte del valor añadido, de manera que si se produce una quebradura del sistema de distribución se provocará una gran discordancia entre el producto que se pretende ofrecer y el medio a través del cual se realiza.

“En resolución de este mismo Tribunal administrativo de fecha 14 de octubre de 1997, se decía que las cláusulas impuestas en la distribución selectiva contribuirían activamente a revalorizar la marca mediante un mayor servicio al consumidor, señalándose en la Resolución de 19 de diciembre de 2002 que estas obligaciones (las impuestas en el contrato de distribución exclusiva) han de considerarse necesarias y proporcionadas para completar el funcionamiento del sistema, pues estamos ante un caso típico de producto que por su naturaleza (producto de lujo) exige un trato especial por parte de los distribuidores para poder mantener una cierta imagen de marca de prestigio, lo que se hace necesario para que el fabricante pueda controlar que la comercialización se realice de modo que no altere la percepción que el consumidor tiene de la misma».

“El equilibrio armonizador entre la tutela de intereses protegibles con el derecho de marca y las necesidades impuestas por la libre competencia, funciona de modo distinto en ciertos supuestos especiales, y ello precisamente para conservar un equilibrio justo entre los derechos marcarios y las necesidades de la libre competencia. Extender aquel principio anterior a todas las situaciones, incluso a las profundamente distintas entre sí, conducirla precisamente a resultados injustos. Y el caso paradigmático de ello es la distribución a través de redes selectivas, de productos marcados con signos especialmente prestigiados” (Fto. 25º).

Pero he aquí que la Sentencia precisa en su Fto. 26º que, frente a la alegación de los demandantes:

“(…) ha de señalarse que el argumento fundamental que supone la excepción al principio del agotamiento del derecho de marca no se basa en la inexistencia de un contrato que vincule al distribuidor con la red selectiva de la que es cabecera el titular de la marca. La inexistencia de tal contrato no es más que un indicio de que la actuación de tal distribuidor pudiera no estar amparada en las condiciones fijadas para aquella red selectiva de distribución. Es el conjunto de elementos de hecho que rodea la efectiva comercialización de los productos marcados (…) lo que otorga operatividad a la excepción del art. 36.2 LM. Son pues las circunstancias fácticas de venta, como presentación del producto, estado del local, sistema de publicidad, estructura de disposición de productos, espacio compartido de venta de otras clases de productos, imagen de los dependientes (…) las que justifican la excepción al agotamiento, por ser factores que eventualmente pueden afectar al prestigio de la marca, pero no es sí mismo la falta de un contrato que vincule al distribuidor con el titular de la marca”.

“Además, ello determina que no puedan ser tomadas en consideración para el examen de esas circunstancias fácticas que determinan la aplicación de la excepción al agotamiento, cuestiones estrictamente limitadas a la existencia de vínculos contractuales, derivadas de la concreta forma en la que el titular de la marca determina el contenido de los contratos con los que se va a vincular con distribuidores autorizados. Son cuestiones exclusivamente contractuales, tales como la imposición de horas de formación para el personal de venta o contribución a gastos de publicidad. Tomar en consideración dichas circunstancias reconduciría de modo indirecto a la conclusión de que sólo puede escaparse de la excepción del art. 36.2 LM mediante  un contrato con el titular de la marca, lo que es contrario al espíritu de la norma, y de la regla del art. 36.1 LM (…)”(Fto. 26º).

(27).- Por tanto, lo que legitima al titular de la marca para sostener la nueva vigencia de su facultad prohibitiva, dentro de la excepción al agotamiento, es la acreditación de que la forma de venta concreta del supuesto infractor no resulta homologable, sustancialmente (sic), en las condiciones y aspectos  externos, con aquella mantenida  de hecho por el  propio titular de la marca respecto a su red de distribución propia o vinculada contractualmente al mismo. Esa comparación se hará a través de los hechos ya señalados antes, tales como, la presentación general del local, la ubicación de los productos, la presencia compartida de otros productos que puedan hacer desmerecer el prestigio de los marcados,  (…)”

En definitiva, la Sala viene a señalar que el hecho de que el producto se termine vendiendo al consumidor final fuera de la red de distribución oficial no supone, eo ipso, «motivo legítimo» ex. Art. 36.2 LM. Dicho de otro modo, las limitaciones contractuales internas tienen la consideración de pactos inter partes y su infracción tendrá únicamente un alcance obligacional. En consecuencia, la sola vulneración de estos límites por el distribuidor outsider, no faculta per se al titular de la marca para interponer las acciones por infracción previstas en los arts. 40 y ss. LM.

De este modo, y en una suerte de interpretación finalista, la cuestión estriba no tanto en saber si el licenciatario ha incumplido una eventual cláusula de venta a minoristas, sino si con el referido incumplimiento se perjudica o deteriora la imagen de refinamiento, glamour, exclusividad, excelencia, lujo y diferenciación propias de la marca renombrada pues, entonces y sólo entonces, podrá el titular de la marca ejercitar su ius excludendi.

Por su lado, la STJCE (Sala Primera) de 23 de abril de 2009, asunto C 59/08, se dictó al hilo de una serie de cuestiones prejudiciales formuladas al Tribunal con ocasión del incumplimiento por un licenciatario integrado en una red de distribución selectiva de una de las cláusulas del contrato de licencia de marca de prestigio. La cláusula en cuestión era del siguiente tenor:

“(…) al objeto de mantener la notoriedad y el prestigio de la marca, el licenciatario se compromete a no vender a mayoristas, colectivos, saldistas, sociedades de venta por correo, por el sistema de puerta a puerta o de venta a domicilio, salvo que medie acuerdo previo por escrito de la concedente, y deberá adoptar todas las medidas para que este pacto sea respetado por sus distribuidores o minoristas”.

Tras solicitar autorización al licenciante y haberle sido denegada, el licenciatario incumplió el contrato y vendió productos de la marca Christian Dior a una empresa que ejercía actividades de saldista. En consecuencia, Dior demandó al licenciatario y al tercero por violación de marca, discutiéndose en los tribunales franceses si estamos ante un mero incumplimiento del contrato de licencia, o si se trata de actos constitutivos de violación de marca.

Mediante su primera cuestión el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si una cláusula de un contrato de licencia que prohíbe al licenciatario por razones de prestigio de la marca vender a saldistas productos de la marca objeto de dicho contrato, entra en el ámbito del artículo 8, apartado 2, de la Directiva, la cual señala que el titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración; a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca; a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia; al territorio en el cual pueda ponerse la marca, o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario. Ello tiene una importancia estratégica porque la ausencia de un consentimiento del titular de la marca no produce el agotamiento del derecho, por lo que se genera una situación de verdadera usurpación del derecho exclusivo que el titular tiene sobre su marca.

En efecto, el contrato de licencia no conlleva necesaria ni incondicionalmente la prestación de un consentimiento absoluto para todos los actos que puede realizar el licenciatario, pues la comercialización por el licenciatario de productos designados con la marca, mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia puede efectuarse «sin el consentimiento del titular» de la marca cuando se corresponde con el art. 48.2 LM. Ello se produce, por ejemplo, cuando un licenciado usa la marca que se le ha licenciado para productos o servicios distintos para los que se concedió; cuando utiliza productos no autorizados por el titular de la marca en la prestación de los servicios; cuando cambia el diseño de la marca; cuando sigue usándola tras la extinción del contrato; cuando opera fuera del área territorial establecida en el contrato, o cuando el licenciatario incumple y vende a terceros el producto afectando la alteración del producto original.

Sólo la violación de las indicadas cláusulas (duración, forma, territorio, naturaleza y calidad) supone la violación del derecho de marca, colocando al licenciatario en la misma posición jurídica que el infractor del derecho de marca al no haber existido agotamiento del derecho, con lo cual los terceros adquirentes al margen de dicho sistema de red tampoco estarían protegidos al no haberse agotado el derecho inicial del titular. Sólo en estos casos la marca no se habrá agotado y habrá una violación del derecho de exclusiva que el titular podrá perseguir contra el licenciatario o sus adquirentes.

Sensu contrario, el incumplimiento de cláusulas meramente obligacionales (no referentes a la duración, forma, territorio, naturaleza y calidad); como por ejemplo, el impago de los royalties; el hecho de que el licenciatario no atienda a los precios recomendados por el licenciante; la forma de pago; suministro; obligaciones de inspección y dación de cuentas, etc. no legitimará al licenciante para ejercitar las acciones por violación de marca contra su licenciatario, sino que deberá actuar por la vía del incumplimiento contractual únicamente contra su licenciatario y no contra el outsider, toda vez que el derecho del titular ya se habría agotado. Dicho de otro modo, las limitaciones internas tienen la consideración de pactos inter partes y su infracción tendrá únicamente un alcance obligacional. En consecuencia, la vulneración de estos límites por el distribuidor, en ningún caso faculta al titular de la marca para interponer las acciones por infracción previstas en los arts. 40 y ss. LM pues son inoponibles a terceros.

“16   Copad, el Gobierno francés y la Comisión de las Comunidades Europeas sugieren al Tribunal de Justicia que dé una respuesta negativa a esta cuestión, alegando principalmente que la cláusula de que se trata en el litigio principal no figura entre las que se enumeran, con carácter exhaustivo, en dicho artículo 8, apartado 2. Dior, en cambio, defiende la tesis contraria.

17  Para responder a la presente cuestión, procede verificar de entrada si la relación de cláusulas que figura en dicho artículo 8, apartado 2, presenta carácter exhaustivo o meramente indicativo.

18  A este respecto, debe observarse que esa disposición no contiene ningún adverbio o expresión, como «en especial» o «en particular», que permita atribuir a dicha relación un carácter meramente indicativo.

19  Por lo demás, cabe recordar que es precisamente en consideración al uso de los términos «en especial» que el Tribunal de Justicia reconoció, en cambio, dicho carácter a los supuestos mencionados en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva (véanse las sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C‑427/93, C‑429/93 y C‑436/93, Rec. p. I‑3457, apartado 39, y de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, C‑337/95, Rec. p. I‑6013, apartado 42).

20   Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene Dior, del propio tenor del artículo 8, apartado 2, de la Directiva se desprende que la mencionada relación sí presenta carácter exhaustivo.

21  Una vez precisado lo anterior, procede determinar si una cláusula como la controvertida en el litigio principal, está comprendida en alguna de las cláusulas expresamente mencionadas en dicho artículo 8, apartado 2.

23  Así, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva permite al titular de la marca invocar los derechos que ésta le confiere precisamente en caso de incumplimiento por el licenciatario de las cláusulas del contrato de licencia relativas, en particular, a la calidad de los productos fabricados.

24  Pues bien, como destaca la Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, la calidad de los productos de prestigio, como los que son objeto del litigo principal, resulta no sólo de sus características materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren una sensación de lujo (véase, igualmente, en este sentido, la sentencia Parfums Christian Dior, antes citada, apartado 45).

25   En efecto, al constituir los productos de prestigio artículos de gama alta, la sensación de lujo que emana de ellos es un elemento esencial para que los consumidores puedan distinguirlos de otros productos parecidos.

26  Por tanto, un perjuicio causado a dicha sensación de lujo puede afectar a la propia calidad de estos productos.

27   En tal contexto, procede entonces verificar si, en el asunto principal, la venta por el licenciatario de productos de prestigio a saldistas que no forman parte de la red de distribución selectiva establecida a través del contrato de licencia puede constituir tal perjuicio.

30  De ello se sigue que no se puede excluir que la venta de productos de prestigio por el licenciatario a terceros que no forman parte de la red de distribución selectiva afecte a la propia calidad de estos productos, de manera que, en semejante supuesto, una cláusula contractual que prohíba dicha venta deba considerarse comprendida en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva”.

De tal suerte, una vez admitida esta posibilidad, señala el TJUE (apartados 31 y 32) que:

“31 Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente verificar si, habida cuenta de las circunstancias propias del litigio de que conoce, el incumplimiento por el licenciatario de una cláusula como la controvertida en el litigio principal menoscaba la sensación de lujo de los productos de prestigio y afecta, de este modo, a su calidad.

32  A este respecto, procede en particular tomar en consideración, por una parte, la naturaleza de los productos de prestigio designados con la marca, el volumen, así como el carácter sistemático o esporádico de las ventas de dichos productos por el licenciatario a saldistas que no forman parte de la red de distribución selectiva y, por otra parte, la naturaleza de los productos comercializados habitualmente por dichos saldistas, así como los métodos de comercialización usuales del ramo.

37   A la luz de estas consideraciones, procede responder a la primera cuestión que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que el titular de la marca puede invocar los derechos conferidos por esta última frente a un licenciatario que infringe una cláusula del contrato de licencia que prohíbe, por razones de prestigio de la marca, la venta a saldistas de productos como los que son objeto del litigio principal, siempre que se determine que tal incumplimiento, habida cuenta de las circunstancias propias del asunto principal, causa perjuicio al aura y a la imagen de prestigio que confieren a dichos productos una sensación de lujo”.

La reciente STS de 22 de abril de 2016 versa igualmente sobre los «motivos legítimos» que pueden enervar el derecho de exclusión del titular marcario en relación la reventa en Internet por un tercero de productos que portan la marca y, en concreto, sobre si la existencia de un sistema de distribución selectiva puede perjudicar eo ipso la función condensadora del goodwill.

4.- Conclusiones

En definitiva, qué duda cabe que el carácter condicional de la expresión «siempre que (…)» o «habida cuentas de las circunstancias (…)» aboga a favor de una interpretación finalista, por lo que sólo tras de un detallado análisis circunstancial estaremos en situación de determinar si tras el incumplimiento de una de las cláusulas del contrato de licencia a las que se refiere el artículo 8.2 de la Directiva, existe una infracción de la marca, asumiendo entonces el licenciatario la condición de usurpador o violador de los derechos de marca.

Además, la excepción de los «motivos legítimos» debe interpretarse restrictivamente dado que se incrementan los obstáculos a la libre circulación. En este sentido, las Directrices de la Comisión relativas a las restricciones verticales (2010/C 130/01) que establecen los principios para evaluar los acuerdos verticales con arreglo al artículo 101 del TFUE y la Ley de Competencia Desleal señalan que el sistema de distribución selectiva como práctica concertada vertical implica una limitación de la competencia y, como tal, ha de ser objeto de interpretación “marcadamente restrictiva” ex. Preámbulo III.2 in fine de la LCD.

No entenderlo así podría suponer de suyo la consagración del relativismo jurídico (sit pro ratione voluntas) o, por decirlo de otro modo, el ejercicio abusivo del derecho y la voladura del sistema de libre competencia como principio rector de la economía de mercado ex. art. 38 CE, constitutivo, de la mano de las libertades individuales y de la seguridad jurídica, en la primera y más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa (Exposición de Motivos de la LCD).

En definitiva, es éste sólo uno de los problemas suscitados en la vasta y anchurosa variedad de registros que presenta la distribución comercial y que, por ello, no es posible agotar con la exhaustividad que merece en un capítulo de suyo introductorio.

REFERENCIA BIBIOGRÁFICA

1 STJUE 19-IX-2013 asunto C-661/11, «Martin y Paz Diffusion SA c. David Depuydt y Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV» y SSAP Alicante 16-X-2015, 14-IX-2015, 11-VI-2015, SAP Valencia 3-VI-2010 y Madrid de 8-II-2003.

2 El derecho de la competencia, comercio electrónico y marcas, 2014, César A. Giner Parreño.

[1] v. por todas STJUE 19-IX-2013 asunto C-661/11, «Martin y Paz Diffusion SA c. David Depuydt y Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV», SSAP Alicante 16-X-2015, 14-IX-2015, 11-VI-2015, SAP Valencia 3-VI-2010 y Madrid de 8-II-2003.

[2] El derecho de la competencia, comercio electrónico y marcas, 2014, César A. Giner Parreño.

Fecha de Edición: 23/03/2017

La entrada LA IMPORTANCIA DE LA MARCA Y SU PROTECCIÓN PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.

Resumen: Las bondades de esta nueva institución viene a dulcificar el severidad del fin de la inmunidad registral con la que se encontraba el titular posterior frente a la sorpresiva acción de violación de marca esgrimida por un titular anterior, otorgándole un derecho defensivo o de intervención yconsiguiendo de esta manera garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos por éste.

Abstrac: The benefits of this new institution come to soften the severity of the end of the registration immunity with which the subsequent owner was faced with the surprise action of trademark violation wielded by a previous owner, granting him a defensive or intervention right and obtaining a in this way guarantee legal certainty and protect the rights on a trademark legitimately acquired by it.

1.- Introducción

En el Salón del Almirante del Real Alcázar de Sevilla se encuentra un asombroso lienzo que evoca con una enorme tensión dramática la conmovedora agonía en el tránsito del Rey Fernando III de Castilla y León «El Santo», tal y como la describió su hijo Alfonso X «El Sabio» en la Crónica de España, y cuyo egregio suceso tuvo lugar precisamente en el Salón de los Embajadores del Palacio Real de la capital hispalense.

Se trata de «Las postrimerías de Fernando III el Santo» (1 887), obra cumbre del Sevillano Virgilio Mattoni, cedida en depósito por el Museo del Prado al Real Alcázar sevillano.

30 de mayo de 1252. El Rey, moribundo, postrado en el suelo y con los brazos en cruz, implora clemencia en el trance supremo de su finamiento ante la visión de la Sagrada Forma que alza el arzobispo don Remondo, vestido de pontifical. A sus pies, sobre un ajado almohadón escarlata descansan, desposeídos ya de toda su majestuosidad y lucimiento, corona, cetro y espada.

La conmovedora escena que evoca este admirable lienzo proyecta su imagen sobre un instituto introducido en la reciente reforma operada por Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, así como en el Reglamento de Marca de la Unión Europea[1], y en la reciente modificación de la actual Ley de Marcas.

En efecto, la desazón, incertidumbre e inseguridad que provoca en el ánimo del titular de una marca registral legítimamente adquirida la falta de garantía o inmunidad de su título frente a la eventual acción de violación de marca por parte del titular de una marca anterior nos evoca la plegaria de clemencia que nos trasmite el regio monarca en el lienzo de Mattoni.

2.- La vieja teoría de la inmunidad registral

Hasta fecha muy reciente en virtud del qui suo iure utitur neminem laedit, el titular registral de una marca gozaba de una suerte de posesión pacífica e inmunizada de su título frente a la acción de un titular anterior de una marca idéntica o semejante.

En virtud de esta suerte de respuesta inmunitaria se consideraba que ningún derecho de marca ajeno y anterior podía estar violándose por quien se limitaba a usar la marca cuyo registro había obtenido de buena fe. Así, hasta que la marca posterior no era anulada, el uso de la misma no podía infringir de suyo un derecho anterior.

En efecto, en el derecho de marcas español la propiedad de la marca se adquiere por el «registro válidamente efectuado» de conformidad con las disposiciones legales, según establece el art. 2 LM[2]. Una vez registrado el signo, se otorga a su titular un derecho exclusivo en el tráfico económico que tiene un aspecto positivo (ius utendi) consistente en el derecho de uso, y uno negativo (ius prohíbendi), que es la facultad de exclusión de terceros (art. 34 LM).

En este sentido, en los año 90 del siglo pasado nuestro Tribunal Supremo[3] establecía que: «[…] en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, […] por ello, habiéndose limitado a usar el nombre comercial cuyo registro se obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio qui iure suo utitur, neminem laedit».

De modo correlativo, el entonces denominado Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante[4] señalaba que «[…] Ninguna duda tiene el Tribunal que el producto […] está amparado por un título marcario que lo hace inmune frente a acciones de infracción mientras esté vigente. […] lo que es evidente es que el producto denunciado porta el signo registrado como marca nacional y que, por tanto, resulta inmune a la acción por infracción del actor […]».

En definitiva, el ius prohibendi reconocido al titular de la marca a la utilización de un signo estaba arraigado en un registro y en un derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. En tales circunstancias, de acuerdo con esta doctrina secular, en los casos en que dos titulares ostentaban derechos registrales sobre marcas idénticas o semejantes, la anterior debía instar la nulidad de la posterior con carácter previo o simultáneo a instar la declaración de infracción de su derecho, y solamente obtendría una indemnización si la acción de nulidad prosperaba y, además, se declaraba que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante, rompiendo así el escudo protector que le confería su sistema inmunológico.

Se consideraba, por tanto, que hasta que no se declarase la nulidad del registro posterior, su titular se hallaba facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, del mismo modo que lo estaba el titular del registro prioritario para utilizar el suyo, validos ambos del viejo proverbio latino.

En consecuencia, la referencia de la LM a las acciones reconocidas al titular de una marca como ejercitables «frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante (…)» no incluía en ese concepto al tercero posterior que titular de una marca registrada, sin perjuicio; como decimos, de que pudiera ejercitarse la acción de nulidad, previa o simultáneamente al ejercicio de la acción de infracción.

Sin embargo, la Sentencia nº 29/2007 del Juzgado de lo Mercantil n° l de Alicante de 2 de febrero de 2007 en su condición de Juzgado de Marca Comunitaria (caso GOLD CHRIST/GOLD CHRIST) ya apuntó que: «[…] el art 9 RMC indica que «El titular (está) habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico jurídico…» de signos idénticos o confusorios. Este ius prohibendi afecta, pues, a cualquier tercero, sin excluir a aquél que haya inscrito una marca posterior. Dicho de otra manera, esa condición de titular de una marca registrada posterior no le priva de la condición de tercero, y por ende, si su comportamiento (aunque sea usando su propia marca, sobre todo cuando se adiciona, altera o mutila en parte) se incardina en alguno de los supuestos del artículo 9.1 en relación con el artículo 9.2 RMC estará afectado por el ius prohibendi del titular marcario prioritario. Cosa distinta es que, al estar amparado en un título de propiedad industrial registrado, se valore tal circunstancia a la hora de fijación de daños y perjuicios (art 54 RMC en relación con el art 43 y 54 LM)».

3.- Esta doctrina no era, sin embargo, la seguida por la jurisprudencia europea

En la sentencia de 16 de febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Intemacional (0488/10),  el Tribunal de Justicia ya se pronunció sobre una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n° l de Alicante relativa a la interpretación del concepto de «terceros» utilizado en el artículo 19, apartado l, del Reglamento (CE) n” 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3, p. l).

Muy poco después la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (asunto C-561/11 Fédération Cynologique Internationale) fruto de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.° 1 de Alicante, en su condición de a la sazón Juzgado de Marca Comunitaria, señaló que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

La cuestión prejudicial se suscitó en el seno del litigio planteado ante dicho Juzgado Mercantil por la FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, como titular de la marca comunitaria gráfica anterior nº. 4.438.751 “FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE”, clases 35ª, 41ª, 42ª y 44ª para distinguir servicios relacionados con exposiciones de perros, la cual ejercitó una acción por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, que usaba y tenía registrado para los mismos servicios marcas gráficas posteriores españolas y comunitarias que también comprendían las letras FCI y una configuración estética casi idéntica, tal y como se muestra a continuación:

Marca Española y CTM

En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el TJUE la correspondiente cuestión prejudicial con el fin de conocer el verdadero alcance del entonces Art. 9.1 RMC[5] y, en particular, que se definiese el concepto del «tercero» contra quien el titular de una marca comunitaria podía ejercitar una acción por violación de marca. En particular, si dicho concepto de «tercero» utilizado en el Art. 9.1 RMC incluía igualmente al titular de una marca registrada posterior y si, en tal caso, el titular de la marca comunitaria anterior precisaba, para poder ejercitar una acción por violación de marca contra el titular de la marca comunitaria posterior, solicitar previamente a la Oficina la nulidad de la marca posterior.

Pues bien, la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/11) señaló:

«33.- En primer lugar, procede subrayar que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria. En efecto, esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca (véase, por analogía, la sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, C‑488/10, Rec. p. I‑0000, apartados 33 y 34).

38.- El hecho de que el titular de una marca comunitaria posterior disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior.

39.- A este respecto procede recordar que, como ha mantenido la Comisión Europea en sus observaciones, las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior (véase, por analogía, la sentencia Celaya Emparanza y Galdós Internacional, antes citada, apartado 39).

45.- Por una parte, es preciso hacer constar que, a pesar de las garantías que ofrece el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se registre como marca comunitaria un signo que pueda resultar lesivo para una marca comunitaria anterior.

51.- Pues bien, como el Abogado General[6] ha señalado en los puntos 43[7] y 44[8] de sus conclusiones, la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero.

52.- Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca».

Siendo así, en las Conclusiones del Abogado General Sr. PAOLO MENGOZZI presentadas el l5

de noviembre de 2012 señaló obiter dicta en el Párrafo n.º 55 que:

«55.–  A fin de ofrecer al órgano jurisdiccional remitente un contexto lo más completo posible, me parece oportuno señalar que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de «tercero» del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 que he propuesto en el punto anterior, tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes».

Abundaba en C-488/ l0 de 16 de febrero de 2012 que, en relación al supuesto de infracción en materia de diseño interpretaba el concepto de tercero del Art. 19.1 del Reglamento 6/2002 «derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», de contenido equivalente en la atribución del ius prohibendi al titular de un derecho de exclusiva ex. Art. 34 LM, en el sentido de que:

«[…] en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior».

El TJUE, ha considerado, pues, que el hecho de que un dibujo o modelo esté registrado no confiere a su titular inmunidad, impunidad o dispensa frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de dibujo o modelo anterior hasta la anulación de su título.

En el mismo sentido, y como ya hemos apuntado, la STJUE de 16 de febrero de 2012, C-488/10, en Celaya Emparanza y Galdós Internacional la que se resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n° l de Alicante relativa a la interpretación del concepto de «terceros» ex. Art. 19.1 del Reglamento (CE) n” 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Por su parte, la Sentencia de l4 de octubre de 2014 del Tribunal Supremo haciéndose eco de dicho doctrina jurisprudencial[9], la ha extendido a las marcas nacionales, lo que significa que tampoco el titular de una marca española registrada con posterioridad puede oponer a la infracción de la prioritaria el ius utendi derivado de un registro, superado la antigua doctrina de que no puede existir infracción cuando se hace uso de un título válidamente registrado.

En efecto, la sentencia núm. 520/2014 de fecha 14 de octubre de 2014 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, operó un cambio de doctrina en el ejercicio de la potestad jurisdiccional del artículo 117, apartado 3, de la Constitución Española y dio un vuelco radical a su doctrina sobre los derechos conferidos por el registro de una marca española. Más concretamente, redefine la interrelación que hasta ahora imperaba entre el derecho de uso y el derecho de exclusión  reconocidos a la marca registrada. Este cambio, de orientación doctrinal lejos de ser anecdótico o tangencial, redefine por completo los derechos conferidos por las marcas registradas españolas y constituyó un cambio de paradigma al que se acuñó como el fin de la inmunidad registral o fin de la marca de cobertura de la marca posterior frente a la eventual acción de violación de una marca anterior

«A.- En la sentencia 470/1994, de 23 de mayo, en relación con un nombre comercial y estando vigente la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, declaramos que “en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico […], al igual que lo estaba la ahora recurrente para utilizar el suyo; por ello, habiéndose limitado la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio «qui iure suo utitur, menime laedit», puesto que como se dice en el artículo 31, las acciones del artículo 35 se podrán ejercitar frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante, siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el registro, no quien, como la sociedad demandada, utiliza su derecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidos en la ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral.»

[…]

En la sentencia 717/2006, de 7 de julio, en aplicación de la repetida Ley 32/1988, declaramos que el uso por el titular de una marca registrada, en cuanto constituye el ejercicio de una facultad reconocía por dicha Ley, “no puede ser calificado como ilícito […], mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas [] o que los asientos correspondientes no amparan dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros — para lo que bastaría una alteración significativa de las formas bajos las que se concedieron […]”

La sentencia 74/2007, de 8 de febrero, reprodujo la anterior doctrina – si bien a los efectos de determinar “si es posible que la violación de la marca […] dé lugar a indemnización […] una vez que haya sido declarada la izulidad del registro de la marca bajo cuya órbita se actúa”.

La sentencia 1230/2008, de 15 de enero, reiteró la misma doctrina, limitándola a aquellos casos en los que el titular de la marca, al usarla, modificase de manera significativa la forma con la cual hubiera sido registrada, ya que, en otro caso, saldría del ámbito de protección que le otorgaba su título.

La sentencia 177/2012, de 4 de abril, tras explicar la repetida exigencia impuesta “a quien pretenda en la demanda la declaración de que el uso de una marca registrada constituye una ilícita invasión del ámbito de exclusiva reconocido a otra de protección prioritaria, el ejercicio de la acción de nulidad del registro de cobertura” por razón de la conveniencia “de  procurar la mayor coincidencia del mundo tabular con la realidad que el mismo ha de reflejar” y por el hecho de que “la seguridad jurídica no ha de sufrir para subsanar lo que, propiamente, constituye un olvido del demandante perjudicado”, destacó “la posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones declarativa de la nulidad del registro de una marca de cobertura y de violación de la otra”, así como de la dirigida a la indemnización de daños y perjuicios, dada “la previsión contenida en el artículo 54 de la Ley I 7/2001, a cuyo tenor la declaración de nulidad implica que el registro anulado nunca fue valido, considerándose que el mismo […] no ha tenido nunca los efectos previstos en la propia Ley”. En el mismo sentido se pronunció la sentencia 489/2013, de 24 de julio.

B.- Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 21 de febrero de 2013 (C- 561/201 l), ha decidido;  respecto de un supuesto en que se había alegado la infracción de una marca comunitaria por el uso de otra del mismo tipo, que “el artículo 9, apartado l, del Reglamento (CE) nº. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca”.

Argumentó tal decisión el Tribunal en que “el artículo 9, apartado l, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria”, ya que “reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a <cualquier tercero>, sin su consentimiento, el uso en el trafico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca […]”. También basó la decisión en que “el artículo 54 del Reglamento, relativo a la caducidad por tolerancia, con arreglo al cual <el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior (…) no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior>», ya que del texto de dicho artículo “se deduce que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias”. Y en que “ni el artículo 12 del Reglamento, relativo a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, ni ninguna otra disposición del Reglamento establece expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior”.

De manera, continúa la sentencia, que de todo ello se deduce “que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella”, por lo que éste “disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior”, tanto más  si “las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior” y si “se deduce, en particular, de los artículos 8, apartado l, y 53, apartado 1, del Reglamento que, en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar”.

Reiteró el Tribunal que se hace “preciso poner de relieve la necesidad de preservar la función esencial de la marca, que es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto” y concluyó que la protección “se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero”.

Es cierto, como se expuso, que esas argumentaciones se utilizaron para responder a una cuestión prejudicial referida a una situación de conflicto entre dos marcas comunitarias – cuyo régimen de anulación ofrece significativas particularidades -; pero no lo es menos que las normas del Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, en particular las contenidas en sus artículos 9 y 12 -referidas al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitación de sus efectos -coinciden sustancialmente con los correspondientes — 5 y 6 — de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, conforme a cuya letra y finalidad procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la interpretación conforme – consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales: sentencias de l0 de abril de 1984 (C-l4/83), 8 de octubre de 1987 (C-80/86) y 13 de noviembre de 1990 (0106/89)-.

Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad – al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley l1/1986, dc 20 de marzo, y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio.

Cumplimos, así, las exigencias del imperativo amparo del derecho a la tutela judicial efectiva -sentencias del Tribunal Constitucional 76/2005, de 4 de abril, 22/2006, de 30 de enero, y  61/2006, de 27 de febrero, entre otras -, para justificar el cambio de doctrina, en cl ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere el artículo 117, apartado 3, de la Constitución Española».

De este modo, se admite que el titular de la marca registrada anterior podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico una marca igual o similar, para los mismos o semejantes productos o servicios, aunque ésta marca haya sido registrada con posterioridad, sin necesidad de solicitar previa o simultáneamente su nulidad. Naturalmente, esto ha provocado que el titular de la marca posterior se cuestione de qué le sirve la obtención de un registro de buena fe si no le ampara el uso que hace de ella frente a una marca anterior cuya existencia desconocía. Es más, incluso podría verse obligado a cesar en el uso y pagar una indemnización, aun sin que previa o simultáneamente se haya declarado la nulidad de su marca, pudiendo confiar únicamente en la prescripción de la acción civil por tolerancia de la marca durante cinco años.

La enorme tensión dramática que provoca el despojo o privación de la garantía o inmunidad del titular posterior es la misma que nos trasmite el lienzo de Mattoni. El Rey moribundo postrado en el suelo. A sus pies, sobre un ajado almohadón escarlata descansan; desposeídos de su majestuosidad y lucimiento, corona, cetro y espada.

4.- la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

A fin de remediar esta incertidumbre o inseguridad del titular de un registro posterior en los procesos por violación de marca anterior, la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida) ha venido a atemperar y suavizar el rigor y severidad del “fin de la inmunidad registral” para el titular posterior frente a la acción de violación de marca esgrimida por un titular de MUE anterior, acuñado el “derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violación de marca”.

En efecto, el Considerando 32º de la Directiva (UE) 2015/2436 señala que una marca registrada debe protegerse sólo si realmente se utiliza, de modo que una marca registrada anterior no debe conceder a su titular el derecho a oponerse a una marca posterior, o a obtener su nulidad, si aquel no ha hecho uso efectivo de su marca. Asimismo, los Estados miembros deben establecer que una marca no pueda invocarse válidamente en procedimientos de violación de marca cuando, a consecuencia de una excepción, dicha marca pueda ser objeto de una declaración de caducidad, o, si la invocación es frente a un derecho posterior, cuando, en el momento de adquisición de este, la marca podría haber sido objeto de una declaración de caducidad.

De este modo, el artículo 18 de la Directiva (UE) 2015/2436 bajo el título: «Protección del derecho del titular de una marca registrada posterior en los procesos por violación de marca» y en la última versión del Reglamento de Marca UE (Reglamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo) se ha contemplado en el artículo 16.

1.- En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, apartado 2, del presente Reglamento.

2.- En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada nacional posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 8, o al artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo.

3.- Cuando el titular de una marca de la Unión no esté facultado para prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta última no podrá prohibir la utilización de dicha marca de la Unión anterior en las acciones por violación que ejerza.

Es decir, el vigente Reglamento de Marca UE 2017/1001 hamitigadoo atemperado la dureza de fin de la inmunidad registral, a través de supuestos en los cuales el titular de la marca posterior sí puede invocar dicha marca en defensa de una eventual demanda por infracción de una marca anterior idéntica o semejante para productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que el titular de la marca anterior no estará facultado para prohibir la utilización de dicha marca registrada posterior, cuando ésta no pueda ser declarada nula a instancia del titular anterior por alguno de los indicados motivos.

Como hemos apuntado, el primer disolvente que mitiga la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el debido cumplimiento del Art. 60.1 a) RMUE, conforme al cual el titular de una marca anterior no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si ésta no puede declararse nula por no ser la anterior una marca con fecha de presentación de la solicitud anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión o su derecho de prioridad invocado, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) las marcas de la Unión, ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux, iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro, iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Unión; las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro; c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

Otro condicionante impuesto por el Art. 60.1 a) RMUE estriba en el necesario cumplimiento del Art. 8.1 RMUE conforme al cual la marca posterior deberá ser idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior; o cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Otro condicionante impuesto por el Art. 60.1 a) RMUE estriba en la posibilidad de que la marca anterior goce de la condición de marca renombrada ex. Art. 8.5 RMUE conforme al cual mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Otro condicionante impuesto por el Art. 60.1 b) RMUE[10] estriba en la posibilidad de que la marca posterior sea una marca de agente, en el sentido de que el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

Otro condicionante para mitigar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el cumplimiento del Art. 60.1 c) RMUE[11], el cual se remite a su vez, al Art. 8.4 RMUE, y estriba en la posibilidad de que la marca anterior sea una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo: a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión; b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Otro condicionante para mitigar el rigor del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el cumplimiento del Art. 60.1 d) RMUE[12], el cual se remite a su vez, al Art. 8.6 RMUE, y estriba en la posibilidad de que el signo anterior derive de una denominación de origen o una indicación geográfica si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establecen la protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas: i) se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o el Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca de la Unión o de la fecha de la prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente, ii) la denominación de origen o la indicación geográfica de que se trate confiera el derecho a prohibir la utilización de una marca ulterior.

Otro condicionante para atenuar la dureza del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el cumplimiento del Art. 60.3 RMUE el cual contempla la eventualidad de que la marca posterior se hubiera registrado con el consentimiento del titular de la marca anterior.

Finalmente, otro condicionante para atenuar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el Art. 60.4 RMUE estriba en la eventualidad de que el titular de alguno de los derechos contemplados en el apartado 1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca posterior de la Unión o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

Por el contrario, el titular de la marca posterior no mantiene su inmunidad cuando el titular de la marca anterior pretenda hacer uso de los derechos que le confiere el Art. 60.2 RMUE y con el que podría anular la posterior. En particular cuando su uso pudiera prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de: a) un derecho al nombre; b) un derecho a la imagen; c) un derecho de autor; d) un derecho de propiedad industrial.

De otro lado, otro condicionante para atenuar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en la necesidad de que el titular de una marca de la Unión anterior, en cumplimiento del Art. 61.1 RMUE, no haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, el cual ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.

De otro lado, otro condicionante para atenuar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba ex. Art. 64.2 RMUE estriba en la necesidad de que la marca de la Unión anterior haya sido objeto de un uso real y efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada salvo que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca de la Unión anterior haya estado registrada durante por lo menos cinco años.

En definitiva, esta nueva institución del viene a dulcificar o paliar la severidad del fin de la inmunidad registral con la que se encontraba el titular posterior frente a la acción de violación de marca esgrimida por un titular anterior, otorgándole un derecho de intervención o arma defensiva con el que garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos.

5.- El derecho de intervención y su reflejo en la Ley española de Marcas

La transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2015/2436 ha obligado a modificar la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre, con la finalidad de lograr la máxima coherencia no sólo entre los sistemas nacionales de marcas de los diferentes Estados miembros, sino también entre éstos y el sistema de marcas de la UE, actualmente desarrollado por el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la UE.

De este modo, el Artículo 41 bis de la Ley de Marcas adopta por rúbrica «Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca» indicándose en su apartado 1 que en las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, apartado 5.

En líneas generales, el titular de una marca anterior no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada posterior, cuando esa marca posterior no pueda ser declarada nula a instancia del titular anterior por alguno de los siguientes motivos:

El primer requisito para mitigar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el debido cumplimiento del Art. 52.2 LM, conforme al cual el titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe.

El segundo modo de atenuar la rigidez del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el debido cumplimiento del Art. 53 LM, conforme al cual la acción de violación de marca por el registro posterior no prosperará:

a) si la marca anterior es susceptible de ser declarada nula en virtud del artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d) (falta de distintividad, descriptividad o habitualidad), y aún no hubiera adquirido carácter distintivo a tenor del artículo 51, apartado 3;

b) que la solicitud de nulidad se base en el artículo 6, apartado 1, letra b), y la marca anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, a tenor del citado artículo 6, apartado 1, letra b), y

c) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 8, apartado 1, y la marca anterior aún no hubiera adquirido renombre a tenor de dicho artículo 8, apartado 1.

Finalmente, la tercera vía para debilitar la rigidez del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el debido cumplimiento del Art. 59.5 LM, conforme al cual el titular de la marca anterior deberá aportar prueba, a instancias del demandado, de que en el curso de los cinco años anteriores a la demanda la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal como establece el artículo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la demanda.

En definitiva, las bondades de esta nueva institución viene a dulcificar el severidad del fin de la inmunidad registral con la que se encontraba el titular posterior frente a la sorpresiva acción de violación de marca esgrimida por un titular anterior, otorgándole un derecho defensivo o de intervención consiguiendo de esta manera garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos por éste.

En la Crónica de España nos cuenta su hijo Alfonso que Don Remondo, su confesor y obispo de Sevilla le dio la comunión, acto seguido llamó a su sucesor en la Corona, su hijo Alfonso X, le dio sabios consejos y forma de gobernar sus reinos, luego solicitó un cirio, como símbolo del Espíritu Santo para que lo iluminara en el momento de su muerte, alzó los brazos al cielo y dijo sus últimas palabras antes de morir: «Señor me diste reino que no tenía, honra y poder que no merecí, dísteme vida, ésta no durable, cuanto fue tu voluntad. Señor, gracias te doy y te devuelvo el reino que me diste con aquel provecho que yo pude alcanzar y ofrézcote mi alma»

«Et muy paso, enclinó los oios, et dio et espíritu a Dios»[13].

[1] Reglamento UE 2017/l 001 del Parlamento Europeo y del Consejo

[2] Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, (en adelante LM).

[3] Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23/05/1994, n° 470, rec. 2857/91, ponente: (González Poveda, Pedro (que a su vez viene citada en la posterior Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22/09/1999, n° 779/1999, rec. 1172/1995, ponente: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.

[4] Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Audiencia Provincial de Alicante, sec.8ª, de 17/12/2008, nº 470/2008, rec. 20/2008,

ponente: Soler Pascual, Luis Antonio. En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Audiencia Provincial de

Alicante, secc. 8ª, de 10/03/2008, n° 100/2008, rec. 490/2007, ponente: Enrique García-Chamón Cervera.

[5] Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

[6] Conclusiones del Abogado General Sr. Paolo Mengozzi presentadas el 15 de noviembre de 2012.

[7] «Además, en el caso de que el titular de la marca anterior actúe para proteger su propio título contra un signo que lesione sus derechos, aunque dicho signo sea una marca debidamente registrada con posterioridad, es preciso que cl sistema de protección creado por el Reglamento nº 207/2009 le garantice la posibilidad de obtener la prohibición de utilizar dicho signo con la mayor rapidez posible, dado que la presencia en el mercado de una marca de tales características puede obstaculizar la función esencial de la marca anterior. (Es decir, como se ha indicado en el punto 40 supra, la de garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio que lleva esa marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia, A este respecto, entre la abundante jurisprudencia existente en ese sentido, véase como más reciente la sentencia dc 15 de marzo de 2012, Strigl y Securvita (C-90/11 y C-9l/1 l), apartado 3) Resulta por otra parte evidente que, cuanto más dure la coexistencia en el mercado de las dos marcas en conflicto, mayor será el perjuicio potencial o real para la marca anterior».

[8] «A este respecto es importante señalar que el Tribunal de Justicia ya ha tenido la oportunidad de aclarar en varias ocasiones que la protección absoluta atribuida a la marca por el derecho exclusivo que la normativa pertinente confiere a su titular pretende precisamente permitir que este proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que la marca pueda desempeñar las funciones que le son propias. (Véanse por analogía, en relación con el artículo 5, apartado l, de la Directiva 89/ l04/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. l; derogada y sustituida por la Directiva 2008/95, citada en la nota 23), las sentencias de 18 de junio de 2009, L`Oréal (C-487/07, Rec. p. 1-5185), apartado S8, y de 19 de julio de 2012, Pie Optiek y otros ((33 76/11), apartado 46 y jurisprudencia que allí se cita. Conviene señalar además que, según la jurisprudencia citada, entre tales funciones figura, no sólo la función esencial mencionada en el punto 40 supra y en la nota anterior, sino también las demás funciones de la marca, en particular la de garantizar la calidad del producto o servicio de que se trata, o las de comunicación, inversión o publicidad.) A mi juicio, el artículo 9, apartado l, del Reglamento n° 207/2009 sólo puede interpretarse con arreglo al punto de vista indicado en esa reiterada jurisprudencia».

[9] Ponente Excmo. Sr. D; José Ramón Ferrándiz Gabriel. Recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos

por Denso Holding GmbH & Co.

[10] Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

[11] 60.1 c) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada) «cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado»

[12] 60.1 d) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada) «cuando exista una designación de origen o una indicación geográfica anterior contemplada en el artículo 8, apartado 6, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado».

[13] Primera crónica general: Estoria de España que mandó componer Alfonso El Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289 [PA S.E./1102] publicada por Ramón Menéndez Pidal. Madrid 1906. Bailly-Bailliere e Hijos, Editores.

Descarga este artículo

La entrada EL DERECHO DE INTERVENCIÓN. LA DULCIFICACIÓN DEL “FIN DE LA INMUNIDAD REGISTRAL” DEL TITULAR REGISTRAL POSTERIOR FRENTE A LA ACCION DE VIOLACION DEL TITULAR ANTERIOR se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.