La cruel imagen iconográfica que encabeza este artículo representa el tema mitológico de Saturno, dios del tiempo, que devoraba a los hijos que iba teniendo con su esposa, según nacían; hasta que ésta impidió que matara al último de ellos, Zeus, quien, ya adulto, acabó con su padre.

El expresionismo que Goya formula en este lienzo nos sirve de cauce de inspiración a la hora de analizar la urdimbre que existe entre las protecciones técnicas y artísticas, los derechos de marca y los derechos de autor, particularmente cuando la protección excesiva del derecho de autor para obras industriales tienen el efecto de «fagocitar» (swallowing up) el régimen jurídico de los dibujos y modelos, que perdería de este modo su sentido y razón de existir.

En el caso analizado, el órgano judicial a quo debe dilucidar si una bicicleta cuyo sistema de plegado estuvo amparado por una patente ya caducada puede calificarse de obra susceptible de ser protegida por el derecho de autor. En concreto, si esa protección se incluye o excluye cuando la forma del objeto «es necesaria para lograr un resultado técnico» y qué criterios debe utilizar al hacer ese juicio.

Sobre la compatibilidad de la protección característica del derecho de autor con la derivada de la propiedad industrial se ha pronunciado recientemente el Tribunal de Justicia[1].

De un lado, en 1975, el Sr. SI creó un modelo de bicicleta plegable, a la que denominó Brompton. Al año siguiente, constituyó la sociedad Brompton Ltd, con el fin de comercializar su bicicleta plegable en colaboración con alguna empresa de mayor tamaño que garantizara su fabricación y su distribución. Al no encontrar ninguna que estuviese interesada, continuó trabajando solo, desarrollando su bicicleta plegable que, desde 1987, comercializó con esta forma:

Brompton Ltd. fue titular de una patente sobre el mecanismo de plegado de la bicicleta (caracterizada por adoptar tres posiciones: desplegada, «stand by» y plegada), patente que, más tarde, pasó a ser de dominio público. El Sr. SI afirma, asimismo, ser titular de los derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor sobre la apariencia de la bicicleta Brompton.

De otro lado, la sociedad coreana GET2GET, especializada en la producción de equipos deportivos, produce y comercializa una bicicleta plegable (Chedech) que tiene también tres posiciones, de apariencia similar a la bicicleta Brompton:

Brompton Ltd. y el Sr. SI, al estimar que GET2GET había vulnerado sus derechos de autor sobre la bicicleta Brompton, la demandaron ante el órgano de reenvío, al que solicitaron, en síntesis: a) declarar que las bicicletas Chedech, con independencia de los signos distintivos fijados en ellas, vulneraban los derechos de autor de Brompton Ltd. y los derechos morales del Sr. SI sobre la bicicleta Brompton, y b) ordenar el cese de las actividades de vulneración de sus derechos y la retirada del producto del mercado. 

En concreto, su solicitud de cese se refería a las bicicletas Chedech controvertidas y a cualquier otra bicicleta plegable que retome las siguientes características originales de la bicicleta Brompton:

«(i)      En posición desplegada:

–      la forma del cuadro principal caracterizada por un tubo curvado principal y una sección triangula trasera; y/o

–      la forma del cuadro trasero caracterizada por un triángulo derecho y recto, curvado en un ángulo inferior y con un elemento de suspensión en el ángulo superior; y/o

–      la apariencia del mecanismo del tensor de cadena; y/o

–      los cables sueltos.

(ii)      En posición de «stand by»:

–      la posición del cuadro trasero triangular plegado por debajo del cuadro principal y de la rueda trasera que se amolda a la curva del cuadro principal; y/o

–     la apariencia del tensor de cadena plegado retomando el juego de la cadena.

(iii)      En posición plegada:

–      la apariencia del cuadro trasero en el que la rueda trasera está fijada de manera que esa rueda toque la parte inferior del tubo curvado principal; y/o

–      la apariencia de la rueda delantera, paralela al cuadro y apoyada en el suelo; y/o

–      el manillar plegado hacia abajo, hacia el exterior de la bicicleta.

[…]»

GET2GET adujo que la apariencia de su bicicleta estaba dictada por la solución técnica deseada y que adoptó voluntariamente la técnica de plegado (antes protegida por la patente de Brompton Ltd., y después caducada), puesto que era el método más funcional. Sostiene que esta restricción técnica determina la apariencia de la bicicleta Chedech.

Brompton Ltd. y el Sr. SI replicaron que en el mercado hay otras bicicletas plegables en tres posiciones que presentan una apariencia diferente a la de su propia bicicleta, por lo que existen derechos de autor a su favor sobre esta última. Su apariencia demuestra la realización de opciones creativas y, por tanto, originalidad. Es el criterio generalmente conocido como de «la multiplicidad de las formas», proclama que si existen otras formas de un producto que puedan cumplir la misma función técnica, el diseño de éste puede ser objeto de protección, dado que tal abanico de formas demuestra que, en tal caso, el autor del producto no estaba limitado por aquella función, sino que era libre de elegir cualquiera de dichas formas para elaborar el dibujo o modelo” (Conclusiones DOCERA,  § 19).

En esa tesitura, el tribunal de reenvío elevó al TJUE estas preguntas prejudiciales:

1)  El derecho de la Unión y, en particular, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en la que se establecen los diversos derechos exclusivos reconocidos a los titulares de derechos de autor en sus artículos 2 a 5, ¿debe interpretarse en el sentido de que excluye la protección por derechos de autor de las obras cuya forma sea necesaria para lograr un resultado técnico?

2) Con objeto de apreciar si una forma es necesaria para lograr un resultado técnico, ¿es preciso tomar en consideración los siguientes criterios:

–   la existencia de otras formas posibles que permitan alcanzar el mismo resultado técnico,

–   la eficacia de la forma para obtener dicho resultado,

–   la voluntad del presunto infractor de conseguir dicho resultado,

–   la existencia de una patente anterior, ya caducada?»

El derecho de la Unión admite que a la protección jurídica propia de un dibujo o de un modelo se añada la que deriva de un derecho de autor. Así lo estableció, en su día, la Directiva 98/71, cuyo artículo 17 reconocía que los dibujos y modelos (registrados en cada Estado miembro) podían acogerse a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor. Añadía, sin embargo, aquel precepto que «cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido», de lo que se deduce que la confrontación de las finalidades y de los valores perseguidos por los dos regímenes jurídicos;  los de propiedad industrial, de un lado, y  los derechos de autor, de otro, debe realizarse de manera proporcionada para evitar que una salvaguarda desmesurada de estos últimos eviscere y vacíe de contenido a los primeros.

La sentencia Cofemel[2] ha corroborado, como regla general, que la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor pueden concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, pero esta declaración va seguida, sin embargo, de ciertas precisiones que atenúan, por así decir, o relativizan la fuerza del principio de acumulación. Dicha acumulación solo puede contemplarse en determinadas situaciones (§ 51 a 53).

Elevando el discurso al ámbito de los Principios, las Conclusiones del AG, M. Campos Sánchez-Bordona se sitúan en un contexto más general, que contemple los diversos objetos y las finalidades perseguidas, respectivamente, por la protección de la propiedad industrial y del derecho de autor, así como los intereses que subyacen en ambas. De este modo, entre los designios de interés general se halla el incentivo a la promoción tecnológica y el fomento de la competencia. La vigencia del principio de acumulación no debe significar una protección desmesurada del derecho de autor, que iría en detrimento de los intereses públicos al actuar como freno del sistema de defensa de los derechos de propiedad industrial (§ 38 y 39).

El otorgamiento de un derecho de explotación exclusiva al titular de un derecho de patente, o al autor de un dibujo o modelo, persigue, precisamente, fijar un equilibrio de intereses entre lo público y lo privado:

–  Al inventor o al diseñador se les recompensa con que solo ellos obtendrán un provecho económico de sus inventos o sus diseños, durante un tiempo determinado, lo que constituye un acicate para la competencia en el campo tecnológico. 

–  La contrapartida para el interés público es que esa creación pasará a ser de general conocimiento, de manera que el resto de investigadores pueden desarrollar nuevos inventos durante el plazo de protección o, una vez cumplido este, aplicarla en sus productos.

Por ejemplo, en este ámbito de los Principios, el considerando décimo Reglamento (CE) nº 6/2002Reglamento del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1) es del siguiente tenor: «No deberá obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos y modelos a características dictadas únicamente por una función técnica. […]».

Del mismo modo, El artículo 8 indica: «1. No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica […]».

El sentido de la protección dispensada es distinto en uno y otro caso. Mientras que con los dibujos y modelos se pretende evitar la imitación a cargo de los competidores, el derecho de autor tiene otra función, jurídica y económica. De hecho, las conclusiones del AG Szpunar en el asunto Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:363), señalan en su punto 55: «el derecho de autor ignora esta protección contra la competencia. Por el contrario, el diálogo, la inspiración, la reformulación son inherentes a la creación intelectual y el derecho de autor no está destinado a obstaculizarlos. Lo que el derecho de autor protege, en todo caso a través de los derechos económicos, es la posibilidad de una explotación económica sin trabas de la obra como tal».

Ese cuidadoso equilibrio -cuya traducción más inmediata es el menor tiempo de protección al inventor o al diseñador- se rompería si el plazo asignado se extendiera, sin más, hasta alcanzar los generosos términos propios del derecho de autor[3]. Los diseñadores perderían los estímulos para acogerse al sistema de propiedad industrial si, con menos gastos y menos requisitos formales (ausencia de registro, entre otros), tuvieran asegurada la protección de sus creaciones a título del derecho de autor, y por un plazo mucho más prolongado[4] (§ 40).

En ese sentido, recuérdense las Conclusiones del AG Sr. Maciej Szpunar presentadas el 2 de mayo de 2019 en el Asunto C‑683/17 Cofemel – Sociedade de Vestuário, S.A. contra G-Star Raw CV[5].

El principio de «acumulación» del artículo 96, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002, debe leerse a la luz de su considerando trigésimo segundo[6], en lo que concierne a los dibujos y modelos comunitarios protegidos a escala de la Unión (§ 47).

En definitiva, la confrontación de las finalidades y de los valores perseguidos por unos regímenes jurídicos (los de propiedad industrial) y otros (los derechos de autor) debe realizarse de manera proporcionada para evitar que una salvaguarda desmesurada de estos últimos deje sin contenido a los primero (§ 45).

En definitiva, aunque en virtud del derecho de la Unión la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación sólo puede contemplarse en determinadas situaciones. 

La concreción de cuándo se está ante una de las determinadas situaciones que permiten la acumulación de protecciones corresponde al juez nacional, el cual habrá de definir, pues, en cada caso el equilibrio entre la defensa de los derechos del autor y el interés general.

El concepto de «obra», la exigencia de originalidad y la exclusión de la protección a título de derecho de autor cuando la forma de una obra obedezca a exigencias técnicas

Como punto de partida, el AG, M. Campos Sánchez-Bordonanos, se remite a su vez, a las conclusiones del AG Spuznar en el asunto Cofemel, en las que aborda el análisis tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el concepto de obra, como la aplicación de esa jurisprudencia a los dibujos y modelos[7]. 

El concepto de «obra» es la piedra angular de todo régimen de Derecho de autor, en la medida en que este define su ámbito de aplicación material. De este modo, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que un objeto pueda calificarse de «obra» en el sentido del Derecho de autor debe ser original, en el sentido de constituir una creación intelectual propia de su autor

La categoría de «creación intelectual propia de su autor» es el elemento principal de la definición de la obra. Con posterioridad, esta definición ha sido desarrollada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha considerado que una creación intelectual es propia de su autor cuando refleja su personalidad. Así sucede cuando el autor ha podido expresar su capacidad creativa, al realizar la obra, tomando decisiones libres y creativas. En cambio, cuando la expresión de los componentes del objeto en cuestión viene impuesta por su función técnica, el criterio de la originalidad no se cumple, ya que las diferentes maneras de poner en práctica una idea son tan limitadas que la idea y la expresión se confunden. Esa situación no permite al autor expresar su espíritu creador de manera original y llegar a un resultado que constituya una creación intelectual propia[8]. Únicamente la creación intelectual original propia de su autor, en el sentido definido anteriormente, participa de la cualidad de obra digna de protección a través del derecho de autor. Por último, es necesario que el objeto de la protección del derecho de autor se identifique con suficiente precisión y objetividad. 

El Tribunal de Justicia ya ha abordado esta cuestión en relación con la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador[9]. En particular, ha declarado, en concreto, que, cuando la expresión de los componentes de un objeto «viene impuesta por su función técnica, el criterio de la originalidad no se cumple, ya que las diferentes maneras de poner en práctica una idea son tan limitadas que la idea y la expresión se confunden»[10]. Esa situación no permite «al autor expresar su espíritu creador de manera original y llegar a un resultado que constituya una creación intelectual propia»[11]. 

De esos pronunciamientos se puede inferir que, como criterio general, no será posible proteger con derechos de autor las obras (objetos) de artes aplicadas cuya forma esté condicionada por su función. Si la apariencia de una de esas obras está dictada exclusivamente por su función técnica, (form follows function) en cuanto factor determinante, no podrá gozar de la protección a título de derecho de autor. Los términos que se utilicen para describir esta relación pueden variar. Las apariencias o formas «predeterminadas», «impuestas», «dictadas exclusivamente» o «condicionadas» rectius determinadas por su función técnica, son aquellas en las que dicha función técnica goza de una preponderancia absoluta.

La aplicación de ese criterio a los derechos de autor se inscribe en la misma línea que rige para los dibujos y modelos y para las marcas:

• En lo que atañe a los dibujos y modelos (regulados bien por la Directiva 98/71, bien por el Reglamento n.º 6/2002), tanto el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 como el artículo 7 de la Directiva 98/71 no atribuyen derechos sobre «las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica». 
• En cuanto a las marcas de la Unión, el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 40/94 instaura la prohibición de registrar como marca todo signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

En suma, los diseños cuya configuración se determina por razones técnicas que no dejen espacio al ejercicio de la libertad creativa no pueden beneficiarse de la protección del derecho de autor. Correlativamente, el mero hecho de que un diseño muestre algunos elementos funcionales no lo priva de la referida protección a título de derecho de autor.

Esta regla no presenta mayores problemas cuando las mencionadas razones técnicas anulan, prácticamente, el margen de creatividad. Las dificultades aparecen, sin embargo, cuando los diseños conjugan características funcionales y artísticas. A priori, estos diseños mixtos no tendrían por qué excluirse de la protección del derecho de autor, pero así sucederá, por el contrario, cuando los elementos funcionales primen sobre los artísticos hasta el extremo de que estos últimos devengan irrelevantes. 

Es verdad que cada uno de esos tres ámbitos (dibujos y modelos, derecho de marcas y derecho de autor) tiene sus propias características, que impiden tratar sus regímenes jurídicos del mismo modo. Pero creo que no hay inconveniente en que, con cierta prudencia, las reflexiones hechas por el Tribunal de Justicia para unos se extrapolen a los otros, cuando se trata de interpretar un criterio aplicable, aun con matices, a todos ellos.[12]

De esa jurisprudencia destaca, a mi entender, la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Iuris/OAMI, dictada por la Gran Sala, que interpretó la prohibición de registrar como marca un signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. 

Esa prohibición, declaró el Tribunal de Justicia, «garantiza que las empresas no puedan utilizar el derecho de marcas para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas».

Sostuvo, asimismo, que «al limitar [el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94][13] a los signos constituidos “exclusivamente” por la forma del producto “necesaria” para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta, en principio, inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos “exclusivamente” y “necesaria”, dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas». 

Sentada esa premisa, el Tribunal de Justicia realizó algunas precisiones relevantes sobre «la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo tridimensional cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión»:

Por un lado, ese factor «no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». 

Por otro lado, «[…] el registro de tal signo como marca no puede denegarse sobre la base de la referida disposición si la forma del producto de que se trate incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel importante en esa forma».[14] 

En definitiva, a la luz de estas argumentaciones de las Sentencias DOCERAM y LEGO IURIS, cuya aplicación por analogía a este litigio juzgo oportuna, si la apariencia de la bicicleta controvertida es necesaria para lograr el resultado técnico; si existe relación de exclusividad entre la apariencia y la funcionalidad, no se puede otorgar la protección a título de derecho de autor.

Como propuso la Comisión en la vista, la integración de los aspectos formales con los funcionales, en las obras de artes aplicadas, deberá ser analizada con detalle para discernir si la apariencia de esas obras no está dictada en su totalidad por las exigencias técnicas. Será posible, en ciertos casos, separar con cirugía de precisión, al menos idealmente, los elementos que obedecen a consideraciones funcionales de los que obedecen solo a elecciones libres (originales) de su creador, que podrían protegerse a título de derecho de autor[15]. 

El tribunal a quo deberá enfrentarse a la difícil tarea de discernir qué elementos creativos podrían protegerse en una bicicleta cuya funcionalidad exige la presencia de ruedas, cadena, cuadro y manillar, sea cual sea su forma[16].

La existencia de otras formas posibles que permitan alcanzar el mismo resultado técnico

En cuanto a la noción de forma necesaria para obtener el resultado técnico previsto, el Tribunal de Justicia confirmó la tesis del Tribunal General, a saber, «que dicho requisito no significa que la forma de que se trate deba ser la única que permita obtener ese resultado». Añadió que «la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no constituye una circunstancia que pueda enervar el motivo de denegación de registro». 

La sentencia DOCERAM, que acogió en lo sustancial la opinión del abogado general (el tribunal de reenvío cita tanto esa sentencia como las conclusiones del abogado general), se pronunció al respecto en los siguientes términos (§ 83):

• «Para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos». 
• Sin embargo, nada impide al juez tener en cuenta la posible «existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica». Este último no es, pues, un factor concluyente, sino un simple elemento adicional de juicio.

Se subraya, pues, la irrelevancia de las soluciones alternativas para dilucidar la relación de exclusividad entre las características de la apariencia y la función técnica del producto. No autoriza, sin embargo, a descartar toda incidencia de esas soluciones alternativas, como elemento apto para reconocer un margen a la creación intelectual que conduzca al mismo resultado técnico.

De este modo enerva, debilita o amengua, aunque no ignora, la pretensión de Brompton Ltd. y el Sr. SI, los cuales alegaron que enel mercado hay otras bicicletas plegables en tres posiciones que presentan una apariencia diferente a la de su propia bicicleta, alegando que por ello existen derechos de autor a su favor. Su apariencia demuestra la realización de opciones creativas y, por tanto, originalidad. Es el criterio generalmente conocido como de «la multiplicidad de las formas», el cual proclama que si existen otras formas de un producto que puedan cumplir la misma función técnica, el diseño de éste puede ser objeto de protección, dado que tal abanico de formas demuestra que, en tal caso, el autor del producto no estaba limitado por aquella función, sino que era libre de elegir cualquiera de dichas formas para elaborar el dibujo o modelo.

La existencia de una patente anterior

De qué modo puede influir que haya habido una patente anterior, después caducada.

Esta circunstancia, que puede tener una doble incidencia:

Por un lado, una patente registrada puede servir para dilucidar si había condicionantes técnicos que impusieran la forma del producto. Lo natural será que la descripción del diseño y su funcionalidad en la documentación de inscripción de la patente (que, por definición, se destina a una aplicación industrial) se efectúe de la manera más exhaustiva posible, porque de esto depende el alcance de la protección (§ 80).

Por otro lado, la elección de la patente, como instrumento para proteger la actividad de quien la registra, permite presumir que hay una estrecha relación entre la forma patentada y el resultado propuesto: la primera es, justamente, la que el inventor ha creído eficaz para lograr la funcionalidad perseguida (§ 80).

En definitiva, la protección excesiva del derecho de autor para obras industriales tienen el efecto de «fagocitar» (swallowing up)el régimen jurídico de los dibujos y modelos, que perdería de este modo su sentido y razón de existir, de ahí que el AG M. Campos Sánchez-Bordona haya acertado elevando el discurso al ámbito de los Principios, situando la cuestión en un contexto más general, que contemple los diversos objetos y las finalidades perseguidas, respectivamente, por la protección de la propiedad industrial y del derecho de autor, así como los intereses que subyacen a ambas disciplinas, concluyendo que la vigencia del principio de acumulación no debe significar una protección desmesurada del derecho de autor, que iría en detrimento de los intereses públicos al actuar como freno del sistema de defensa de los derechos de propiedad industrial.

[1] Sentencia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel-Sociedade de Vestuário, S.A (C‑683/17, EU:C:2019:721; en lo sucesivo, «sentencia Cofemel»).

[2] «52.- De ello se desprende que, aunque en virtud del Derecho de la Unión la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación solo puede contemplarse en determinadas situaciones».

[3] Directiva 2006/116 CE Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO 2006, L 372, p. 12). El artículo 1, apartado 1 («Duración de los derechos de autor»), expresa: «Los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas a que se refiere el artículo 2 del Convenio de Berna se extenderán durante la vida del autor y setenta años después de su muerte, independientemente de la fecha en la que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público.»

[4] En la vista, la Comisión sostuvo que una protección excesiva del derecho de autor para obras industriales tendría el efecto de «fagocitar» (swallowing up)el régimen jurídico de los dibujos y modelos, que perdería, en realidad, su sentido.

[5] «52.– No obstante, aunque es muy fácil obtener, para el mismo objeto, la protección por el Derecho de autor, que está libre de cualquier formalidad, que se aplica desde la creación del objeto y sin requisito de novedad y cuya duración es prácticamente infinita habida cuenta de la utilidad de un dibujo o modelo para su propietario, se corre el riesgo de ver el régimen del Derecho de autor excluir el régimen sui generis destinado a los dibujos y modelos. Pues bien, esta exclusión tendría diversos efectos negativos: la devaluación del Derecho de autor, solicitada para proteger creaciones banales, la obstaculización de la competencia como consecuencia de la duración excesiva de la protección o incluso la inseguridad jurídica, en la medida en que los competidores no pueden prever si un dibujo o modelo cuya protección sui generis ha expirado no está protegido también por el Derecho de autor».

[6] «En ausencia de una completa armonización del Derecho de propiedad intelectual, es preciso establecer el principio de acumulación de la protección como dibujo o modelo comunitario y como propiedad intelectual, dejando libertad a los Estados miembros para determinar el alcance de la protección como propiedad intelectual y las condiciones en que se concede dicha protección».

[7] Asunto C‑683/17, EU:C:2019:363, puntos 23 a 32.

[8] Sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C‑393/09, EU:C:2010:816), apartados 49 y 50.

[9] Sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C‑393/09, EU:C:2010:816).

[10] Ibidem, apartado 49

[11] Ibidem, apartado 50

[12] En sus conclusiones del asunto DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2017:779), el abogado general Saugmandsgaard Øe propugnó este mismo método en cuanto a la regla aplicable a los dibujos y modelos y la prohibición de registrar como marcas los signos constituidos por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

[13] Art. 7, párrafo1, letra e) del Reglamento (UE) 2017/1001 del parlamento europeo y del consejo de 14 de junio de 2017

[14] Asunto C‑48/09 P, EU:C:2010:516 (en lo sucesivo, «sentencia Lego Iuris») § 52

[15] En principio, basta la originalidad de la obra para que esta sea acreedora a la protección del derecho de autor, sin necesidad de requisitos adicionales. El margen de apreciación de los Estados para determinar el «grado de originalidad exigido» (artículo 17 de la Directiva 98/71) puede calificarse de muy reducido, si no inexistente, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cuya última muestra es la sentencia Cofemel.

[16] Los demandantes han aportado en sus observaciones escritas tres sentencias de otros tantos tribunales (de Groningen, de 24 de mayo de 2006; de Brujas, de 10 de junio de 2009; y de Madrid, de 10 de febrero de 2010) que han reconocido la protección a título de derecho de autor a la bicicleta Brompton, rechazando que su apariencia estuviera exclusivamente determinada por su función técnica. En la sentencia española aludida (Sentencia del JM núm. 5 de Madrid de 10/2/2010 (ECLI: ES:JMM:2010:152), tras un prolijo análisis de las periciales y de diversas consideraciones dogmáticas, el juzgado concluyó que la bicicleta Brompton, diseñada por el Sr. Ritchie (anonimizado y españolizado como Baldomero en la base del CENDOJ) era en efecto una obra objeto de derecho de autor: “La forma estética de la bicicleta no viene determinadas por funciones técnicas, por lo que ha de considerarse que estamos ante un objeto susceptible de protección por el derecho de propiedad intelectual, obra al amparo del art 10 del TRLPI” (FD 2º).

La entrada Forma y funcionalidad. Conclusiones del AG en el “Caso Brompton” (6/2/2020, C-833/18). El indeseable efecto fagocitador «swallowing up» de los derechos de autor se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.

En la famosa témpera y oro sobre tabla de Fra Giovanni de Fiesole un haz de salvífica luz fecunda toda la composición iconográfica que transita desde la pérdida de la inocencia a la redención del hombre.

1.- El sistema de libre competencia proclamado en el artículo 38 de la CE [1] constituye la clave de sentido de nuestra Constitución económica. El Preámbulo de la Ley de Defensa de la Competencia pone de manifiesto cómo la existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad. Y lo mismo hace el Preámbulo de la vigente Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991, que también acaba hundiendo las raíces de la competencia desleal en la misma libertad de empresa. «La Constitución Española de 1978 -dice el Preámbulo- hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de la libertad de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de la libertad de competencia. De ello se deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer los mecanismos precisos para impedir que tal principio pueda ser falseado por prácticas desleales, susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado».

La tercera acepción gramatical de la palabra “competencia” es “situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio”. Esta idea de “rivalidad” implícita en la propia noción de competencia advierte, a poco que se medite sobre ello, del doble riesgo que se cierne sobre la misma. El primer riesgo es que los empresarios, ante el gran reto que supone “rivalizar” entre sí para captar la mayor parte posible de la clientela, decidan renunciar a ello; es decir, que opten por eliminar, limitar o falsear esa rivalidad, ya sea a través de acuerdos, pactos o prácticas, ya sea mediante el abuso de una posición de dominio. El segundo riesgo es que los empresarios “rivalicen” hasta tal extremo y con tanta agresividad que no duden en valerse de cualquier tipo de práctica por ilícita que parezca con tal de asegurarse el éxito en el mercado.

Haciéndose eco de este doble riesgo, el lucentino magisterio del Prof. FERNÁNDEZ-NOVOA afirmaba en 1965 [2] que “la empresa, en cuanto constituye una actividad encaminada a la producción de bienes y servicios para el mercado, plantea al ordenamiento jurídico una doble exigencia: esta actividad debe ser desarrollada libremente y dentro de una atmósfera de licitud y lealtad. Para satisfacer esta doble exigencia es preciso instaurar un doble grupo de normas. El Derecho tiene que garantizar al empresario el libre ejercicio de su actividad. Y tiene también que defender la actividad del empresario frente a todos aquellos actos competitivos que ostenten el sello de la ilicitud o deslealtad”. Es decir, Derecho de la Competencia en su doble faz; Derecho de la libre competencia y Derecho sobre la Competencia Desleal.

Es un imperativo de sana rivalidad opera a modo de vaso conductor aferente que nutre y sostiene la par condicio concurrentium, es decir, la salvaguardia de mercados altamente transparentes y competitivos, la garantía de un orden concurrencial debidamente saneado y sistema de competencia no falseado [3] en el que se asienta nuestro modelo económico.

Como en La Anunciación, diríase que el sistema de libre y leal competencia mercantil que encarna el artículo 38 de la CE representa un haz de salvífica luz nutricia que fecunda todo cuanto alcanza y, en particular, al sistema de marcas y propiedad intelectual.

2.- Los signos distintivos son, suapte natura, instrumentos jurídicos pensados para purificar y clarificar el mercado mediante la concesión de derechos exclusivos y excluyentes que promueven el proceso de diferenciación entre empresas, y que se sustraen por su propia naturaleza a la libre competencia mercantil. Así las cosas, en su condición de derechos exclusivos, pudiera pensarse que las creaciones técnicas, las creaciones estéticas y los signos distintivos se configuran como limitaciones o restricciones a la libre competencia.

Sin embargo, como veremos, la relación que media entre el Derecho de marcas y el Derecho de la Competencia antes que excluirse mutua y refractariamente, atiende a intereses convergentes. Diríase que el compromiso de proteger el ejercicio de la libertad de empresa de nuestra Constitución económica, conlleva de suyo la necesidad de establecer una serie de mecanismos  específicamente encaminados a la defensa de dichos objetivos constitucionales, por lo que antes que limitaciones o restricciones a la libertas de empresa, suponen su plenitud.

3.- Monopolio y libre competencia no son términos antagonistas, sino complementarios. Surge, sin embargo, un problema de delimitación. La tensión entre estos dos vectores normativos complica la difícil tarea de delimitar el ámbito de actuación y los límites de cada una de estas dos ramas del Derecho. En este sentido, la protección de los derechos de exclusiva podría traer aparejado el riesgo de otorgar una tutela desmesurada a sus titulares, con la consiguiente afectación del Derecho de la Competencia.

La búsqueda de instrumentos que fomenten la innovación y el desarrollo podrían convertirse, por ejemplo, en una barrera demasiado protectora de los intereses de empresas dominantes en detrimento de los intereses generales del mercado. Esta situación perjudicaría a todos los operadores intervinientes en el tráfico comercial: tanto a otros competidores, que verían limitada su capacidad competitiva, como a los consumidores, que, por su parte, ante la falta de  competidores verían reducida la variedad de productos entre los que escoger con el consiguiente reflejo en el sistema de precios. Así, estas tendencias hiperproteccionistas de los derechos de marca irían en contra del principio de libre competencia.

4.- El Derecho de marcas no puede operar como un mecanismo que obture, enerve o menoscabe injustificadamente la competencia, esto es, imponiendo limitaciones que vayan más allá de aquellas que son objetivamente indispensables para la protección del interés general del mercado, el bienestar de los consumidores y la asignación eficiente de los recursos.

5.- El Derecho de la Competencia y los derechos de exclusiva son, aparentemente, antagónicos, pero, en realidad, se imbrican y complementan recíprocamente[4], pues media entre ellos una relación de interdependencia en la medida en que ambos procuran, dinamizan y garantizan la sanidad competitiva generando un sistema dechecks and balances que equilibra sus respectivas mecánicas.

II.- El Derecho de la Competencia desde una perspectiva histórica

Históricamente el derecho de concurrir libremente en el mercado con otros operadores económicos determinando autónomamente las condiciones en que ha de organizarse y desenvolverse la actividad económica, tanto desde el lado de la oferta; libre elección de la actividad o de la forma y medios empleados para su ofrecimiento, como desde el lado de la demanda; libre elección de las diferentes ofertas por los consumidores y usuarios hunde sus raíces en el liberalismo económico.

Ya la antigua Ley 110/1963, de 20 de julio, de represión de prácticas restrictivas de la competencia, abría su riquísima Exposición de Motivos proclamando las bondades de los mercados altamente competitivos [5].

A su vez, la Exposición de Motivos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, venía a reconocer el imperativo de la competencia como principio rector de toda la economía de Mercado y la forma más importante del ejercicio de libertad de empresa [6].

Más recientemente, la Exposición de Motivos de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia consagra este principio como piedra angular,[7] y, finalmente, la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, reformadora de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en su Preámbulo II, Parr. IV proclama el valor del sacratísimo principio de libre competencia. [8]

En ultramar, los sistemas de corte anglosajón proclaman la supremacía de la libre concurrencia mercantil declarando que la imitación y el refinamiento, mediante la imitación, son la “savia vital” (lifeblood) de una economía competitiva[9]. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano de 21 de febrero de 1989, Bonito Boats Inc. v. Thunder Craft Boats Inc. (489 U.S. 141 (1989), y la afirmación del Juez Posner en Libman Co.v.Vining Industries, 69 F 3d 1360,36 USPQ2d 1751 (7th Circuit 1995)[10]: “Vining noticed that Libman’s brooms were selling briskly, inferred that consumers like brooms with contrasting color bands, and decided to climb on the bandwagon. We call that competition, not bad faith, provided there is no intention to confuse, and, so far as appears, there was none. Cf. M-F-G Corp. v. EMRA Corp., 817 F.2d 410, 412 (7th Cir.1987).”

III.- La relación de complementariedad entre el Derecho de Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia

En el seno de la UE, el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria se funda en el «alto grado de competitividad», el cual debe operar como ultima ratio que informe todo el sistema como un haz de prístina luz que fecunde toda la composición iconográfica, por lo que la presencia de derechos de exclusiva en su seno, agonista uno, y antagonista el otro, pudieran dar la sensación de que apuntan hacia objetivos contrarios [11].

Este deseable «alto grado de competitividad» podía degenerar en su seno conductas viciosas que adulterasen la pureza química del sistema, de ahí que el legislador europeo, a modo de correctivo, templase la excesiva pureza del concepto introduciendo el sistema de propiedad industrial e intelectual y, en particular, el derecho de marca, como un elemento esencial del sistema de competencia no falseado, de ahí que para la consecución de este deseable «alto grado de competitividad», (fruto de la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, en la que al TCE está inspirado) dispone la adopción de las siguientes medidas que garanticen que la competencia no será falseada en el mercado interior [12].

[…] a) la prohibición, entre los Estados miembros, de derechos de aduana y de restricciones cuantitativas a la entrada y salida de las mercancías, así como de cualesquiera otras medidas de efecto equivalente; […] c) un mercado interior caracterizado por la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales […] g) un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior; …» […] m) el fortalecimiento de la competitividad de la industria de la Comunidad; y […] t) una contribución al fortalecimiento de la protección de los consumidores;

En efecto, agonista uno, y antagonista el otro, ambos principios pudieran dar la sensación de que generan una suerte de tensión dialéctica. Sin embargo, antes al contrario, el principio básico del derecho europeo de libre circulación de mercancías [13] se ve completado así por el principio de ius excludendi que dimana del sistema de marca. Éste es el sentido que hay que dar al artículo 30 TCE/36 TFUE.

El artículo 30 TCE/36 TFUE (antiguo artículo 36 del Tratado de Roma) dispone que los artículos 28 (Art. 34 TFUE) y 29 (Art. 36 TFUE) no serán obstáculo para las prohibiciones derivadas del sistema de propiedad industrial [14], lo cual constituye un buen ejemplo de esta deseable articulación entre ambos conjuntos normativos.

En particular, el derecho de marca [15] constituye, pues, un elemento esencial del sistema de competencia no falseado, toda vez que en un sistema de alto grado de competitividad, las empresas deben estar en condiciones de captar clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos [16].

Ahora bien, esta excepción o correctivo antagonista, como toda salvedad, debe ser interpretado restrictivamente [17]. Así, por ejemplo, la necesidad de gozar de carácter distintivo de una marca; el imperativo de disponibilidad; la doctrina del agotamiento [18]; el uso de una marca [19] conforme a las prácticas honestas en materia industrial y comercial; la necesidad de uso real y efectivo (genuino) de la marca registrada [20], o el principio de especialidad [21], sirven para purificar el sistema de relaciones que nacen de ambas sistemáticas, destinadas a la convergencia y consecución de aquel designo del «alto grado de competitividad».

Podrá constituir una marca cualquier signo que sea apropiados para distinguir [22] los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, y estén representados en el Registro de Marcas a fin de que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. En efecto, de un lado, el carácter distintivo de una marca significa que dicho signo permite identificar el producto o los servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas [23]. El proceso de diferenciación constituye un elemento imprescindible para la consecución del sistema de competencia no falseado y un mejor estímulo para el progreso económico. De ahí que la misma ley impida que accedan al registro los signos que por sí mismos o, si se prefiere, estructuralmente adolecen de capacidad distintivay que, por ello, son inhábiles para indicar el origen empresarial de los productos o servicios reivindicados.

Pues bien, qué duda cabe que en el régimen de prohibiciones absolutas por falta de carácter distintivo prima el principio de libre disponibilidad, principio competitivo que procura preservar el interés general del mercado y un «alto grado de competitividad», como contrapunto a la pretensión de un eventual operador mercantil de titular derechos exclusivos.

De otro, en relación con el imperativo de disponibilidad el Parágrafo 33º de las Conclusiones del Abogado General, Sr. Ddámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 16 de enero de 2008 en el Asunto C‑102/07 (Adidas AG y Adidas Benelux BV contra Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV y Vendex KBB Nederland BV. [Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos)], se remitía a las conclusiones del asunto Koninklijke [24] y, en particular, al «llamado imperativo de disponibilidad de la doctrina alemana», que predicaba la existencia, «junto a los impedimentos relativos a la falta de carácter distintivo, de otras consideraciones de interés público que aconsejan limitar el registro de determinados signos para que puedan ser usados libremente por el conjunto de los operadores» [25].

El Abogado General destacaba así, por un lado, su origen germano, recogiendo incluso su nombre en ese idioma (Freihaltebedürfnis)[26] y, por otro lado, su íntima conexión con el interés general, lo que andando el tiempo vendría a denominarse «alto grado de competitividad», (fruto de la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, en la que al TCE está inspirado).

La cata arqueológica del Freihaltebedürfnis conduce al tiempo de vigencia de la Warenzeichengesetz (antigua Ley de marcas alemana; «WZG») [27]. En la práctica se pensaba que su artículo 4, apartado 2, número 1, tenía un texto demasiado exiguo, pues sólo prohibía el registro de los signos compuestos exclusivamente por cifras, letras o por palabras que contuvieran indicaciones sobre la clase, la época, el lugar de producción, las cualidades, el destino, el precio, la cantidad o el peso de la mercancía [28]. Para salvar algunas dificultades, se desarrolló una jurisprudencia que ampliaba el círculo de los signos vetados a la inscripción a todos aquellos cuya atribución individual como monopolio se reputaba contraria a los intereses de los competidores [29]. De este modo, a resultas de esta jurisprudencia y de esta práctica administrativa [30] alemanas, al solicitante de una marca le incumbía la prueba tanto del carácter distintivo del signo, como de la negación de su reserva para el uso de todos los competidores [31]. En suma, ya en el derecho alemán de marcas el Freihaltebedürfnis se había convertido en un requisito de aplicación no escrito, de corte jurisprudencial y añadido a las condiciones legales impuestas por la WZG. Desde entonces la jurisprudencia europea ha puesto de relieve reiteradamente la necesidad de aplicar el principio de disponibilidad, inherente al interés general, y lo ha orientado al objetivo del mencionado precepto de mantener libre el empleo de un emblema o una indicación al decidir sobre su amparo registral [32], extendiendo esa opinión a las letras b) y e) del propio artículo 3.[33]

Tal como el Tribunal de Justicia ha declarado, este imperativo de disponibilidad es la ratio que subyace a determinados motivos de denegación absoluta.

De otro, el uso obligatorio y serio (genuino), es otra de las concreciones de la necesaria relación de injerencia entre el Derecho de Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia; en su doble ámbito, pues la configuración de esta necesidad [34] como principio informador en los modernos sistemas marcarios a las siguientes razones teleológicas: (i) Como contrapunto a un régimen de monopolio, es lógico que por parte del Estado se exija que dicho monopolio esté justificado. (ii) La proscripción del fraude. Es decir, el disfrute en régimen de monopolio no puede amparar situaciones de mera especulación, como son las tácticas meramente conservativas o preservativas que únicamente conducen al atesoramiento de marcas de reserva, defensa o cobertura. Aunque el sistema no exige al titular de una solicitud que en el momento de su presentación deba tener la intención de utilizarla, se puede considerar como una indicación de la intención desleal si posteriormente resulta evidente que el único objetivo del titular era evitar que un tercero entrase en el mercado (sentencia de 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). (iii) La necesaria correlación entre registro y realidad comercial. Es decir, evitar el falseamiento de la realidad registral [35]. (iv) La limpieza y desescombre del registro. Es decir, la obligatoriedad del uso de las marcas registradas promueve la higiénica labor que, de un modo figurativo, ha sido definido por la doctrina como “tala de árboles secos” o “desescombre del registro” [36]. Esta finalidad ha sido particularmente acogida, entre otras, por la SAP Valencia 26-6-2002 «El Pipero», JUR 2002, núm. 24195, cuando afirma: “dicha titularidad exige como obligación esencial el uso de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado de la existencia de las que se pueden denominar “marcas muertas”. (v) Y, finalmente, la función social de la propiedad, como general subordinación del derecho de propiedad a los intereses generales.

Así, para M. Botana [37], el uso obligatorio se fundamenta en el carácter dinámico de los derechos de propiedad industrial, señalando que: «En general, los derechos de propiedad industrial presentan un perfil dinámico que contrasta con el carácter estático del derecho de propiedad en el sentido del Derecho Civil. Significa esto que la atribución y reconocimiento de derechos de propiedad industrial implica como contrapunto, la puesta de estos derechos al servicio de la colectividad. Se comprende así que la implantación del uso obligatorio de la marca registrada por parte de las legislaciones nacionales, se concibiera siempre como una condición esencial para la conservación del derecho de marca; hasta tal punto que el incumplimiento injustificado de esta carga puede desatar la pérdida del derecho de exclusiva».

Ideas que son reiteradas por el mismo autor [38] al señalar que: «(…) el perfil dinámico de este derecho se manifiesta con singular énfasis en la etapa de conservación y mantenimiento del mismo (…). De ahí que el uso o utilización de la marca en este tráfico se erija en condición imprescindible para que se mantenga vivo y operativo en el tiempo el fundamento que en su momento justificó la concesión del derecho exclusivo de marca».

En definitiva, los derechos de propiedad intelectual, [39] constituyen un numerus clausus. Es por ello que solamente serán considerados derechos de propiedad industrial los que expresamente se establezcan por disposición legal en la medida en que constituyen in natura limitaciones de la libre competencia. A contrario, no conceder derechos exclusivos a los titulares de marca, llevaría aparejada la falta de incentivos suficientes para desarrollar una actividad empresarial. La ausencia de derechos exclusivos conllevaría, prácticamente, la imposibilidad de diferenciar los orígenes empresariales de los productos o servicios marcados, con la imposibilidad de logar un posicionamiento en el mercado. Consecuentemente, las iniciativas y los desarrollos comerciales, se verían de este modo totalmente desincentivados. Estas poderosas razones justifican su razón de ser y la clave de su interpretación.  

En este mismo sentido, la antigua Ley de Patentes de 1986 ya señalaba que es criterio unánime en todos los países industrializados que la legislación en materia de patentes; más allá de otorgar un derecho de exclusiva por tiempo limitado, influye decisivamente en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica, principio al que no puede sustraerse nuestro país, pues resulta imprescindible para elevar el nivel de competitividad de nuestra industria, de modo que un sistema de Patentes que proteja eficazmente los resultados de nuestra investigación, constituye un elemento necesario dentro de la política española de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico.

En resumen, existe una relación de necesaria interdependencia y complementariedad entre el Derecho de la competencia y el Derecho de marcas [40] en virtud de la cual ambas ramas del ordenamiento jurídico actúan desde diferentes planos o círculos concéntricos. De una parte, el Derecho de la competencia actúa ex ante creando un marco o círculo externo y más amplio donde se fomenta un deseable «alto grado de competitividad» dentro el cual el Derecho de marcas actúa ex post, mediante el establecimiento de normas que constituyen un incentivo a la innovación y que recompensan la actividad innovadora con la concesión de un derecho exclusivo y excluyente sobre los resultados obtenidos.

El Derecho de la Competencia y los derechos de exclusiva son, aparentemente, antagónicos, pero, en realidad, se imbrican y complementan recíprocamente [41], pues media entre ellos una relación de interdependencia en la medida en que ambos procuran, dinamizan y garantizan la sanidad competitiva generando un sistema dechecks and balances que equilibra sus respectivas mecánicas. No obstante, la regencia o supremacía del principio de libre competencia implica necesariamente que la concesión de derechos exclusivos ha de ser absolutamente excepcional. La razón de esta excepcionalidad radica en el hecho de que mediante la concesión de derechos exclusivos se atribuyen a sus titulares derechos de exclusiva con poderes restrictivos de la competencia que se hacen valer contra los demás competidores del mercado.

Concretamente, se establecen ciertos límites, en aras a preservar el interés general del mercado y un «alto grado de competitividad», como contrapunto al ejercicio de los derechos exclusivos: la limitación temporal del derecho de exclusiva; la caducidad del derecho; la obligación de explotar el signo y de hacerlo de modo serio, o el agotamiento del derecho, son algunas de las manifestaciones de la complementariedad de ambos conjuntos normativos.

La libertad de empresa debe ejercerse, como ha quedado reseñado, en el marco de la economía de mercado, siendo la defensa de la competencia un presupuesto y un límite de aquella libertad, evitando aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado como es la concurrencia entre empresas y no como una restricción de la libertad económica» (SSTC 1/1982, 88/1986, 208/1999, de 11 de noviembre y 71/2012, de 16 de abril). Aparece así la defensa de la competencia como una necesaria defensa y no como una restricción de la libertad de empresa y de la economía de mercado (STC 71/2012, de 16 de abril).

En resumen, la relación que existe entre la Libre Competencia y la Propiedad Industrial es de necesaria complementariedad para que funciones el sistema económico de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, que es el que garantiza el artículo 38 CE. La Libre Competencia para asegurar que los empresarios compitan, que ejerzan libremente rivalizando con los demás su actividad de producción y distribución de bienes o servicios para el mercado. Y la Propiedad Industrial para que los empresarios tengan a su alcance unos derechos de exclusiva, que si bien son exceptivos de dicha libertad, son absolutamente necesarios para que progrese tecnológicamente la sociedad y para que exista transparencia en el mercado.

Ello no obstante, haciendo nuestras las conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruíz-Jarabo Colomer, presentadas el 18 de enero de 2001 en el asunto C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. (“Bravo”) Rec. 2001 p. I-6959, ap. 23, la importancia, en el establecimiento de un mercado único, de una adecuada ordenación de la propiedad industrial, de la que la marca es una de sus modalidades, no puede ser negada. Tanto es así, que el propio constituyente comunitario se vio en la necesidad de situarla, junto con otros valores relevantes, como límite a uno de los pilares básicos del derecho comunitario, cual es la libre circulación de mercancías, aunque esta excepción, como toda salvedad, debe ser interpretada restrictivamente.

Diríase que el haz de luz que fecunda la composición ha de ser necesariamente anguloso, irradiando con mayor fulgor la libre y leal competencia mercantil que encarna el artículo 38 CE para alcanzar, de manera más tenue aunque no menos importante, al sistema de Propiedad Industrial.

[1] El artículo 38 de la Constitución Española proclama la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, rezando “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general”.

[2] Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos (Revista de Derecho Mercantil, nº 95, 1965, pp. 7 y ss)

[3] La defensa de la libre competencia”, en R. Uría / A. Menéndez, Curso de Derecho Mercantil, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007, pp. 295-333, que afirma respecto de la derogada Ley de Defensa de la Competencia de 1989 que “constituye una norma básica del sistema”, en la p. 296.

[4] La cláusula Bolar se define como una excepción a los derechos de uso exclusivo conferidos por una patente, puesto que permite la utilización de los productos patentados con fines experimentales en estudios o ensayos necesarios para obtenerse la correspondiente autorización para la fabricación y posterior comercialización de los genéricos. No se considera violación del derecho de patente la realización con fines experimentales de los estudios y ensayos necesarios para la autorización de medicamentos genéricos. La demanda tramitada ante los tribunales federales de Nueva York en el año 1984 por infracción de patentes, planteada por Roche Products frente a la solicitud de autorización para la fabricación del medicamento genérico flurazepam por parte de la empresa Bolar Pharmaceuticals, dio nombre a la cláusula.

[5] «La iniciativa empresarial constituye un factor muy poderoso de desarrollo económico y, consecuentemente, de progreso social. Consciente de ello, el Estado, con su política económica intenta crear las condiciones que permitan el máximo despliegue de la libertad de empresa, no sólo mediante la eliminación de intervenciones administrativas que, justificadas en otras etapas pudieran hoy obstaculizar el funcionamiento de los mercados, sino también, y más trascendentalmente, a través de la creación de un marco institucional adecuado que asegure un amplio grado de flexibilidad al sistema económico en su conjunto. A este propósito responde la promulgación de esta Ley que, en defensa de la competencia, prohíbe las prácticas restrictivas instrumentadas merced a la colusión, así como los abusos por parte de las empresas con dominio del mercado»

[6] «La competencia, como principio rector de toda economía de mercado, representa un elemento consustancial al modelo de organización económica de nuestra Sociedad y constituye, en el plano de las libertades individuales, la primera y más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa. La defensa de la competencia, por tanto, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, ha de concebirse como un mandato a los poderes públicos que entroncan directamente con el artículo 38 de la Constitución.

(…)        

La presente Ley responde a ese objetivo específico: garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés público (…)»

[7] «La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad”.

(…)        

Por ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, permita contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado».

[8] «Obedece la Ley, finalmente, a la necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencial a los valores que han cuajado en nuestra constitución económica. La Constitución española de 1978 hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de libertad de competencia (…)».

[9] “From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy”.

[10] La legislación UE en materia de Derecho de la competencia posee una fuerte influencia del Derecho antitrust norteamericano. Concretamente, la Sherman Act, promulgada el 2 de julio de 1890, cuyo objetivo principal está constituido por el establecimiento de un sistema competencial libre y sin trabas.

[11] Michael Lehmann, The Theory of Property Rights and the Protection on Intellectual and Industrial Property. INTERNATIONAL REVIEW OF INDUSTRIAL PROPERTY AND COPYRIGHT LAW, 16 (5) 525-540 (1985) «industrial property rights may be viewed as competitiva restrictions which can actively serve the advancement of competition in a modern industrial society, so that in truth, a logical connection and no contradiction exist between the monopolistic intangible property rights and protection of the institution of competition. However, in hardcore cases, confict between IPRs and competition policy remains».

[12] Artículo 26 y artículos 28 a 37 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

[13] En su primera sentencia en materia de marcas, el Tribunal de Justicia destacó que «[…] los artículos 36, 222 y 234 del Tratado […] no excluyen toda influencia del derecho comunitario sobre el ejercicio de los derechos nacionales de propiedad industrial […]» [sentencia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión (asuntos acumulados 56/64 y 58/64, Rec. p. 430)]. Con posterioridad, el Tribunal ha afirmado que el titular de un derecho de propiedad industrial no puede ampararse en el artículo 36 del Tratado para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro, por el mismo titular del derecho o poruna persona vinculada a él mediante relaciones de dependencia jurídicas o económicas [véanse la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 12, y las que en ella se citan].

[14] «Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.»

[15] El Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, y del que todos los Estados Miembros de la Unión Europea son signatarios, es y ha sido la herramienta básica para la regulación internacional de la propiedad industrial.

[16] En su primera sentencia en materia de marcas, el Tribunal de Justicia destacó que «[…] los artículos 36, 222 y 234 del Tratado […] no excluyen toda influencia del derecho comunitario sobre el ejercicio de los derechos nacionales de propiedad industrial […]» [sentencia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión (asuntos acumulados 56/64 y 58/64, Rec. p. 430)]. Con posterioridad, el Tribunal ha afirmado que el titular de un derecho de propiedad industrial no puede ampararse en el artículo 36 del Tratado para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro, por el mismo titular del derecho o poruna persona vinculada a él mediante relaciones de dependencia jurídicas o económicas [véanse la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 12, y las que en ella se citan].

[17] Véanse en especial sobre este extremo, las conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruíz-Jarabo Colomer, presentadas el 18 de enero de 2001 en el asunto C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. (“Bravo”) Rec. 2001 p. I-6959, ap. 23.  «La importancia, en el establecimiento de un mercado único, de una adecuada ordenación de la propiedad industrial, de la que la marca es una de sus modalidades, no puede ser negada. Tanto es así, que el propio constituyente comunitario se vio en la necesidad de situarla, junto con otros valores relevantes, como límite a uno de los pilares básicos del derecho comunitario, cual es la libre circulación de mercancías. Éste es el sentido que hay que dar al artículo 36 del Tratado CE, aunque esta excepción, como toda salvedad, debe ser interpretada restrictivamente».

[18] Considerando 22 RMUE 2017/1001 «Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca de la Unión no puede prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos».

[19] Considerando 21 RMUE 2017/1001 «Los derechos exclusivos conferidos por una marca de la Unión no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas de la Unión en caso de conflictos en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse incluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero. Dicho uso debe asimismo permitir el uso de signos o indicaciones descriptivos o sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca de la Unión al objeto de designar los productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos. El uso de una marca realizado por terceros para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Unión por el titular de la marca de la Unión o con su consentimiento debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. El uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, el presente Reglamento debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión».

[20] Considerando 24 RMUE 2017/1001 «Solo está justificado proteger las marcas de la Unión y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente».

[21] La protección de la marca de la Unión se otorga en relación con productos o servicios específicos cuya naturaleza y número determinan el grado de protección ofrecida al titular de la marca. Resulta, por tanto, esencial establecer normas que regulen la designación y la clasificación de los productos y servicios en dicho Reglamento, así como garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, exigiendo que el solicitante identifique los productos y servicios para los que se solicita la protección de una marca con la suficiente claridad y precisión, de modo que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan, sobre la base de la mera solicitud, determinar el alcance de la protección que se solicita. El uso de términos genéricos debe entenderse que incluye solo los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal del término. Los titulares de marcas de la Unión que, en razón de la práctica de la Oficina anterior al 22 de junio de 2012, están registradas para la totalidad del título de una clase de la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, deben tener la posibilidad de adaptar sus listas de productos y servicios, de modo que el contenido del Registro satisfaga los requisitos de claridad y precisión, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

[22] Según jurisprudencia reiterada, el carácter distintivo de una marca significa que dicho signo permite identificar el producto o los servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas (29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33). Conforme a reiterada jurisprudencia, dicho carácter distintivo solo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 y jurisprudencia citada).

[23] 29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33).

[24] Las leídas el 31 de enero de 2002 en el asunto Koninklijke KPN Nederland (sentencia de 12 de febrero de 2004, C‑363/99, Rec. p. I‑1619. asunto C-363/99, en el marco de un litigio entre la sociedad Koninklijke KPN Nederland NV y el Benelux Merkenbureau [Oficina de Marcas del Benelux (OMB)], motivado por la negativa de éste a registrar como marca para distinguir, entre otros, papel, publicidad, seguros, emisión de sellos de correos, construcción, telecomunicaciones, transporte, educación e información y asesoramiento técnicos, el signo Postkantoor (oficina de correos).

[25] Como bien apunta la Comisión en sus observaciones, la pregunta del juzgador remitente se refiere a la vigencia, en el contexto de la Directiva de marcas, del llamado imperativo de disponibilidad de la doctrina alemana (Freihaltebedürfnis). Según ese postulado, existen, junto a los impedimentos relativos a la posible falta de carácter distintivo, otras consideraciones de interés público que aconsejan limitar el acceso al registro de determinados signos para que puedan ser usados libremente por el conjunto de los operadores.

[26] La doctrina alemana utiliza indistintamente ese término, por ejemplo, Sosnitzas, O./Fröhlich, S., «Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen – Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?», Markenrecht, 09/2006, pp. 383 y ss., y la variante «Freihaltungsbedürfnis», verbigracia: Bender, A., «Absolute Eintragungshindernisse – Art. 7 GMV», en Ekey, F./Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 893.

[27] La norma de 1936 sufrió una reforma sustancial en 1968 (Bekanntmachung de 2 de enero de 1968; BGBl. I, p. 1/29), versión inmediatamente anterior a la nueva Ley, la Markenrechtsreformgesetz de 25 de octubre de 1994 (BGBl. I, p. 3082).

[28] Sigo las explicaciones de Ströbele, P., «Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht», en Ahrens, H.-J./Bornkamm, J. y Kunz-Hallstein, H.-P., Festschrift für Eike Ullmann, Ed. juris GmbH, Saarbrücken, 2006, pp. 425 y ss., p. 426. Añade dicho autor que el Bundesgerichtshof (tribunal supremo) alemán extendió el principio al artículo 8, apartado 2, número 2, de la WZG.

[29] Sobre la evolución de la teoría del Freihaltebedürfnis Fezer, K.-H., Markenrecht, Ed. C.H. Beck, 2ª ed., Múnich, 1999, p. 402.

[30] El Bundespatentgerichtshof (tribunal federal de patentes y marcas) también se amoldaba a las pautas decretadas por el Bundesgerichtshof.

[31] Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, Ed. Thomson – Civitas, 2ª ed., Pamplona, 2007, p. 238.

[32] Respecto de la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, además de las ya mencionadas sentencias Windsurfing Chiemsee y Linde y otros, la de 6 de mayo de 2003, Libertel (C‑104/01, Rec. p. I‑3793), apartado 52, y la de 12 de febrero de 2004, Henkel (C‑218/01, Rec. p. I‑1725), apartados 40 y 41.

[33] En cuanto a la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, aparte de la sentencia Henkel/OAMI, antes aludida, también la sentencia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI (C‑329/02, Rec. p. I‑8317), apartados 26 y 27; para la letra e) de ese artículo, junto con la sentencia Libertel, citada, la de 18 de junio de 2002, Philips (C‑299/99, Rec. p. I‑5475), apartado 80.

[34] En el Derecho comparado existen varias versiones de esta expresión conceptual, aludiéndose en todas ellas al uso serio. Así la Ley francesa de 1991 acuña el término «usage sérieux»; el Art. 49.1 de la Markengesetz alemana de 1995 se emplea, igualmente, el término “uso serio” «ernsthafte Benutzung»; el Art. 46.1 de la United Kingdom Trade Mark Act británica de 1994 habla de «genuine use»; la versión lingüística en lengua italiana emplea el término «seriamente utilizzata», y la legislación portuguesa al alude la expresión «utilizaçao séria».

[35] En este sentido se pronuncia F. Carbajo, en A. Bercovitz (dir.), Comentarios a la Ley de Marcas, p. 586.

[36] Fernandez Novoa, Carlos: “El uso obligatorio de la marca registrada” págs. 14 y 15. Actas de Derecho Industrial III, 1976.

[37] M. Botana «Algunos aspectos de la caducidad de la marca por falta de uso [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 18 de diciembre de 1992]», CJPI, CEFI, núm. 13, pp. 39 ss., p. 45.

[38] M. Botana «Las deslegitimaciones del Tribunal Supremo sobre la legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad del registro de la marca por falta de uso», La Ley, 1994-4, pp. 419 ss.

[39] Como se reconoce en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, firmado en 1994 (ADPIC). En puridad, los derechos de propiedad intelectual se dividen en derechos de propiedad industrial y derechos de autor –estos últimos son los derechos de propiedad intelectual propiamente dichos– [J. A. Gómez Segade, Tecnología y Derecho. Estudios…, cit., p. 31].

[40] Michael Lehman, en “The Theory of Property Rights and the Protection of Intellectual and Industrial Property”, International Review of Industrial Property and Competition Law, 1985, pp. 525-540 (1985) afirmaba que conceder derechos de exclusiva suponía admitir restricciones de la competencia para fomentar la competencia: “industrial property rights may be viewed as competitive restrictions which can actively serve the advancement of competition in a modern industrial society, so that in truth  a logical connection and no contradicction exist between the monopolistic intangible property rights and protection of the institution of competition. However, in hardcore cases, conflict between IPRs and competition policy remains”

[41] La cláusula Bolar se define como una excepción a los derechos de uso exclusivo conferidos por una patente, puesto que permite la utilización de los productos patentados con fines experimentales en estudios o ensayos necesarios para obtenerse la correspondiente autorización para la fabricación y posterior comercialización de los genéricos. No se considera violación del derecho de patente la realización con fines experimentales de los estudios y ensayos necesarios para la autorización de medicamentos genéricos. La demanda tramitada ante los tribunales federales de Nueva York en el año 1984 por infracción de patentes, planteada por Roche Products frente a la solicitud de autorización para la fabricación del medicamento genérico flurazepam por parte de la empresa Bolar Pharmaceuticals, dio nombre a la cláusula.

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Smart Trike MNF LTD, titula la patente europea EP 2637917, validada en España como ES 2522275 nominada «un vehículo con doble modo de dirección», entabla demanda contra la entidad Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. (FAMOSA) por la fabricación y comercialización del triciclo «BABY TRIKE EASY Evolution” que infringe la patente y además de la acción declarativa de infracción, acumula con apoyo en el artículo 72 de la Ley 24/2015 de Patentes la pretensión de indemnización de daños y perjuicios a determinar en ejecución de sentencia.

La entidad demandada contestó a la demanda negando dicha infracción de patente y formuló reconvención interesando la nulidad de esa patente por no concurrir los presupuestos de patentabilidad, esto es, por falta de novedad y por falta de actividad inventiva.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil desestima tanto la demanda, como la reconvención.

La parte demandante, Smart Trike MNF LTD, interpuso recurso de apelación alegando el error de valoración de la prueba, al reproducir el producto de la demandada la primera reivindicación independiente de la patente, interesando la revocación parcial de la sentencia de instancia y que se estimase la demanda inicial.

La parte demandada, interpuso recurso de apelación por la desestimación de la reconvención por: 1º) Procedencia de declarar la nulidad de la patente europea nº 2637917 (validación española 2522275) «un vehículo con doble modo de dirección», titularidad de la inicial actora-reconvenida por falta de novedad por la realización comercial triciclo «Babytoo Cocooning» de la entidad SMOBY TOYS SL

y por la divulgación previa de los triciclos «Dream» y «Safari» de la propia titular de la patente;

2º) Subsidiariamente, procedencia de declarar la nulidad dicha patente europea por falta de actividad inventiva, al deducirse la invención patentada del estado de la técnica existente de una manera evidente para un experto en la materia.

La Sentencia comienza de modo estratégico por analizar la validez de la patente al ser ésta una cuestión ontológica.

En cuanto a la novedad, rechaza como anterioridades invalidantes un vídeo video publicado en internet de un triciclo, porque en él solo se observan los elementos externos del triciclo, pero no su composición técnica interna. Es más, muestra de esa insuficiencia es que en el propio pliego de recurso se escribe que la forma de acoplamiento «parece» coincidir con la patentada; es decir, una mera suposición, absolutamente insuficiente para determinar la aseveración firme de la idéntica anticipación descriptiva y por ende, de la falta de novedad; por tanto, en modo alguno se justifica que esa reivindicación esencial de la patente sobre tal mecanismo fuese por ese triciclo accesible y utilizable por el público en fecha anterior a la prioridad.

De otro lado, en relación con la alegada falta de carácter inventivo de la patente de la demandante, la Sala rechaza tomar en consideración varias patentes aportadas por la demandada como anterioridades que conformaban el estado de la técnica (dos francesas y una alemana) porque la demandada incumplió con el deber legal de aportar su traducción al proceso (art. 144 LEC). Se declara que en modo alguno este defecto puede ser subsanado aportando la traducción en la audiencia previa (cuando la parte reconvenida ya ha contestado la acción de nulidad), so pena dada tal preclusión, de causar indefensión a la titular de la patente.

El hecho de que un tribunal en Alemania hubiese declarado la patente validada en Alemania nula tampoco se tiene en cuenta, en vista de que tal resolución se basó únicamente en una de las patentes francesas cuya traducción no aportó la reconviniente en el proceso de autos.

Por último, se señala que aun cuando el método «problema-solución» en esta sede, no es el único para el examen de la actividad inventiva, sí que será necesario desplegar uno por el que explicar o razonar por qué con el estado de la técnica revelado al momento de la solicitud, la patente carece de inventiva y ello no se deriva de la pericial aportada, que se limita a concluir que no tiene invención porque las diferencias solutivas técnicas comparadas con los antecedentes, no son más que «elementos o valoraciones arbitrarias», pero sin dar razón de ese calificativo valorativo y lo que reporta más relevancia por qué ante el estado de la técnica de esos antecedentes próximos, la patente de la actora resultaba obvia o evidente para un experto (juicio de obviedad).

En cuanto a la acción de infracción, se rechaza que existan las dos diferencias que la demandada invoca respecto a las reivindicaciones de la patente, porque en la primera la doble función de dirección patentada es recogida en la realización (infracción literal) y la segunda, el tubo frontal, está igualmente dispuesto en el triciclo de la demandada (infracción por equivalencia):

1.- Resulta de la mera comparación que las dos funciones del triciclo que se describen en la reivindicación 1.01, igualmente se reproducen en el triciclo Baby Trike, con independencia de que en la realización del triciclo, además, se conjugue otra función de conversión funcional a bicicleta, adenda que no enerva aquella reproducción literal de la reivindicación 1.01 de la patente que en modo alguno describe que el funcionamiento doble debe ser simultáneo y tampoco como han puesto de manifiesto ambos peritos en el acto del juicio la conversión de la dirección del triciclo por su conductor o por un adulto, sea por herramientas, al operar de forma ágil (manual) y rápida (pocos segundos).

2.- Si bien en rigor literal no hay en la realización de la demandada un tubo frontal sino un cilindro frontal, pues el embellecedor es un elemento meramente accesorio y accidental, se cumple igual función técnica que la reivindicada, si bien la reproducción no es literal, resultando de aplicación la doctrina de los equivalentes, porque la infracción concurre cuando el elemento que sustituye al original cumple la misma función de idéntica manera y con el mismo resultado que aquel que es lo que acontece con ese cilindro frontal en relación con el tubo frontal de la reivindicación de la patente.

La Audiencia estima por tanto la acción de infracción y condena a la demandada apelante a cesar y abstenerse de la fabricación, y venta del triciclo litigioso, y a resarcir los daños y perjuicios a la actora a determinar en ejecución de sentencia.

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Aromas Selective S.L. interpuso una demanda contra Perfumes y Aromas Artesanales S.L. en la que ejercitó acción declarativa de infracción de las marcas españolas números 1217883, 2253980, 2319991 y 3030867, y acciones de cesación y de indemnización.

La Audiencia considera que el elemento denominativo «aromas», por su carácter genérico, tiene una distintividad escasa para algunos de los servicios para los que se encuentran registradas las marcas de la demandante, en concreto los relacionados con la perfumería. Por tal razón, descarta el riesgo de confusión, incluido el de asociación, si otros intervinientes en el mercado utilizan, para servicios idénticos o similares a los amparados por las marcas, ese elemento denominativo añadiendo algún otro elemento distintivo, gráfico o denominativo, como ocurre en el caso de la demandada, que utiliza un signo cuyo elemento denominativo es «aromas artesanales», al que añade un elemento gráfico.

El TJUE, en su sentencia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, caso Intel, declaró que «a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior».

La Sala Primera del Tribunal Supremo, al enjuiciar el riesgo de confusión, ha tomado en consideración la circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el signo supuestamente infractor se focalice en un elemento con escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca.

Esa circunstancia disminuye el riesgo de confusión, puesto que cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. Por tal razón, por lo general basta con que el signo del demandado añada algún elemento denominativo o gráfico, que le dote de una cierta distintividad y lo diferencie de la marca prioritaria, para evitar el riesgo de confusión. Así se ha declarado, por ejemplo, en las sentencias 240/2017, de 17 de abril , y 504/2017, de 15 de septiembre.

La utilización del término «aromas» como elemento denominativo de marcas que distinguen servicios de venta al por menor o por internet de, entre otros productos, perfumes, y la existencia de numerosas marcas de las clases 3 y 35 que incluyen ese vocablo para distinguir perfumes o servicios relacionados con los perfumes, hace que ese elemento denominativo, por sí solo, tenga escasa fuerza distintiva para la distinción de perfumes o de servicios relacionados con perfumes, por su acusado carácter genérico o cuanto menos descriptivo de esos productos, los perfumes, objeto, entre otros, de los servicios amparados por las marcas.

Por tal razón, que la Audiencia Provincial, al enjuiciar el riesgo de confusión en una acción de infracción, haya tomado en consideración la escasa fuerza distintiva del elemento denominativo de las marcas de la demandante (hay que precisar, para los servicios que tienen por objeto los productos respecto de los que el término «aromas» tiene un carácter genérico), para determinar si ha existido infracción en el uso de signos que distinguen servicios relacionados con perfumes, no vulnera el precepto legal invocado ni la jurisprudencia que lo desarrolla.

La entrada La debilidad ontológica o escasa fuerza distintiva del elemento denominativo se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.

Teofarma, S.R.L., titular de la marca denominativa ES 239 822 «Taponoto», registrada en la clase 5 «Sustancias, productos y preparados far­macéuticos, medicamentos, veterinarios y curativos de todas clases, dietéticos de empleo medi­cinal, desinfectantes y antiparasitarios para uso humano»)interpuso demanda contra Faes Farma, S.A. (Faes) ejercitando frente a ella acción de nulidad de la marca ES 3 594 716 «Otifaes Taponox», registrada para distinguir productos de la clase 5, además de los de la clase 1 y 3, así como acción de infracción. Afirma que la demandada está utilizando ese signo que se confunde con el suyo prioritario para identificar productos idénticos a aquellos a los que aplica su propio signo. Subsidiariamente, ejercitó una acción de competencia desleal imputando a la demandada actos de confusión e imitación en base a los artículos 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal respectivamente.

La Sentencia de Primera Instanciadesestimó íntegramente la demanda al considerar que no existía riesgo de confusión, a pesar de la proximidad entre los signos enfrentados, así como la identidad entre los productos. Justifica esa apreciación en la baja capacidad distintiva entre ambos signos en la parte coincidente (Taponoto/Taponox), ya que se utilizan para designar un producto cuya aplicación médica es el tratamiento de tapones en los oídos. Así, el producto de la actora es susceptible de descomponerse en dos términos: «tapón» y «oto», el segundo de los cuales corresponde a la designación en griego de oído; y el producto de la demandada es susceptible de descomponerse en «tapón» y «ox», el segundo de los cuales haría referencia al producto conocido como «agua oxigenada», precisamente uno de los componentes de ese producto.

La Sala al examinar la validez del título de la demandada señala que es preciso analizar su marca tal y como la tiene registrada, esto es, con dos términos denominativos «Otifaes Taponox», con independencia de cómo se esté utilizando, lo que solo será relevante (caso de que el signo usado difiera de los términos del registrado) a efectos del examen de la infracción pero no de la validez. Por consiguiente, la comparación en la acción de nulidad debe hacerse entre «Taponoto» y «Otifaes Taponox» y no creemos que dentro de este último signo deba atribuirse una mayor relevancia a «Taponox» que a «Otifaes», como afirma el recurso.

Es dudoso quién puede ser el consumidor medio informado respecto del que debe hacerse el juicio sobre la confusión. Las marcas confrontadas solo coinciden en productos farmacéuticos y concretamente en un producto farmacéutico muy concreto, destinado al tratamiento de tapones auditivos. De manera que hemos de coincidir con la resolución recurrida en que el consumidor medio de referencia son hombres y mujeres en una amplia gama de edad y que tienen en común padecer problemas de oído como consecuencia de tapones de cera.

No es descartable que exista un segundo perfil de consumidor medio, representado por personal médico sanitario, atendido que se trata de un producto de uso médico, e incluso farmacéutico, en la medida en que su distribución se hace exclusivamente a través del sistema farmacéutico.

En cualquier caso, para que exista nulidad, basta que exista riesgo de confusión respecto de cualquiera de esos dos perfiles que representa el consumidor medio informado, no siendo preciso que el riesgo de confusión alcance a ambos. Aunque se trate de un producto en el que la incidencia de ese segundo perfil de consumidor medio informado pueda ser relevante, no creemos que el primero de los perfiles, el del ciudadano medio sea irrelevante o resulte desplazado.

«Otifaes», siquiera sea porque se trata del primer elemento denominativo del signo, no es una parte del mismo poco relevante para el consumidor medio informado. No lo es para el que hemos considerado como consumidor medio corriente y menos aún creemos que lo sea para el personal especializado. Para el ciudadano corriente creemos que sería incluso más relevante ese elemento del signo porque no creemos que lo identifique con ninguna otra cosa; para el especializado, que puede identificar ese elemento del signo con una empresa, tampoco creemos que sea irrelevante, porque le ayudará a conocer el origen empresarial del producto marcado y a distinguirlo de cualquier otro.

Por tanto, no será infrecuente que pueda contraponerse «Otifaes» con «Taponoto», lo que creemos que determinaría que el riesgo de confusión entre ambos no sea significativo, en la medida en que ambos términos solo tienen en común una partícula («oto» y «oti») alusiva a oído en su denominación en griego antiguo. Y no solo es que no sean asimilables una y otro por encontrarse ubicadas en lugares distintos de las palabras que la incorporan (en una al principio y en la otra al final) sino que, además, se trata de una referencia genérica que cualquiera de los consumidores a los que hemos hecho referencia identificarían con oído, esto es, con el destino del producto marcado, razón por la que ni siquiera se puede tomar en consideración a la hora de hacer el examen del riesgo de confusión, dado su carácter descriptivo en ambos casos.

Por otra parte, si bien es cierto que existe una importante proximidad entre los términos «Taponox» y «Taponoto», no creemos que la misma sea suficiente para concluir que exista riesgo de confusión entre ambos signos. La razón de esa apreciación también es coincidente con el examen que realiza la resolución recurrida:

a) La parte en la que ambos términos coinciden («Tapon») tiene un carácter claramente descriptivo de los productos en los que coinciden en ir destinados los signos. Por esa razón, no puede ser tomada en consideración al realizar el juicio comparativo.

b) La segunda parte de los denominativos («ox» y «oto») también se encuentran afectados por ostentar carácter descriptivo. «Oto» ya hemos anticipado la razón por la que sostenemos esa idea; en cuanto a «ox» es más dudoso pero también estimamos que no es infrecuente que se utilice para designar el agua oxigenada. Aunque, en realidad, es irrelevante el carácter descriptivo de este último sufijo. Lo relevante, y creemos que indiscutible, es que «oto» sí que tiene ese carácter descriptivo y por tanto tampoco se puede tomar en consideración al realizar el juicio de confusión.

c) A ello debe añadir que tampoco consideramos que la yuxtaposición de los dos términos descriptivos a los que nos hemos referido para conformar el denominativo «Taponoto» tenga un carácter extraordinario o sorprendente para designar un producto que consiste en un tratamiento sobre los tapones de cera. Y, en cualquier caso, no constituye el objeto de este proceso determinar si el signo de la actora es nulo por su carácter genérico o descriptivo sino que basta con determinar en qué medida puede ser tomado en consideración para excluir que otros signos puedan aproximarse a él. En ese sentido, compartimos la apreciación que hace la resolución recurrida acerca del carácter de marca débil o con valor distintivo bajo que tiene la de la actora, lo que le impide obstaculizar que otros competidores puedan aproximarse a su signo.

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Las formas en que fue empleada para identificar o publicitar bebidas energéticas fueron, entre otras, las siguientes:

Rockstar Inc solicitó la caducidad de esta marca por falta de uso y, subsidiariamente, la caducidad parcial.

En nuestro caso, el recurso cuestiona que el empleo de la marca denominativa «La Estrella del Rok» en la forma descrita en el fundamento jurídico primero, sea adecuado para cumplir con esta exigencia de uso del art. 39 LM, porque no se ha realizado en la forma en que está registrada.

Al tratarse de una denominación, el problema no es tanto que se ajuste a una determinada grafía o forma prevista de antemano, cuanto que, como se denuncia en el motivo, el uso realizado atienda a la función esencial de la marca (garantizar la identidad del origen de los productos o servicios a los que se aplica). Esto es: si, como recuerda la STJUE de 31 de enero de 2019 (C-194/17), asunto Cystus, «se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca». Y ello en atención a que en las distintas variantes en que ha sido usada la denominación, se encuentra superpuesta a otros signos distintivos figurativos -al margen de si están o no registrados como marca- El Tribunal de Justicia, en la sentencia 18 de julio de 2013 (C-252/12), asunto Specsavers, consideró que esta cuestión se incardina en el marco de la referida exigencia de que el uso de la marca en una forma que no difiera de aquella en la que se halla registrada [art. 39.2.a) LM, equivalente al art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y al art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria de 1994].

En la STS 450/2015, de 2 de septiembre, se recordaba cuál era la doctrina del TJUE al interpretar el art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y el art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria, que son equivalentes al transcrito art. 39.2.a) LM, contenida en las SSTJUE de 25 de octubre de 2012 (C-553/11), asunto Rintisch; 18 de abril de 2013 (C- 12/12), asunto Colloseum Holding; y 18 de julio de 2013 ( C-252/12), asunto Specsavers:

«Como recuerda la STJUE Colloseum Holding (2013), con una referencia a la STJUE Nestlé (STJUE de 7 de julio de 2005 (C-353/03), asunto Nestlé), «con carácter general, el concepto de «uso» de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta» (32).

«De tal forma que, como concluye esta STJUE Rintisch (2012), «el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca» (30).

«Y el requisito del uso efectivo de una marca se puede cumplir «cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate» (26) [STJUE Spescsavers (2013), que cita la anterior STJUE Colloseum Holding (2013)]».

Esta doctrina resulta aplicable a los casos en que, como el presente, la marca registrada ha sido empleada junto con otros signos distintivos, aunque no estén registrados como marca. De tal forma que, de acuerdo con esta doctrina del TJUE, el uso acreditado de la marca denominativa núm. 2.236.221 «La Estrella del Rock» para bebidas energéticas, cumple con la exigencia del art. 39 LM de ser real y efectivo, siempre y cuando no altere el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.

En la mayoría de las variantes de uso acreditado (A, B, D, E y F), la denominación «La Estrella del Rock» aparece en una etiqueta o directamente en el envase en los que destaca en el centro el término «Rock», con una grafía muy característica y resaltada, enmarcada en una estrella. Al margen de que en alguna variante sea menos claro, en la mayoría el empleo de la denominación «Estrella del Rock» (con o sin el artículo determinado «La» que tiene poco carácter distintivo), no deja de percibirse por el consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) de este tipo de productos identificados con la marca (bebidas energéticas) como indicativa del origen empresarial del producto.

Este uso acreditado de la marca denominativa «La Estrella del Rock» no es simbólico ni con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Cumpliendo con la exigencia expuesta en la sentencia 448/2013, de 9 de julio, se trata «de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia».

Razón por la cual no apreciamos que la sentencia recurrida haya incurrido en la infracción denunciada en el motivo.

La entrada STS 200/2020, de 28 de mayo. Acción de caducidad de marca por falta de uso. Acreditación del uso real y efectivo de la marca registrada objeto de litigio para bebidas energéticas. Función esencial de la marca. se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.

«Torta del Casar» es una DOP cuyo registro fue concedido por el Reglamento (CE) 1491/2003, de 25 de agosto. Anteriormente, había sido reconocida como DOP en España por la Orden de 9 de octubre de 2001 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura.

El Consejo Regulador de la DOP “Torta del Casar” interpuso una demanda frente a Quesería Tierra de Barros, S.L. en la que solicitaba que se declarara

• que la comercialización de los quesos identificados bajo el signo “Torta de Barros” supone una infracción de la DOP “Torta del Casar”;
• que la utilización comercial de los términos “Torta”, “Minitorta”, “Tortita” y “Tortíssima”, así como los nombres de dominio www.tortadebarros.es www.tortadebarros.com y, llevada a cabo por la demandada en la promoción y oferta de sus quesos, supone infracción de la DOP “Torta del Casar”;
• que la actuación llevada a cabo por la demandada suponía una conducta desleal; y, por último,
• que las marcas españolas “Tortíssima” y “Torta de Barro” debían ser caducadas, toda vez que no habían sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, de conformidad con lo recogido en el artículo 55.1.c) de la Ley de Marca.

Las marcas cuya caducidad total o parcial se instó en la demanda fueron solicitadas y registradas para «leche y productos lácteos», de la clase 29. Asimismo, resultó probado que ambas marcas han tenido un uso real y efectivo para quesos.

No se plantea tampoco la posible discordancia de la ley nacional respecto de la directiva pues no ha pasado a la vigente Ley 17/2001, de Marcas, la regulación contenida en el art. 4.4 de la anterior Ley 32/1988 que, conforme a su tenor literal, establecía un efecto expansivo del uso de la marca para un producto, pues extendía el efecto de tal uso a «productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros».

El régimen que resulta de los arts. 39.1, 41.2, 52.3 , 55.1.c y 60 de la Ley 17/2001, de Marcas (en la redacción anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que es la aplicable en este recurso por razones cronológicas), no ampara el efecto expansivo que establecía el art. 4.4 de la Ley 32/1988, de Marcas (que no tenía apoyo en las previsiones de la Directiva 89/104/CEE) y que resultaba contradictorio con el régimen de caducidad parcial previsto en la propia ley). De acuerdo con el régimen establecido en la nueva ley, «la declaración de caducidad por desuso alcanza, sin excepción, a todos los productos o servicios que no hubieran sido efectivamente usados por la titular o por un tercero con su consentimiento» (Sentencia de la Sala 453/2013, de 2 de julio).

La jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea (que aunque va referida al Reglamento de la Marca Europea y a la oposición al registro, es de plena utilidad al venir referida a la eficacia legitimadora del uso de la marca y al ser la regulación del uso de la marca en el citado Reglamento coincidente con la de la Directiva 2008/95/CE) está resumida en la sentencia de 8 de mayo de 2019, asunto T-269/18 (Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) contra EUIPO-Procedimiento de oposición-Solicitud de marca denominativa de la Unión ZARA-Marcas denominativa y figurativa nacionales anteriores LE DELIZIE ZARA y ZARA-Prueba del uso efectivo de las marcas anteriores-Artículo 47,apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001-Artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001-Obligación de motivación), que declara sobre esta cuestión:

«[…] si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada […]

«Si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes».

Por consiguiente, la eficacia legitimadora del uso de la marca se desenvuelve entre dos posiciones.

1.- De una parte, el uso real y efectivo de la marca no puede extender los efectos jurídicos de ese uso a todos los productos de la clase (en este caso, la clase 29) ni a otros de distinta clase pero similares, como resultaba del tenor literal del art. 4.4 de la anterior Ley de Marcas. El uso efectivo de la marca para alguno de los productos para los que ha sido registrada implica la protección sólo de la subcategoría a las que pertenece el producto para los que la marca de la Unión ha sido efectivamente utilizada. Por tanto, la amplitud de la categoría para la que la marca ha sido registrada es relevante, pues si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada.

2.- Pero, de otra parte, no debe privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.

La Sala coincide con la recurrente en que «leche y productos lácteos» es una categoría amplia en la que, sin incurrir en distinciones arbitrarias, puede distinguirse la leche, materia prima necesaria para elaborar los productos lácteos, de los productos lácteos elaborados a partir de esa materia prima, puesto que uno y otros tienen sustantividad y diferenciación suficiente como para que el uso real y efectivo de la marca para un producto lácteo como es el queso no pueda considerarse un uso de la marca respecto del producto «leche».

La Sala estima, por tanto, la caducidad de ambas marcas con relación al producto leche. Que en el caso de la marca «Tortissima», la solicitud de caducidad no se hubiera referido exclusivamente al producto «leche» (como sí había sucedido con la solicitud de caducidad parcial de la marca «Torta de Barros») no es óbice para tal declaración, pues como declaramos en la sentencia 288/2010, de 10 de mayo (RJ 2010, 4847) , «no es incongruente declarar una nulidad parcial por desuso cuando en la demanda se pretendió que esta alcanzara a todos los productos para los que las marcas habían sido concedidas».

A una solución diferente ha de llegarse respecto de la solicitud, formulada en el recurso, de que la caducidad de la marca «Tortissima» alcance a todos los productos lácteos excepto el queso. No se ha justificado suficientemente que los «productos lácteos» sean una subcategoría tan amplia como para evitar que el uso real y efectivo del queso no implique la protección de esa subcategoría en su totalidad. Es notoria la existencia de productos lácteos que no es fácil encuadrar en alguna subcategoría (queso, mantequilla, yogur), como puede ser el caso de los quesos crema untables, quesos frescos azucarados (como el conocido con la denominación genérica petit suisse), cuajadas, requesones, etc.

Por tanto, la estimación de este motivo del recurso ha de ser parcial, pues solo puede acordarse la caducidad parcial de ambas marcas, en lo que respecta al producto «leche».

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El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (en adelante “DOP”) “Torta del Casar” interpuso una demanda frente a Quesería Tierra de Barros, S.L. en la que solicitaba que se declarara (i) que la comercialización de los quesos identificados bajo el signo “Torta de Barros” supone una infracción de la DOP “Torta del Casar”; (ii) que la utilización comercial de los términos “Torta”, “Minitorta”, “Tortita” y “Tortíssima”, así como los nombres de dominio www.tortadebarros.es www.tortadebarros.com y, llevada a cabo por la demandada en la promoción y oferta de sus quesos, supone infracción de la DOP “Torta del Casar”; (iii) que la actuación llevada a cabo por la demandada suponía una conducta desleal; y, por último, (iv) que las marcas españolas “Tortíssima” y “Torta de Barro” debían ser caducadas, toda vez que no habían sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, de conformidad con lo recogido en el artículo 55.1.c) de la Ley de Marca.

La demandada contestó a la demanda (i) solicitando la nulidad de la marca “Torta” titularidad de la actora; por otro lado, (ii) plantea la excepción de cosa juzgada en relación con la marca “Torta de Barros”, así como la prescripción de las acciones ejercitadas en la demanda[1]; y, en cuanto al fondo del litigio, (iii) alega que el término “torta” se utiliza para designar un tipo de queso, no solamente en el Casar de Cáceres.

El Juzgado de Primera Instancia, Instrucción y Mercantil núm. 1 de Cáceres dictó un Auto, de 2 de febrero de 2016, mediante el cual se acordaba sobreseer parcialmente el procedimiento al estimar la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones, declarativas y de condena relativas a la infracción de la DOP “Torta del Casar”, así como la nulidad parcial de la marca “Torta de Barros”. Finalmente, el Juzgado desestima la demanda al concluir que (i) no cabía la acción de caducidad al existir prueba de uso real y efectivo de las marcas “Tortíssima” y “Torta de Barros” en la comercialización de quesos; (ii) no cabía la acción de nulidad parcial de la marca “Tortíssima”, toda vez que el término “torta” es genérico, siendo “torta” una denominación para este tipo de queso que se halla extendida no sólo por la geografía nacional española en general sino también por la extremeña en particular; y (iii) desestima las acciones de competencia desleal, al entender que no se cumplían los requisitos legales exigidos.

La demandante apeló la Sentencia y la Audiencia Provincialdesestimó el recurso de apelación asumiendo los argumentos de la Sentencia de instancia. Frente a esta Sentencia la demandante interpuso un recurso de casación por infracción procesal.

El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación. Respecto al primer motivo estimó la caducidad parcial de la marca solo respecto de alguno de los productos para los que ha sido registrada. En cuanto al segundo motivo, se consideró que el término “torta” es un término genérico, y no como una denominación tradicional no genérica. Sin embargo, según la recurrente, la protección derivada de la DOP “Torta del Casar” no se circunscribe a esta expresión en su conjunto o al término geográfico “Casar”, sino también al uso aislado de la palabra “torta” para quesos. La controversia suscitada en este motivo del recurso se refiere a la protección que debe concederse a los diferentes componentes de una DOP, cuando esta comprende más de un término y, en concreto, a si el término “torta” que forma parte de la DOP “Torta del Casar” debe considerarse, cuando se aplica a quesos, como un componente protegido frente a las prácticas descritas en los apartados a) y b) del párrafo 1º del artículo 13.1 del Reglamento de la UE por tratarse de una denominación tradicional que, aun no siendo en sí de carácter geográfico, está vinculada con la producción de dicho producto en una zona geográfica determina (la del Casar de Cáceres), como sostiene la recurrente, o debe considerarse como “el nombre de un producto considerado genérico” que, como tal, pese a estar integrado en la DOP, carece de esa protección, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento.

La Sentencia estima en parte dicho recurso y acuerda la caducidad parcial, respecto del producto «leche», de las marcas nacionales «Torta de Barros», mixta, solicitada el 19 de septiembre de 2003 para distinguir «leche y productos lácteos», de la clase 29, y «Tortíssima», denominativa, solicitada el 25 de agosto de 2007 para distinguir «leche y productos lácteos», de la clase 29, por falta de uso.

[1] La cosa juzgada venía determinada por la Sentencia 26/2007 de 22 de enero Sala Contencioso-Administrativa de Extremadura que concedió a Quesería Tierra de Barros S.L. la marca nacional “Torta de Barros”.

La entrada Distinción entre leche y productos lácteos se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.

La utilización en el etiquetado de un queso de signos figurativos que reproducen la figura de Don Quijote, Rocinante y paisajes con molinos de viento y ovejas, constituyen evocación de la DOP Queso Manchego por proximidad conceptual suficientemente directa y unívoca con la región de La Mancha de modo que la visión de esos signos en un queso lleva al consumidor a pensar, como imagen de referencia, en el Queso Manchego. La interpretación de la presencia de elementos gráficos, símbolos, mapas, etc. directamente asociados a zonas geográficas vinculadas con productos de calidad diferenciada. La evocación de la denominación de origen protegida mediante signos denominativos y figurativos que evocan la zona geográfica a la que está vinculada la denominación de origen. No puede identificarse el riesgo de «evocación» con el riesgo de «confusión», pues para que se dé evocación no es preciso que el consumidor piense necesariamente que se encuentra ante un producto amparado por la DOP. Anulación de la marca registrada “ROCINANTE” por entender igualmente que la misma evoca a la DOP Queso Manchego.

«Queso manchego» es una DOP cuyo registro fue acordado por el Reglamento (CE) n.° 1107/96 de la Comisión de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen.

La Fundación Consejo Regulador de la DOP Queso Manchego, ejercitó acumuladamente varias acciones en la que solicitaba se dictara sentencia en la que se declare, entre otros pedimentos:

1.- Que el etiquetado utilizado por la demandada para identificar y comercializar quesos no amparados por la DOP «Adarga de oro», «Super Rocinante» y «Rocinante» supone una infracción de la DOP «Queso Manchego», con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) 510/2006.

2.- Que la oferta que efectúa la demandada a través de su página Web www.rocinante.esde los quesos «Super Rocinante» y «Rocinante» no amparados por la DOP, supone, igualmente, una infracción de la DOP «Queso Manchego», con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) 510/2006 .

3.- Que las actuaciones de la demandada descritas en los dos puntos anteriores son constitutivas de deslealtad en los términos de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Los demandados se opusieron a la demanda. Negaron que los signos denominativos y gráficos utilizados en las etiquetas y en la web evoquen el queso amparado por la DOP «queso manchego» y alegaron que los habían utilizado durante largo tiempo sin provocar la evocación de los quesos amparados por la DOP ni la confusión en los consumidores. Alegaron también que Quesera Cuquerella es una empresa ubicada en la Mancha y que fabrica quesos en la Mancha, algunos de ellos amparados por la DOP «queso manchego», y otros no amparados por dicha DOP (como era el caso de los quesos comercializados bajo la marca «Rocinante» y con las etiquetas cuestionadas en la demanda), por lo que es lógico que utilice símbolos de la Mancha.

Que Quesera Cuquerella venía utilizando esos signos desde mucho tiempo atrás con la tolerancia del Consejo Regulador de la DOP «queso manchego», por lo que consideraban aplicable la doctrina de los actos propios. Alegaron también que hay otros fabricantes que utilizan signos relacionados con la Mancha en quesos que no tienen la DOP «queso manchego».

El Juzgado dictó una sentencia en la que desestimó totalmente la demanda. Muy resumidamente, consideró que los signos y las denominaciones utilizadas por la demandada en los quesos no amparados por la DOP «queso manchego», “manchego» o «La Mancha», no tenían parecido gráfico o fonético con «queso manchego» o «La Mancha», ni utilizaban términos similares como «estilo manchego». Consideró asimismo que los signos gráficos utilizados Quesera Cuquerella en la presentación del queso no amparado por la DOP «queso manchego» eran los usuales en este tipo de productos (paisajes rurales, rebaños de ovejas) o bien evocaban una relación con La Mancha, donde habían sido fabricados, pero no con el queso DOP «queso manchego».Así ocurría con la utilización del término «Rocinante» o de la imagen de don Quijote.

En definitiva, la sentencia rechazó que la utilización de símbolos que suponen una evocación de La Mancha pudiera considerarse como una evocación del queso protegido por la DOP «queso manchego».

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, sentencia núm. 223/2014 en fecha 28 de octubre, estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Fundación Consejo Regulador de la DOP, señalando la Audiencia que para que exista evocación en el sentido del art 13.1 b del Reglamento nº 510/2006, es necesario que se emplee una denominación que presente semejanza gráfica, fonética o conceptual con la denominación de origen protegida, sin que valga el vínculo mental que pueda derivarse de compartir ambos productos (el protegido por la DOP y el comercializado por los demandados que no está amparado por la DOP) características comunes, como es que ambos son de la Mancha. De este modo, la sentencia recurrida declara que el uso de elementos alegóricos de La Mancha en las etiquetas de quesos fabricados por la empresa demandada y no amparados por la DOP «queso manchego», aun cuando evoquen la región de La Mancha y atribuyan a esos quesos un origen manchego, que es el que realmente tienen, no supone que estos se beneficien de la calidad y reputación del producto amparado por la DOP, sino de la fama y calidad del queso de la Mancha, pues en la Mancha no solo hay queso con DOP «queso manchego». Según la Audiencia, el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, sabe que si un queso no lleva la etiqueta identificativa de la DOP «queso manchego», es que no está amparado por la misma.

En su escrito de interposición del recurso, la recurrente Fundación Consejo Regulador de la DOP Queso Manchego alegó que los supuestos de evocación no pueden limitarse al uso, en la denominación del producto infractor, de elementos denominativos que presenten una semejanza gráfica, fonética o conceptual con la denominación registrada, puesto que puede consistir en el uso de elementos denominativos o figurativos que, aun no presentando semejanzas con la denominación protegida, se asocien con claridad a la zona geográfica que le da nombre. Y que no puede identificarse el riesgo de «evocación» con el riesgo de «confusión», pues para que se dé evocación no es preciso que el consumidor piense necesariamente que se encuentra ante un producto amparado por la DOP.

Además, solicitó el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE en la que se formularan varias preguntas sobre la interpretación de los apartados b, c y d del art. 13.1 del Reglamento 1151/2012, antiguo Reglamento nº 510/2006.

El 19 de octubre de 2017 se dictó auto en el que se acordó formular cuestión prejudicial al TJUE, al que se hicieron las siguientes preguntas:

1.- La evocación de la denominación de origen protegida que proscribe el art 13.1 b del Reglamento 510/2006, ¿ha de producirse necesariamente por el empleo de denominaciones que presenten semejanza gráfica, fonética o conceptual con la denominación de origen protegida o puede producirse por el empleo de signos gráficos que evoquen la denominación de origen?

2.- Cuando se trata de una denominación de origen protegida de naturaleza geográfica (art. 2.1.a del Reglamento 510/2006) y tratándose de los mismos productos o productos comparables, la utilización de signos que evoquen la región a la que está vinculada la denominación de origen protegida ¿puede considerarse como una evocación de la propia denominación de origen protegida a efectos del art 13.1 b del Reglamento 510/2006, que resulta inadmisible incluso en el caso de que quien utilice esos signos sea un productor asentado en la región a la que está vinculada la denominación de origen protegida pero cuyos productos no están amparados por tal denominación de origen porque no reúnen los requisitos, distintos del origen geográfico, exigidos por el pliego de condiciones?

3.- El concepto de consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, a cuya percepción ha de atender el tribunal nacional para determinar si existe una «evocación» a efectos del art 13.1 b del Reglamento 510/2006, ¿debe entenderse referido a un consumidor europeo o puede estar referido únicamente al consumidor del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la indicación geográfica protegida o al que está vinculada geográficamente la DOP, y en el que se consume de forma mayoritaria?».

El 2 de mayo de 2019 el TJUE, asunto 614/17, dictó la sentencia que resolvió la cuestión prejudicial planteada, declarando:

(i) La evocación frente a la que se protege a la DOP no se refiere únicamente a las palabras a través de las cuales puede evocarse una denominación registrada, sino también a todo signo figurativo que pueda traer a la mente del consumidor los productos amparados por la propia denominación registrada. Por tal razón, la evocación de una denominación registrada puede producirse mediante el uso de signos figurativos.

(ii) La utilización de signos figurativos que evoquen la zona geográfica a la que está vinculada una denominación de origen de las contempladas en el artículo 2, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, puede constituir una evocación de esa denominación, incluso en el caso de que tales signos figurativos sean utilizados por un productor asentado en esa misma región pero cuyos productos, similares o comparables a los productos protegidos por dicha denominación de origen, no están amparados por esta última.

(iii) Incumbe al tribunal remitente (en este caso, a esta sala) determinar si existe una proximidad conceptual suficientemente directa y unívoca entre los signos figurativos controvertidos en el litigio principal y la DOP «queso manchego», la cual, conforme al artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 510/2006 , remite a la zona geográfica a la que se halla vinculada, es decir, a la región de la Mancha.

(iv) En concreto, esta sala debe comprobar si los signos figurativos controvertidos en el litigio principal, en particular los dibujos de un personaje parecido a don Quijote de la Mancha, de un caballo famélico y de paisajes con molinos de viento y ovejas, pueden crear una proximidad conceptual tal con la DOP «queso manchego» que el consumidor tendrá directamente en su mente, como imagen de referencia, el producto amparado por esta DOP.

A la luz de la doctrina establecida en la sentencia del TJUE citada, se llega a la conclusión de que la sentencia recurrida interpretó incorrectamente el art. 13.1.b del Reglamento nº 510/2016 al considerar que no se producía esa evocación de la DOP por el hecho de que las denominaciones utilizadas por los demandados para sus productos no presentaran semejanza gráfica, fonética o conceptual puesto que, como declara la sentencia del TJUE, la evocación de una denominación registrada puede producirse mediante el uso de signos figurativos.

Esa evocación de la zona geográfica a la que viene referida la DOP «queso manchego» mediante la utilización de signos denominativos (como el término «Rocinante») y figurativos (la figura del Quijote, los paisajes manchegos) en el mismo producto para el que está registrada la DOP (el queso) o para servicios relacionados con dicho producto (el término «Rocinante» para distinguir las transacciones mercantilesdedicadas a la fabricación de queso o los servicios de transporte, almacenaje y distribución de quesos), supone una proximidad conceptual suficientemente directa y unívoca entre los signos denominativos y figurativos controvertidos en el litigio principal y la DOP «queso manchego» que determina que la conducta de los demandados infrinja la protección que a la citada DOP otorga el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2006.

La calidad de los quesos de la DOP «queso manchego» y la reputación de la que gozan estos quesos tienen relación directa con su origen geográfico y con los modos tradicionales de producir el queso en esa región, por más que no todos los quesos fabricados en la Mancha reúnan las características que les permitan quedar amparados por dicha DOP.

La entrada Interpretación amplia del concepto de evocación de una DOP se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.

El Consejo Regulador de la DOP “Torta del Casar” interpuso una demanda frente a Quesería Tierra de Barros, S.L. en la que solicitaba que se declarara

• que la comercialización de los quesos identificados bajo el signo “Torta de Barros” supone una infracción de la DOP “Torta del Casar”;
• que la utilización comercial de los términos “Torta”, “Minitorta”, “Tortita” y “Tortíssima”, así como los nombres de dominio www.tortadebarros.es www.tortadebarros.comy, llevada a cabo por la demandada en la promoción y oferta de sus quesos, supone infracción de la DOP “Torta del Casar”;
• que la actuación llevada a cabo por la demandada suponía una conducta desleal; y, por último,
• que las marcas españolas “Tortíssima” y “Torta de Barro” debían ser caducadas, toda vez que no habían sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, de conformidad con lo recogido en el artículo 55.1.c) de la Ley de Marca.

La demandada contestó a la demanda (i) solicitando la nulidad de la marca “Torta” titularidad de la actora; por otro lado, (ii) plantea la excepción de cosa juzgada en relación con la marca “Torta de Barros”, así como la prescripción de las acciones ejercitadas en la demanda[1]; y, en cuanto al fondo del litigio, (iii) alega que el término “torta” se utiliza para designar un tipo de queso, no solamente en el Casar de Cáceres.

El Juzgado de Primera Instancia, Instrucción y Mercantil núm. 1 de Cáceres dictó un Auto, de 2 de febrero de 2016, mediante el cual se acordaba sobreseer parcialmente el procedimiento al estimar la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones, declarativas y de condena relativas a la infracción de la DOP “Torta del Casar”, así como la nulidad parcial de la marca “Torta de Barros”. Finalmente, el Juzgado desestima la demanda al concluir que (i) no cabía la acción de caducidad al existir prueba de uso real y efectivo de las marcas “Tortíssima” y “Torta de Barros” en la comercialización de quesos; (ii) no cabía la acción de nulidad parcial de la marca “Tortíssima”, toda vez que el término “torta” es genérico, siendo “torta” una denominación para este tipo de queso que se halla extendida no sólo por la geografía nacional española en general sino también por la extremeña en particular; y (iii) desestima las acciones de competencia desleal, al entender que no se cumplían los requisitos legales exigidos.

La demandante apeló la Sentencia y la Audiencia Provincialdesestimó el recurso de apelación asumiendo los argumentos de la Sentencia de instancia. Frente a esta Sentencia la demandante interpuso un recurso de casación por infracción procesal.

La controversia suscitada en este motivo del recurso se refiere a:

1.- La protección que debe concederse a los diferentes componentes de una DOP, cuando esta comprende más de un término y, en concreto, a si el término “torta” que forma parte de la DOP “Torta del Casar” debe considerarse, cuando se aplica a quesos, como un componente protegido frente a las prácticas descritas en los apartados a) y b) del párrafo 1º del artículo 13.1 del Reglamento de la UE por tratarse de una denominación tradicional que, aun no siendo en sí de carácter geográfico, está vinculada con la producción de dicho producto en una zona geográfica determina (la del Casar de Cáceres), como sostiene la recurrente, la cual sostuvo que la protección derivada de la DOP “Torta del Casar” no se circunscribe a esta expresión en su conjunto o al término geográfico “Casar”, sino también al uso aislado de la palabra “torta” para quesos.

2.- o debe considerarse como “el nombre de un producto considerado genérico” que, como tal, pese a estar integrado en la DOP, carece de esa protección, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento. La Sentencia estima en parte dicho recurso y acuerda la caducidad parcial, respecto del producto «leche», de las marcas nacionales «Torta de Barros», mixta, solicitada el 19 de septiembre de 2003 para distinguir «leche y productos lácteos», de la clase 29, y «Tortíssima», denominativa, solicitada el 25 de agosto de 2007 para distinguir «leche y productos lácteos», de la clase 29, por falta de uso. Mantiene la desestimación del resto de impugnaciones formuladas en el recurso de apelación.

En definitiva, el Tribunal Supremoconsideró que el término “torta” es un término genérico, y no una denominación tradicional no genérica que, aun no siendo en sí de carácter geográfico, está vinculada con la producción de dicho producto en una zona geográfica determina (la del Casar de Cáceres), como sostenía la recurrente.

[1] La cosa juzgada venía determinada por la Sentencia 26/2007 de 22 de enero Sala Contencioso-Administrativa de Extremadura que concedió a Quesería Tierra de Barros S.L. la marca nacional “Torta de Barros”.

La entrada STS de 14 noviembre de 2019. El término “torta” es un término genérico, y no una denominación tradicional no genérica que, aun no siendo en sí de carácter geográfico, está vinculada con la producción de dicho producto en una zona geográfica se publicó primero en Emilio Hidalgo Abogado.