EL DERECHO DE INTERVENCIÓN. LA DULCIFICACIÓN DEL “FIN DE LA INMUNIDAD REGISTRAL” DEL TITULAR REGISTRAL POSTERIOR FRENTE A LA ACCION DE VIOLACION DEL TITULAR ANTERIOR
Resumen: Las bondades de esta nueva institución viene a dulcificar el severidad del fin de la inmunidad registral con la que se encontraba el titular posterior frente a la sorpresiva acción de violación de marca esgrimida por un titular anterior, otorgándole un derecho defensivo o de intervención yconsiguiendo de esta manera garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos por éste.
Abstrac: The benefits of this new institution come to soften the severity of the end of the registration immunity with which the subsequent owner was faced with the surprise action of trademark violation wielded by a previous owner, granting him a defensive or intervention right and obtaining a in this way guarantee legal certainty and protect the rights on a trademark legitimately acquired by it.
1.- Introducción
En el Salón del Almirante del Real Alcázar de Sevilla se encuentra un asombroso lienzo que evoca con una enorme tensión dramática la conmovedora agonía en el tránsito del Rey Fernando III de Castilla y León «El Santo», tal y como la describió su hijo Alfonso X «El Sabio» en la Crónica de España, y cuyo egregio suceso tuvo lugar precisamente en el Salón de los Embajadores del Palacio Real de la capital hispalense.
Se trata de «Las postrimerías de Fernando III el Santo» (1 887), obra cumbre del Sevillano Virgilio Mattoni, cedida en depósito por el Museo del Prado al Real Alcázar sevillano.
30 de mayo de 1252. El Rey, moribundo, postrado en el suelo y con los brazos en cruz, implora clemencia en el trance supremo de su finamiento ante la visión de la Sagrada Forma que alza el arzobispo don Remondo, vestido de pontifical. A sus pies, sobre un ajado almohadón escarlata descansan, desposeídos ya de toda su majestuosidad y lucimiento, corona, cetro y espada.
La conmovedora escena que evoca este admirable lienzo proyecta su imagen sobre un instituto introducido en la reciente reforma operada por Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, así como en el Reglamento de Marca de la Unión Europea[1], y en la reciente modificación de la actual Ley de Marcas.
En efecto, la desazón, incertidumbre e inseguridad que provoca en el ánimo del titular de una marca registral legítimamente adquirida la falta de garantía o inmunidad de su título frente a la eventual acción de violación de marca por parte del titular de una marca anterior nos evoca la plegaria de clemencia que nos trasmite el regio monarca en el lienzo de Mattoni.
2.- La vieja teoría de la inmunidad registral
Hasta fecha muy reciente en virtud del qui suo iure utitur neminem laedit, el titular registral de una marca gozaba de una suerte de posesión pacífica e inmunizada de su título frente a la acción de un titular anterior de una marca idéntica o semejante.
En virtud de esta suerte de respuesta inmunitaria se consideraba que ningún derecho de marca ajeno y anterior podía estar violándose por quien se limitaba a usar la marca cuyo registro había obtenido de buena fe. Así, hasta que la marca posterior no era anulada, el uso de la misma no podía infringir de suyo un derecho anterior.
En efecto, en el derecho de marcas español la propiedad de la marca se adquiere por el «registro válidamente efectuado» de conformidad con las disposiciones legales, según establece el art. 2 LM[2]. Una vez registrado el signo, se otorga a su titular un derecho exclusivo en el tráfico económico que tiene un aspecto positivo (ius utendi) consistente en el derecho de uso, y uno negativo (ius prohíbendi), que es la facultad de exclusión de terceros (art. 34 LM).
En este sentido, en los año 90 del siglo pasado nuestro Tribunal Supremo[3] establecía que: «[…] en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, […] por ello, habiéndose limitado a usar el nombre comercial cuyo registro se obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio qui iure suo utitur, neminem laedit».
De modo correlativo, el entonces denominado Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante[4] señalaba que «[…] Ninguna duda tiene el Tribunal que el producto […] está amparado por un título marcario que lo hace inmune frente a acciones de infracción mientras esté vigente. […] lo que es evidente es que el producto denunciado porta el signo registrado como marca nacional y que, por tanto, resulta inmune a la acción por infracción del actor […]».
En definitiva, el ius prohibendi reconocido al titular de la marca a la utilización de un signo estaba arraigado en un registro y en un derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. En tales circunstancias, de acuerdo con esta doctrina secular, en los casos en que dos titulares ostentaban derechos registrales sobre marcas idénticas o semejantes, la anterior debía instar la nulidad de la posterior con carácter previo o simultáneo a instar la declaración de infracción de su derecho, y solamente obtendría una indemnización si la acción de nulidad prosperaba y, además, se declaraba que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante, rompiendo así el escudo protector que le confería su sistema inmunológico.
Se consideraba, por tanto, que hasta que no se declarase la nulidad del registro posterior, su titular se hallaba facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, del mismo modo que lo estaba el titular del registro prioritario para utilizar el suyo, validos ambos del viejo proverbio latino.
En consecuencia, la referencia de la LM a las acciones reconocidas al titular de una marca como ejercitables «frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante (…)» no incluía en ese concepto al tercero posterior que titular de una marca registrada, sin perjuicio; como decimos, de que pudiera ejercitarse la acción de nulidad, previa o simultáneamente al ejercicio de la acción de infracción.
Sin embargo, la Sentencia nº 29/2007 del Juzgado de lo Mercantil n° l de Alicante de 2 de febrero de 2007 en su condición de Juzgado de Marca Comunitaria (caso GOLD CHRIST/GOLD CHRIST) ya apuntó que: «[…] el art 9 RMC indica que «El titular (está) habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico jurídico…» de signos idénticos o confusorios. Este ius prohibendi afecta, pues, a cualquier tercero, sin excluir a aquél que haya inscrito una marca posterior. Dicho de otra manera, esa condición de titular de una marca registrada posterior no le priva de la condición de tercero, y por ende, si su comportamiento (aunque sea usando su propia marca, sobre todo cuando se adiciona, altera o mutila en parte) se incardina en alguno de los supuestos del artículo 9.1 en relación con el artículo 9.2 RMC estará afectado por el ius prohibendi del titular marcario prioritario. Cosa distinta es que, al estar amparado en un título de propiedad industrial registrado, se valore tal circunstancia a la hora de fijación de daños y perjuicios (art 54 RMC en relación con el art 43 y 54 LM)».
3.- Esta doctrina no era, sin embargo, la seguida por la jurisprudencia europea
En la sentencia de 16 de febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Intemacional (0488/10), el Tribunal de Justicia ya se pronunció sobre una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n° l de Alicante relativa a la interpretación del concepto de «terceros» utilizado en el artículo 19, apartado l, del Reglamento (CE) n” 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3, p. l).
Muy poco después la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (asunto C-561/11 Fédération Cynologique Internationale) fruto de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.° 1 de Alicante, en su condición de a la sazón Juzgado de Marca Comunitaria, señaló que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.
La cuestión prejudicial se suscitó en el seno del litigio planteado ante dicho Juzgado Mercantil por la FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, como titular de la marca comunitaria gráfica anterior nº. 4.438.751 “FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE”, clases 35ª, 41ª, 42ª y 44ª para distinguir servicios relacionados con exposiciones de perros, la cual ejercitó una acción por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, que usaba y tenía registrado para los mismos servicios marcas gráficas posteriores españolas y comunitarias que también comprendían las letras FCI y una configuración estética casi idéntica, tal y como se muestra a continuación:
EUTM 4.438.751
Marca Española y CTM
En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el TJUE la correspondiente cuestión prejudicial con el fin de conocer el verdadero alcance del entonces Art. 9.1 RMC[5] y, en particular, que se definiese el concepto del «tercero» contra quien el titular de una marca comunitaria podía ejercitar una acción por violación de marca. En particular, si dicho concepto de «tercero» utilizado en el Art. 9.1 RMC incluía igualmente al titular de una marca registrada posterior y si, en tal caso, el titular de la marca comunitaria anterior precisaba, para poder ejercitar una acción por violación de marca contra el titular de la marca comunitaria posterior, solicitar previamente a la Oficina la nulidad de la marca posterior.
Pues bien, la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/11) señaló:
«33.- En primer lugar, procede subrayar que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria. En efecto, esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca (véase, por analogía, la sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, C‑488/10, Rec. p. I‑0000, apartados 33 y 34).
38.- El hecho de que el titular de una marca comunitaria posterior disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior.
39.- A este respecto procede recordar que, como ha mantenido la Comisión Europea en sus observaciones, las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior (véase, por analogía, la sentencia Celaya Emparanza y Galdós Internacional, antes citada, apartado 39).
45.- Por una parte, es preciso hacer constar que, a pesar de las garantías que ofrece el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se registre como marca comunitaria un signo que pueda resultar lesivo para una marca comunitaria anterior.
51.- Pues bien, como el Abogado General[6] ha señalado en los puntos 43[7] y 44[8] de sus conclusiones, la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero.
52.- Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca».
Siendo así, en las Conclusiones del Abogado General Sr. PAOLO MENGOZZI presentadas el l5
de noviembre de 2012 señaló obiter dicta en el Párrafo n.º 55 que:
«55.– A fin de ofrecer al órgano jurisdiccional remitente un contexto lo más completo posible, me parece oportuno señalar que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de «tercero» del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 que he propuesto en el punto anterior, tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes».
Abundaba en C-488/ l0 de 16 de febrero de 2012 que, en relación al supuesto de infracción en materia de diseño interpretaba el concepto de tercero del Art. 19.1 del Reglamento 6/2002 «derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», de contenido equivalente en la atribución del ius prohibendi al titular de un derecho de exclusiva ex. Art. 34 LM, en el sentido de que:
«[…] en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior».
El TJUE, ha considerado, pues, que el hecho de que un dibujo o modelo esté registrado no confiere a su titular inmunidad, impunidad o dispensa frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de dibujo o modelo anterior hasta la anulación de su título.
En el mismo sentido, y como ya hemos apuntado, la STJUE de 16 de febrero de 2012, C-488/10, en Celaya Emparanza y Galdós Internacional la que se resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n° l de Alicante relativa a la interpretación del concepto de «terceros» ex. Art. 19.1 del Reglamento (CE) n” 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.
Por su parte, la Sentencia de l4 de octubre de 2014 del Tribunal Supremo haciéndose eco de dicho doctrina jurisprudencial[9], la ha extendido a las marcas nacionales, lo que significa que tampoco el titular de una marca española registrada con posterioridad puede oponer a la infracción de la prioritaria el ius utendi derivado de un registro, superado la antigua doctrina de que no puede existir infracción cuando se hace uso de un título válidamente registrado.
En efecto, la sentencia núm. 520/2014 de fecha 14 de octubre de 2014 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, operó un cambio de doctrina en el ejercicio de la potestad jurisdiccional del artículo 117, apartado 3, de la Constitución Española y dio un vuelco radical a su doctrina sobre los derechos conferidos por el registro de una marca española. Más concretamente, redefine la interrelación que hasta ahora imperaba entre el derecho de uso y el derecho de exclusión reconocidos a la marca registrada. Este cambio, de orientación doctrinal lejos de ser anecdótico o tangencial, redefine por completo los derechos conferidos por las marcas registradas españolas y constituyó un cambio de paradigma al que se acuñó como el fin de la inmunidad registral o fin de la marca de cobertura de la marca posterior frente a la eventual acción de violación de una marca anterior
«A.- En la sentencia 470/1994, de 23 de mayo, en relación con un nombre comercial y estando vigente la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, declaramos que “en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico […], al igual que lo estaba la ahora recurrente para utilizar el suyo; por ello, habiéndose limitado la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio «qui iure suo utitur, menime laedit», puesto que como se dice en el artículo 31, las acciones del artículo 35 se podrán ejercitar frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante, siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el registro, no quien, como la sociedad demandada, utiliza su derecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidos en la ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral.»
[…]
En la sentencia 717/2006, de 7 de julio, en aplicación de la repetida Ley 32/1988, declaramos que el uso por el titular de una marca registrada, en cuanto constituye el ejercicio de una facultad reconocía por dicha Ley, “no puede ser calificado como ilícito […], mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas [] o que los asientos correspondientes no amparan dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros — para lo que bastaría una alteración significativa de las formas bajos las que se concedieron […]”
La sentencia 74/2007, de 8 de febrero, reprodujo la anterior doctrina – si bien a los efectos de determinar “si es posible que la violación de la marca […] dé lugar a indemnización […] una vez que haya sido declarada la izulidad del registro de la marca bajo cuya órbita se actúa”.
La sentencia 1230/2008, de 15 de enero, reiteró la misma doctrina, limitándola a aquellos casos en los que el titular de la marca, al usarla, modificase de manera significativa la forma con la cual hubiera sido registrada, ya que, en otro caso, saldría del ámbito de protección que le otorgaba su título.
La sentencia 177/2012, de 4 de abril, tras explicar la repetida exigencia impuesta “a quien pretenda en la demanda la declaración de que el uso de una marca registrada constituye una ilícita invasión del ámbito de exclusiva reconocido a otra de protección prioritaria, el ejercicio de la acción de nulidad del registro de cobertura” por razón de la conveniencia “de procurar la mayor coincidencia del mundo tabular con la realidad que el mismo ha de reflejar” y por el hecho de que “la seguridad jurídica no ha de sufrir para subsanar lo que, propiamente, constituye un olvido del demandante perjudicado”, destacó “la posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones declarativa de la nulidad del registro de una marca de cobertura y de violación de la otra”, así como de la dirigida a la indemnización de daños y perjuicios, dada “la previsión contenida en el artículo 54 de la Ley I 7/2001, a cuyo tenor la declaración de nulidad implica que el registro anulado nunca fue valido, considerándose que el mismo […] no ha tenido nunca los efectos previstos en la propia Ley”. En el mismo sentido se pronunció la sentencia 489/2013, de 24 de julio.
B.- Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 21 de febrero de 2013 (C- 561/201 l), ha decidido; respecto de un supuesto en que se había alegado la infracción de una marca comunitaria por el uso de otra del mismo tipo, que “el artículo 9, apartado l, del Reglamento (CE) nº. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca”.
Argumentó tal decisión el Tribunal en que “el artículo 9, apartado l, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria”, ya que “reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a <cualquier tercero>, sin su consentimiento, el uso en el trafico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca […]”. También basó la decisión en que “el artículo 54 del Reglamento, relativo a la caducidad por tolerancia, con arreglo al cual <el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior (…) no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior>», ya que del texto de dicho artículo “se deduce que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias”. Y en que “ni el artículo 12 del Reglamento, relativo a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, ni ninguna otra disposición del Reglamento establece expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior”.
De manera, continúa la sentencia, que de todo ello se deduce “que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella”, por lo que éste “disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior”, tanto más si “las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior” y si “se deduce, en particular, de los artículos 8, apartado l, y 53, apartado 1, del Reglamento que, en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar”.
Reiteró el Tribunal que se hace “preciso poner de relieve la necesidad de preservar la función esencial de la marca, que es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto” y concluyó que la protección “se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero”.
Es cierto, como se expuso, que esas argumentaciones se utilizaron para responder a una cuestión prejudicial referida a una situación de conflicto entre dos marcas comunitarias – cuyo régimen de anulación ofrece significativas particularidades -; pero no lo es menos que las normas del Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, en particular las contenidas en sus artículos 9 y 12 -referidas al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitación de sus efectos -coinciden sustancialmente con los correspondientes — 5 y 6 — de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, conforme a cuya letra y finalidad procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la interpretación conforme – consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales: sentencias de l0 de abril de 1984 (C-l4/83), 8 de octubre de 1987 (C-80/86) y 13 de noviembre de 1990 (0106/89)-.
Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad – al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley l1/1986, dc 20 de marzo, y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
Cumplimos, así, las exigencias del imperativo amparo del derecho a la tutela judicial efectiva -sentencias del Tribunal Constitucional 76/2005, de 4 de abril, 22/2006, de 30 de enero, y 61/2006, de 27 de febrero, entre otras -, para justificar el cambio de doctrina, en cl ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere el artículo 117, apartado 3, de la Constitución Española».
De este modo, se admite que el titular de la marca registrada anterior podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico una marca igual o similar, para los mismos o semejantes productos o servicios, aunque ésta marca haya sido registrada con posterioridad, sin necesidad de solicitar previa o simultáneamente su nulidad. Naturalmente, esto ha provocado que el titular de la marca posterior se cuestione de qué le sirve la obtención de un registro de buena fe si no le ampara el uso que hace de ella frente a una marca anterior cuya existencia desconocía. Es más, incluso podría verse obligado a cesar en el uso y pagar una indemnización, aun sin que previa o simultáneamente se haya declarado la nulidad de su marca, pudiendo confiar únicamente en la prescripción de la acción civil por tolerancia de la marca durante cinco años.
La enorme tensión dramática que provoca el despojo o privación de la garantía o inmunidad del titular posterior es la misma que nos trasmite el lienzo de Mattoni. El Rey moribundo postrado en el suelo. A sus pies, sobre un ajado almohadón escarlata descansan; desposeídos de su majestuosidad y lucimiento, corona, cetro y espada.
4.- la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
A fin de remediar esta incertidumbre o inseguridad del titular de un registro posterior en los procesos por violación de marca anterior, la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida) ha venido a atemperar y suavizar el rigor y severidad del “fin de la inmunidad registral” para el titular posterior frente a la acción de violación de marca esgrimida por un titular de MUE anterior, acuñado el “derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violación de marca”.
En efecto, el Considerando 32º de la Directiva (UE) 2015/2436 señala que una marca registrada debe protegerse sólo si realmente se utiliza, de modo que una marca registrada anterior no debe conceder a su titular el derecho a oponerse a una marca posterior, o a obtener su nulidad, si aquel no ha hecho uso efectivo de su marca. Asimismo, los Estados miembros deben establecer que una marca no pueda invocarse válidamente en procedimientos de violación de marca cuando, a consecuencia de una excepción, dicha marca pueda ser objeto de una declaración de caducidad, o, si la invocación es frente a un derecho posterior, cuando, en el momento de adquisición de este, la marca podría haber sido objeto de una declaración de caducidad.
De este modo, el artículo 18 de la Directiva (UE) 2015/2436 bajo el título: «Protección del derecho del titular de una marca registrada posterior en los procesos por violación de marca» y en la última versión del Reglamento de Marca UE (Reglamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo) se ha contemplado en el artículo 16.
1.- En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, apartado 2, del presente Reglamento.
2.- En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada nacional posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 8, o al artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo.
3.- Cuando el titular de una marca de la Unión no esté facultado para prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta última no podrá prohibir la utilización de dicha marca de la Unión anterior en las acciones por violación que ejerza.
Es decir, el vigente Reglamento de Marca UE 2017/1001 hamitigadoo atemperado la dureza de fin de la inmunidad registral, a través de supuestos en los cuales el titular de la marca posterior sí puede invocar dicha marca en defensa de una eventual demanda por infracción de una marca anterior idéntica o semejante para productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que el titular de la marca anterior no estará facultado para prohibir la utilización de dicha marca registrada posterior, cuando ésta no pueda ser declarada nula a instancia del titular anterior por alguno de los indicados motivos.
Como hemos apuntado, el primer disolvente que mitiga la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el debido cumplimiento del Art. 60.1 a) RMUE, conforme al cual el titular de una marca anterior no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si ésta no puede declararse nula por no ser la anterior una marca con fecha de presentación de la solicitud anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión o su derecho de prioridad invocado, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) las marcas de la Unión, ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux, iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro, iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Unión; las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro; c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
Otro condicionante impuesto por el Art. 60.1 a) RMUE estriba en el necesario cumplimiento del Art. 8.1 RMUE conforme al cual la marca posterior deberá ser idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior; o cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
Otro condicionante impuesto por el Art. 60.1 a) RMUE estriba en la posibilidad de que la marca anterior goce de la condición de marca renombrada ex. Art. 8.5 RMUE conforme al cual mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
Otro condicionante impuesto por el Art. 60.1 b) RMUE[10] estriba en la posibilidad de que la marca posterior sea una marca de agente, en el sentido de que el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.
Otro condicionante para mitigar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el cumplimiento del Art. 60.1 c) RMUE[11], el cual se remite a su vez, al Art. 8.4 RMUE, y estriba en la posibilidad de que la marca anterior sea una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo: a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión; b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
Otro condicionante para mitigar el rigor del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el cumplimiento del Art. 60.1 d) RMUE[12], el cual se remite a su vez, al Art. 8.6 RMUE, y estriba en la posibilidad de que el signo anterior derive de una denominación de origen o una indicación geográfica si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establecen la protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas: i) se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o el Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca de la Unión o de la fecha de la prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente, ii) la denominación de origen o la indicación geográfica de que se trate confiera el derecho a prohibir la utilización de una marca ulterior.
Otro condicionante para atenuar la dureza del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el cumplimiento del Art. 60.3 RMUE el cual contempla la eventualidad de que la marca posterior se hubiera registrado con el consentimiento del titular de la marca anterior.
Finalmente, otro condicionante para atenuar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el Art. 60.4 RMUE estriba en la eventualidad de que el titular de alguno de los derechos contemplados en el apartado 1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca posterior de la Unión o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.
Por el contrario, el titular de la marca posterior no mantiene su inmunidad cuando el titular de la marca anterior pretenda hacer uso de los derechos que le confiere el Art. 60.2 RMUE y con el que podría anular la posterior. En particular cuando su uso pudiera prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de: a) un derecho al nombre; b) un derecho a la imagen; c) un derecho de autor; d) un derecho de propiedad industrial.
De otro lado, otro condicionante para atenuar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en la necesidad de que el titular de una marca de la Unión anterior, en cumplimiento del Art. 61.1 RMUE, no haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, el cual ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.
De otro lado, otro condicionante para atenuar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba ex. Art. 64.2 RMUE estriba en la necesidad de que la marca de la Unión anterior haya sido objeto de un uso real y efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada salvo que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca de la Unión anterior haya estado registrada durante por lo menos cinco años.
En definitiva, esta nueva institución del viene a dulcificar o paliar la severidad del fin de la inmunidad registral con la que se encontraba el titular posterior frente a la acción de violación de marca esgrimida por un titular anterior, otorgándole un derecho de intervención o arma defensiva con el que garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos.
5.- El derecho de intervención y su reflejo en la Ley española de Marcas
La transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2015/2436 ha obligado a modificar la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre, con la finalidad de lograr la máxima coherencia no sólo entre los sistemas nacionales de marcas de los diferentes Estados miembros, sino también entre éstos y el sistema de marcas de la UE, actualmente desarrollado por el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la UE.
De este modo, el Artículo 41 bis de la Ley de Marcas adopta por rúbrica «Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca» indicándose en su apartado 1 que en las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, apartado 5.
En líneas generales, el titular de una marca anterior no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada posterior, cuando esa marca posterior no pueda ser declarada nula a instancia del titular anterior por alguno de los siguientes motivos:
El primer requisito para mitigar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el debido cumplimiento del Art. 52.2 LM, conforme al cual el titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe.
El segundo modo de atenuar la rigidez del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el debido cumplimiento del Art. 53 LM, conforme al cual la acción de violación de marca por el registro posterior no prosperará:
a) si la marca anterior es susceptible de ser declarada nula en virtud del artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d) (falta de distintividad, descriptividad o habitualidad), y aún no hubiera adquirido carácter distintivo a tenor del artículo 51, apartado 3;
b) que la solicitud de nulidad se base en el artículo 6, apartado 1, letra b), y la marca anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, a tenor del citado artículo 6, apartado 1, letra b), y
c) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 8, apartado 1, y la marca anterior aún no hubiera adquirido renombre a tenor de dicho artículo 8, apartado 1.
Finalmente, la tercera vía para debilitar la rigidez del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el debido cumplimiento del Art. 59.5 LM, conforme al cual el titular de la marca anterior deberá aportar prueba, a instancias del demandado, de que en el curso de los cinco años anteriores a la demanda la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal como establece el artículo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la demanda.
En definitiva, las bondades de esta nueva institución viene a dulcificar el severidad del fin de la inmunidad registral con la que se encontraba el titular posterior frente a la sorpresiva acción de violación de marca esgrimida por un titular anterior, otorgándole un derecho defensivo o de intervención consiguiendo de esta manera garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos por éste.
En la Crónica de España nos cuenta su hijo Alfonso que Don Remondo, su confesor y obispo de Sevilla le dio la comunión, acto seguido llamó a su sucesor en la Corona, su hijo Alfonso X, le dio sabios consejos y forma de gobernar sus reinos, luego solicitó un cirio, como símbolo del Espíritu Santo para que lo iluminara en el momento de su muerte, alzó los brazos al cielo y dijo sus últimas palabras antes de morir: «Señor me diste reino que no tenía, honra y poder que no merecí, dísteme vida, ésta no durable, cuanto fue tu voluntad. Señor, gracias te doy y te devuelvo el reino que me diste con aquel provecho que yo pude alcanzar y ofrézcote mi alma»
«Et muy paso, enclinó los oios, et dio et espíritu a Dios»[13].
[1] Reglamento UE 2017/l 001 del Parlamento Europeo y del Consejo
[2] Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, (en adelante LM).
[3] Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23/05/1994, n° 470, rec. 2857/91, ponente: (González Poveda, Pedro (que a su vez viene citada en la posterior Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22/09/1999, n° 779/1999, rec. 1172/1995, ponente: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.
[4] Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Audiencia Provincial de Alicante, sec.8ª, de 17/12/2008, nº 470/2008, rec. 20/2008,
ponente: Soler Pascual, Luis Antonio. En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Audiencia Provincial de
Alicante, secc. 8ª, de 10/03/2008, n° 100/2008, rec. 490/2007, ponente: Enrique García-Chamón Cervera.
[5] Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.
[6] Conclusiones del Abogado General Sr. Paolo Mengozzi presentadas el 15 de noviembre de 2012.
[7] «Además, en el caso de que el titular de la marca anterior actúe para proteger su propio título contra un signo que lesione sus derechos, aunque dicho signo sea una marca debidamente registrada con posterioridad, es preciso que cl sistema de protección creado por el Reglamento nº 207/2009 le garantice la posibilidad de obtener la prohibición de utilizar dicho signo con la mayor rapidez posible, dado que la presencia en el mercado de una marca de tales características puede obstaculizar la función esencial de la marca anterior. (Es decir, como se ha indicado en el punto 40 supra, la de garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio que lleva esa marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia, A este respecto, entre la abundante jurisprudencia existente en ese sentido, véase como más reciente la sentencia dc 15 de marzo de 2012, Strigl y Securvita (C-90/11 y C-9l/1 l), apartado 3) Resulta por otra parte evidente que, cuanto más dure la coexistencia en el mercado de las dos marcas en conflicto, mayor será el perjuicio potencial o real para la marca anterior».
[8] «A este respecto es importante señalar que el Tribunal de Justicia ya ha tenido la oportunidad de aclarar en varias ocasiones que la protección absoluta atribuida a la marca por el derecho exclusivo que la normativa pertinente confiere a su titular pretende precisamente permitir que este proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que la marca pueda desempeñar las funciones que le son propias. (Véanse por analogía, en relación con el artículo 5, apartado l, de la Directiva 89/ l04/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. l; derogada y sustituida por la Directiva 2008/95, citada en la nota 23), las sentencias de 18 de junio de 2009, L`Oréal (C-487/07, Rec. p. 1-5185), apartado S8, y de 19 de julio de 2012, Pie Optiek y otros ((33 76/11), apartado 46 y jurisprudencia que allí se cita. Conviene señalar además que, según la jurisprudencia citada, entre tales funciones figura, no sólo la función esencial mencionada en el punto 40 supra y en la nota anterior, sino también las demás funciones de la marca, en particular la de garantizar la calidad del producto o servicio de que se trata, o las de comunicación, inversión o publicidad.) A mi juicio, el artículo 9, apartado l, del Reglamento n° 207/2009 sólo puede interpretarse con arreglo al punto de vista indicado en esa reiterada jurisprudencia».
[9] Ponente Excmo. Sr. D; José Ramón Ferrándiz Gabriel. Recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos
por Denso Holding GmbH & Co.
[10] Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.
[11] 60.1 c) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada) «cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado»
[12] 60.1 d) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada) «cuando exista una designación de origen o una indicación geográfica anterior contemplada en el artículo 8, apartado 6, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado».
[13] Primera crónica general: Estoria de España que mandó componer Alfonso El Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289 [PA S.E./1102] publicada por Ramón Menéndez Pidal. Madrid 1906. Bailly-Bailliere e Hijos, Editores.