La dulcificación del fin de la inmunidad registral. El derecho de intervención
En el Salón del Almirante del Real Alcázar de Sevilla cuelga un solemne y conmovedor lienzo que evoca con una enorme tensión dramática las postrimerías del Rey Fernando III de Castilla y León, «El Santo», tal y como las describió su hijo Alfonso X «El Sabio» en la Crónica de España.
30 de mayo de 1252. Salón de los Embajadores del Palacio Real de la capital hispalense. El Rey, moribundo, postrado en el suelo y con los brazos en cruz, implora clemencia en el trance supremo de su finamiento ante la contemplación de la Sagrada forma que alza el arzobispo don Remondo, vestido de pontifical. A sus pies, sobre un ajado almohadón escarlata descansan, despojados ya de su toda majestuosidad y lucimiento, corona, cetro y espada.
La conmovedora escena que evoca el admirable lienzo de Mattoni parece proyectar su imagen sobre un instituto introducido en la reciente Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; en el Reglamento de Marca de la Unión Europea[1], y en la reciente modificación de la Ley de Marcas.
Diríase que la desazón, la incertidumbre y la inseguridad que provoca en el ánimo del titular de una marca registrada la falta de garantía o inmunidad de su título frente a la eventual acción de violación por parte del titular de una marca anterior bien pudiera evocarnos aquélla plegaria de clemencia que nos trasmite el regio monarca en el lienzo de Mattoni.
1.- La vieja teoría de la inmunidad registral
Hasta fecha muy reciente, y valido del neminem laedit, el titular registral de una marca gozaba de la posesión pacífica o «inmunizada» de su título frente a la eventual acción de un titular anterior de marca idéntica o semejante.
En virtud de esta respuesta inmunitaria se consideraba que ningún derecho de marca ajeno y anterior podía estar violándose por quien se limitaba a usar la marca cuyo registro había obtenido de buena fe. Así, hasta que la marca posterior no era finalmente anulada, el uso de ésta no podía infringir de suyo un derecho de marca anterior.
En efecto, en el derecho de marcas español la propiedad de la marca se adquiere por el «registro válidamente efectuado» de conformidad con las disposiciones legales, ex. art. 2 LM[2]. En este sentido, en los año 90 del siglo pasado nuestro Tribunal Supremo[3] establecía que: «[…] en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, […] por ello, habiéndose limitado a usar el nombre comercial cuyo registro se obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio “qui iure suo utitur, neminem laedit».
De modo correlativo, y ya en este siglo, el entonces denominado Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante[4] señalaba que «[…] Ninguna duda tiene el Tribunal que el producto […] está amparado por un título marcario que lo hace inmune frente a acciones de infracción mientras esté vigente. […] lo que es evidente es que el producto denunciado porta el signo registrado como marca nacional y que, por tanto, resulta inmune a la acción por infracción del actor […]».
En tales circunstancias, de acuerdo con esta doctrina secular, en los casos en que dos titulares ostentaban derechos registrales sobre marcas idénticas o semejantes, para productos o servicios idénticos o semejantes, la anterior debía instar la nulidad de la posterior, con carácter previo o simultáneo, a la declaración de infracción de su derecho, y solamente obtendría una indemnización si la acción de nulidad prosperaba y, además, se declaraba que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante, rompiendo así el escudo protector que le confería su fuerza inmunitaria.
De este modo, hasta que no se declarase la nulidad del registro posterior, su titular se hallaba facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, del mismo modo que lo estaba el titular del registro prioritario para utilizar el suyo, validos ambos del neminem laedit.
Sin embargo, este planteamiento inmunitario no tenía cabida en el ámbito de ls invenciones técnicas (patentes) ni en el de las invenciones estéticas (diseños industriales), ya que para estas modalidades de propiedad industrial se estableció y establece de forma expresa que la titularidad de un registro posterior no puede invocarse para eludir la infracción de una patente o diseño industrial anterior (art. 64 LP, anteriormente art. 55 LP 1986, y art. 51.2 LDI).
En consecuencia, la referencia de la Ley de Marcas a las acciones reconocidas al titular de una marca como ejercitables «frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante (…)» no incluía en ese concepto de «tercero» a quien tuviera una marca registrada, sin perjuicio; como decimos, de que pudiera ejercitarse la acción de nulidad, previa o correlativamente a la acción de infracción.
Sin embargo, la Sentencia núm. 29/2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 2 de febrero de 2007, en su condición de Juzgado de Marca Comunitaria (caso GOLD CHRIST/GOLD CHRIST), ya apuntó que: «[…] el art 9 RMC indica que » El titular (está) habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico jurídico…» de signos idénticos o confusorios. Este ius prohibendi afecta, pues, a cualquier tercero, sin excluir a aquél que haya inscrito una marca posterior. Dicho de otra manera, esa condición de titular de una marca registrada posterior no le priva de la condición de tercero, y por ende, si su comportamiento (aunque sea usando su propia marca, sobre todo cuando se adiciona, altera o mutila en parte) se incardina en alguno de los supuestos del artículo 9.1 en relación con el artículo 9.2 RMC estará afectado por el ius prohibendi del titular marcario prioritario. Cosa distinta es que, al estar amparado en un título de propiedad industrial registrado, se valore tal circunstancia a la hora de fijación de daños y perjuicios (art 54 RMC en relación con el art 43 y 54 LM)».
2.- Esta doctrina no era, sin embargo, la seguida por la jurisprudencia europea
En la sentencia de 16 de febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional (C‑488/10), el TJUE se pronunció sobre una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y relativa a la interpretación del concepto de «terceros» utilizado en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3, p. 1).
Más recientemente, la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (asunto C-561/11 «Fédération Cynologique Internationale«) fruto de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, en su condición de Juzgado de Marca Comunitaria, señaló que el derecho exclusivo del titular de una marca UE de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.
En efecto, la cuestión se suscitó en el seno del litigio planteado ante dicho Juzgado Mercantil por la FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, como titular de la marca UE figurativa anterior n.º 4.438.751 “FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALES”, clases 35ª, 41ª, 42ª y 44ª, para distinguir servicios relacionados con exposiciones de perros, quien ejercitó una acción por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, que usaba y tenía registrado para los mismos servicios marcas gráficas posteriores españolas y comunitarias que también comprendían las letras FCI y una configuración estética casi idéntica, tal y como se muestra a continuación:
En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el TJUE la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer el verdadero alcance del entonces Art. 9.1 RMC[5] y, en particular, que se definiese el concepto del «tercero» contra quien el titular de una marca UE podía ejercitar una acción por violación de marca. En particular, si dicho concepto de «tercero» utilizado en el Art. 9.1 RMC incluye igualmente al titular de una marca registrada posterior y si, en tal caso, el titular de la marca UE anterior precisaba, para poder ejercitar una acción por violación contra el titular de la marca posterior, solicitar previamente a la Oficina la nulidad de ésta.
Pues bien, la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/11) señaló:
«33.- En primer lugar, procede subrayar que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria. En efecto, esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca (véase, por analogía, la sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, C‑488/10, Rec. p. I‑0000, apartados 33 y 34).
38.- El hecho de que el titular de una marca comunitaria posterior disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior.
39.- (…) las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior.
45.- (…) a pesar de las garantías que ofrece el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se registre como marca comunitaria un signo que pueda resultar lesivo para una marca comunitaria anterior.
51.- Pues bien, como el Abogado General[6] ha señalado en los puntos 43[7] y 44[8] de sus conclusiones, la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero.
«52.- (…) el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca».
Siendo así, el AG Sr. PAOLO MENGOZZI señaló obiter dicta en el Párrafo 55 de sus conclusiones, que:
«55.- A fin de ofrecer al órgano jurisdiccional remitente un contexto lo más completo posible, me parece oportuno señalar que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de «tercero» del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 que he propuesto en el punto anterior, tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes».
Abundaba en lo anterior la C-488/10 de 16 de febrero de 2012 que, en relación al supuesto de infracción en materia de diseño interpretaba el concepto de «tercero» del Art. 19.1 del Reglamento 6/2002 «derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», con un contenido equivalente a la atribución del ius prohibendi al titular de un derecho de exclusiva ex. Art. 34 LM, en el sentido de que:
« […] en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior».
El TJUE ha considerado, pues, que el hecho de que un dibujo o modelo esté registrado no confiere a su titular inmunidad, impunidad o dispensa absolutas frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de dibujo o modelo anterior.
Pues bien, el Tribunal Supremo, haciéndose eco de dicho doctrina jurisprudencial en la Sentencia 14 de octubre de 2014, la ha considerado extensible a las marcas nacionales, lo que significa que el titular de una marca española registrada con posterioridad no puede oponerse a la infracción de la prioritaria en el ius utendi derivado de un registro, superado así la secular tesis de que no puede existir infracción cuando se hace uso de un título válidamente registrado.
En efecto, nuestro Tribunal Supremo (Sala de lo civil), en la sentencia núm. 520/2014 de fecha 14 de octubre de 2014[9], operó un cambio de doctrina, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional del artículo 117, apartado 3, de la CE y dio un vuelco radical a su doctrina sobre los derechos conferidos por el registro de marca, redefiniendo la interrelación que hasta ahora imperaba entre el derecho de uso (ius utendi) y el derecho de exclusión (ius prohibendi). Este giro copernicano se acuñó como el fin de la inmunidad registral de la marca posterior frente a la eventual acción de violación de una marca anterior, o fin de la marca de cobertura, con los siguientes pronunciamientos:
«A.- En la sentencia 470/1994, de 23 de mayo, en relación con un nombre comercial y estando vigente la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, declaramos que “en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico […], al igual que lo estaba la ahora recurrente para utilizar el suyo; por ello, habiéndose limitado la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio «qui iure suo utitur, menime laedit», puesto que como se dice en el artículo 31, las acciones del artículo 35 se podrán ejercitar frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante, siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el registro, no quien, como la sociedad demandada, utiliza su derecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidos en la ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral.»
[…]
En la sentencia 717/2006, de 7 de julio, en aplicación de la repetida Ley 32/1988, declaramos que el uso por el titular de una marca registrada, en cuanto constituye el ejercicio de una facultad reconocía por dicha Ley, “no puede ser calificado como ilícito […], mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas […] o que los asientos correspondientes no amparan dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros – para lo que bastaría una alteración significativa de las formas bajos las que se concedieron […]”
La sentencia 74/2007, de 8 de febrero, reprodujo la anterior doctrina – si bien a los efectos de determinar “si es posible que la violación de la marca […] dé lugar a indemnización […] una vez que haya sido declarada la nulidad del registro de la marca bajo cuya órbita se actúa”-.
La sentencia 1230/2008, de 15 de enero, reiteró la misma doctrina, limitándola a aquellos casos en los que el titular de la marca, al usarla, modificase de manera significativa la forma con la cual hubiera sido registrada, ya que, en otro caso, saldría del ámbito de protección que le otorgaba su título.
La sentencia 177/2012, de 4 de abril, tras explicar la repetida exigencia – impuesta “a quien pretenda en la demanda la declaración de que el uso de una marca registrada constituye una ilícita invasión del ámbito de exclusiva reconocido a otra de protección prioritaria, el ejercicio de la acción de nulidad del registro de cobertura” – por razón de la conveniencia “de procurar la mayor coincidencia del mundo tabular con la realidad que el mismo ha de reflejar” y por el hecho de que “la seguridad jurídica no ha de sufrir para subsanar lo que, propiamente, constituye un olvido del demandante perjudicado”, destacó “la posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones declarativa de la nulidad del registro de una marca de cobertura y de violación de la otra”, así como de la dirigida a la indemnización de daños y perjuicios, dada “la previsión contenida en el artículo 54 de la Ley 17/2001, a cuyo tenor la declaración de nulidad implica que el registro anulado nunca fue válido, considerándose que el mismo […] no ha tenido nunca los efectos previstos en la propia Ley”. En el mismo sentido se pronunció la sentencia 489/2013, de 24 de julio.
B.- Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 21 de febrero de 2013 (C- 561/2011), ha decidido – respecto de un supuesto en que se había alegado la infracción de una marca comunitaria por el uso de otra del mismo tipo – que “el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca”.
Argumentó tal decisión el Tribunal en que “el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria”, ya que “reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a <cualquier tercero>, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca […]”. También basó la decisión en que “el artículo 54 del Reglamento, relativo a la caducidad por tolerancia, con arreglo al cual <el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior (…) no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior>«, ya que del texto de dicho artículo “se deduce que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias”. Y en que “ni el artículo 12 del Reglamento, relativo a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, ni ninguna otra disposición del Reglamento establece expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior”.
De manera, continúa la sentencia, que de todo ello se deduce “que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella”, por lo que éste “disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior”, tanto más si “las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior” y si “se deduce, en particular, de los artículos 8, apartado 1, y 53, apartado 1, del Reglamento que, en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar”.
Reiteró el Tribunal que se hace “preciso poner de relieve la necesidad de preservar la función esencial de la marca, que es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto” y concluyó que la protección “se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero”.
Es cierto, como se expuso, que esas argumentaciones se utilizaron para responder a una cuestión prejudicial referida a una situación de conflicto entre dos marcas comunitarias – cuyo régimen de anulación ofrece significativas particularidades -; pero no lo es menos que las normas del Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, en particular las contenidas en sus artículos 9 y 12 – referidas al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitación de sus efectos – coinciden sustancialmente con los correspondientes – 5 y 6 – de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, conforme a cuya letra y finalidad procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la interpretación conforme – consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales: sentencias de 10 de abril de 1984 (C-14/83), 8 de octubre de 1987 (C-80/86) y 13 de noviembre de 1990 (C-106/89) -.
Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad – al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio.
Cumplimos, así, las exigencias del imperativo amparo del derecho a la tutela judicial efectiva – sentencias del Tribunal Constitucional 76/2005, de 4 de abril, 22/2006, de 30 de enero, y 61/2006, de 27 de febrero, entre otras –, para justificar el cambio de doctrina, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere el artículo 117, apartado 3, de la Constitución Española».
De este modo, el titular de la marca registrada anterior podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico una marca igual o similar, aunque esa marca haya sido registrada con posterioridad, sin necesidad de solicitar previa o simultáneamente su nulidad, de ahí el fin de su inmunidad registral.
Naturalmente, esto ha provocado que el titular de la marca posterior, receloso, se cuestionase de qué le sirve la obtención de un registro de buena fe, si no se le ampara frente a una marca anterior cuya existencia desconocía.
Es decir, no cabe duda de que el titular de una marca española o de la UE podrá prohibir el uso de otra marca posterior, sin que este registro posterior otorgue a su titular una inmunidad absoluta e inatacable frente al demandante, quedando así garantizado el principio de prioridad. Sin embargo, por otro lado, este giro jurisprudencial (y legislativo) deja en una situación de suma inseguridad jurídica al titular registral quien, aun pudiendo utilizarla conforme a un derecho legítimamente obtenido, corría el riesgo de poder ser demandado sorpresivamente por la infracción de un signo anterior idéntico o semejante, para productos idénticos o semejantes, cuya existencia desconocía. Es más, incluso podría verse obligado a cesar en el uso y pagar una indemnización, sin que previa o simultáneamente se haya declarado la nulidad de su marca, confiado únicamente en el instituto de la prescripción por tolerancia.
En defintiva, la enorme tensión dramática que provoca la privación de garantía o inmunidad del titular posterior se asemejan a la imploración de clemencia que nos trasmite el lienzo de Mattoni es la misma. El Rey moribundo postrado en el suelo implora clemencia. A sus pies, sobre un ajado almohadón escarlata descansan; desposeídos de su majestuosidad y lucimiento, corona, cetro y espada.
3.- la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
A fin de remediar esta desazón del titular posterior en los procesos por violación de marca anterior, la Directiva (UE) 2015/2436 ha venido a atemperar y suavizar el rigor y severidad del fin de la inmunidad registral acuñado el denominado derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violación de marca.
En efecto, el Considerando 32º de la Directiva (UE) 2015/2436 señala que una marca debe protegerse sólo si realmente se utiliza, de modo que una marca registrada anterior no debe conceder a su titular el derecho a oponerse a una marca posterior, o a invocar su nulidad, si aquélla no se usa con arreglo a la función a la que está llamada. Asimismo, los Estados miembros deben establecer que una marca no pueda invocarse válidamente en procedimientos de violación de marca cuando, a consecuencia de una excepción, dicha marca pueda ser objeto de una declaración de caducidad, o, si la invocación es frente a un derecho posterior, cuando, en el momento de adquisición de éste, la marca podría haber sido objeto de una declaración de caducidad.
De este modo, el artículo 18 de la Directiva (UE) 2015/2436 bajo el título: «Protección del derecho del titular de una marca registrada posterior en los procesos por violación de marca» y en la última versión del Reglamento de Marca de la Unión Europea (Reglamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo) se ha contemplado en el artículo 16:
1.- En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 o 2, o al artículo 64, apartado 2, del presente Reglamento.
2.- En las acciones por violación de marca, el titular de una marca de la Unión no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada nacional posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 8, o al artículo 9, apartados 1 o 2, o al artículo 46, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo.
3.- Cuando el titular de una marca de la Unión no esté facultado para prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta última no podrá prohibir la utilización de dicha marca de la Unión anterior en las acciones por violación que ejerza.
Es decir, el vigente Reglamento UE 2017/1001 ha atemperado el fin de la inmunidad registral, a través de los siguientes supuestos en los cuales el titular de la marca posterior, sí puede invocar dicha marca en defensa de una eventual demanda por infracción del titular de una marca anterior idéntica o semejante, para idénticos o semejantes productos o servicios.
En líneas generales, el titular de una marca anterior no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada posterior, cuando esa marca posterior no pueda ser declarada nula a instancia del titular anterior por alguno de los siguientes motivos:
El primer condicionante para mitigar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posterior estriba en el debido cumplimiento del Art. 60.1 a) RMUE, conforme al cual el titular de una marca anterior no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada de la Unión posterior si ésta no puede declararse nula por no ser la anterior una marca con fecha de presentación de la solicitud anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión o su derecho de prioridad invocado, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) las marcas de la Unión, ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux, iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro, iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Unión; las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro; c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
Otro condicionante impuesto por el Art. 60.1 a) RMUE estriba en el necesario cumplimiento del Art. 8.1 RMUE. De este modo, la marca posterior deberá ser idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior; o cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
Otro condicionante impuesto por el Art. 60.1 a) RMUE estriba en la posibilidad de que la marca anterior goce de la condición de marca renombrada ex. Art. 8.5 RMUE conforme al cual mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
Otro condicionante impuesto por el Art. 60.1 b) RMUE [10] estriba en la posibilidad de que la marca posterior sea una marca de agente, en el sentido de que el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.
Otro condicionante para mitigar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posterior estriba en el cumplimiento del Art. 60.1 c) RMUE [11], el cual se remite, a su vez, al Art. 8.4 RMUE, y estriba en la posibilidad de que la marca anterior sea una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo: a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión; b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
Otro condicionante para mitigar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el cumplimiento del Art. 60.1 d) RMUE[12], el cual se remite, a su vez, al Art. 8.6 RMUE, y estriba en la posibilidad de que el signo anterior derive de una DOP/IGP si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establecen la protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas: i) se hubiera presentado ya una solicitud de DOP/IGP de conformidad con la legislación de la Unión o el Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca de la Unión o de la fecha de la prioridad reivindicada para la solicitud, a condición de que se registre ulteriormente, ii) la denominación de origen o la indicación geográfica de que se trate confiera el derecho a prohibir la utilización de una marca ulterior.
Otro condicionante para atenuar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posterior estriba en el cumplimiento del Art. 60.3 RMUE. Es decir, que la marca posterior se hubiera registrado con el consentimiento del titular de la marca anterior.
Finalmente, otro condicionante para atenuar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posterior estriba en el Art. 60.4 RMUE. Es decir, en la eventualidad de que el titular de alguno de los derechos contemplados en el apartado 1 o 2 que hubiera solicitado previamente la nulidad de la marca posterior de la Unión o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.
Por el contrario, el titular de la marca posterior mantiene su inmunidad cuando el titular de la marca anterior pretenda hacer uso de los derechos que le confiere el Art. 60.2 RMUE y con el que podría anular la posterior. En particular cuando su uso pudiera prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de: a) un derecho al nombre; b) un derecho a la imagen; c) un derecho de autor; d) un derecho de propiedad industrial.
De otro lado, otro condicionante para atenuar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posterior reside en la necesidad de que el titular de una marca de la Unión anterior, en cumplimiento del Art. 61.1 RMUE, no haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, pue en este caso ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.
Correlativamente, para atenuar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posterior reside en la necesidad de que el titular de una marca nacional anterior, ex. Art. 61.2 RMUE contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, no haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, pues en este caso ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.
De otro lado, otro condicionante para atenuar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba ex. Art. 64.2 RMUE estriba en la necesidad de que la marca de la Unión anterior haya sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada salvo que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca de la Unión anterior haya estado registrada durante por lo menos cinco años.
En definitiva, esta nueva institución viene a dulcificar el severidad del “fin de la inmunidad registral” con la que se encontraba el titular posterior frente a la acción de violación de marca esgrimida por un titular anterior, otorgándole un «derecho de intervención» consiguiendo de esta manera garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos.
4.- Su reflejo en la Ley española de Marcas
La transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2015/2436 ha obligado a la modificación de la actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre, con la finalidad de lograr la máxima coherencia no sólo entre los sistemas nacionales de marcas de los diferentes Estados miembros, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión Europea, actualmente desarrollado por el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.
Correlativamente, el Artículo 41 bis de la Ley de Marcas adopta por rúbrica «Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca» indicándose en su apartado 1 que en las acciones por violación, el titular de una marca anterior no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, apartado 5.
El primer requisito para mitigar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posterior estriba en el debido cumplimiento del Art. 52.2 LM, conforme al cual el titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe.
El segundo requisito para mitigar la enervar el fin de la inmunidad registral del titular posterior se fundamenta en el debido cumplimiento del Art. 53 LM, conforme al cual la acción de violación de marca por el registro posterior no prosperará si: a) si la marca anterior es susceptible de ser declarada nula en virtud del artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d) (falta de distintividad, descriptiva o habitual), y aún no hubiera adquirido carácter distintivo a tenor del artículo 51, apartado 3; b) que la solicitud de nulidad se base en el artículo 6, apartado 1, letra b), y la marca anterior aún no hubiera adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, a tenor del citado artículo 6, apartado 1, letra b), y c) Que la solicitud de nulidad se base en el artículo 8, apartado 1, y la marca anterior aún no hubiera adquirido renombre a tenor de dicho artículo 8, apartado 1.
En relación las marcas europeas, la redacción es idéntica en las acciones por violación, el titular de una marca anterior no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 60, apartados 1, 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 y 2, o al artículo 64, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.
Finalmente, tercer requisito para mitigar la severidad del fin de la inmunidad registral del titular posteriorestriba en el debido cumplimiento del Art. 59.5 LM, conforme al cual el titular de la marca anterior deberá aportará prueba, a instancias del demandado, de que en el curso de los cinco años anteriores a la demanda la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal como establece el artículo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la demanda.
En definitiva, insistimos en las bondades de esta nueva institución viene a dulcificar el severidad del “fin de la inmunidad registral” con la que se encontraba el titular posterior frente a la acción de violación de marca esgrimida por un titular anterior, otorgándole un «derecho de intervención» consiguiendo de esta manera garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos.
En la Crónica de España nos cuenta su hijo Alfonso que Don Remondo, su confesor y obispo de Sevilla le dio la comunión, acto seguido llamó a su sucesor en la Corona, su hijo Alfonso X, le dio sabios consejos y forma de gobernar sus reinos, luego solicitó un cirio, como símbolo del Espíritu Santo para que lo iluminara en el momento de su muerte, alzó los brazos al cielo y dijo sus últimas palabras antes de morir: «Señor me diste reino que no tenía, honra y poder que no merecí, dísteme vida, ésta no durable, cuanto fue tu voluntad. Señor, gracias te doy y te devuelvo el reino que me diste con aquel provecho que yo pude alcanzar y ofrézcote mi alma»
«Et muy paso, enclinó los oios, et dio et espíritu a Dios»[13].
[1] Reglamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo
[2] Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, (en adelante LM).
[3] Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23/05/1994, nº 470, rec. 2857/91, ponente: González Poveda, Pedro (que a su vez viene citada en la posterior Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22/09/1999, nº 779/1999, rec. 1172/1995, ponente: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.
[4] Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Audiencia Provincial de Alicante, sec.8ª, de 17/12/2008, nº 470/2008, rec. 20/2008, ponente: Soler Pascual, Luis Antonio. En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, Audiencia Provincial de Alicante, sec.8ª, de 10/03/2008, nº 100/2008, rec. 490/2007, ponente: Enrique García-Chamón Cervera.
[5] Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria
[6] Conclusiones del Abogado General Sr. Paolo Mengozzi presentadas el 15 de noviembre de 2012.
[7] «Además, en el caso de que el titular de la marca anterior actúe para proteger su propio título contra un signo que lesione sus derechos, aunque dicho signo sea una marca debidamente registrada con posterioridad, es preciso que el sistema de protección creado por el Reglamento nº 207/2009 le garantice la posibilidad de obtener la prohibición de utilizar dicho signo con la mayor rapidez posible, dado que la presencia en el mercado de una marca de tales características puede obstaculizar la función esencial de la marca anterior. (Es decir, como se ha indicado en el punto 40 supra, la de garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicio que lleva esa marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia. A este respecto, entre la abundante jurisprudencia existente en ese sentido, véase como más reciente la sentencia de 15 de marzo de 2012, Strigl y Securvita (C‑90/11 y C‑91/11), apartado 3) Resulta por otra parte evidente que, cuanto más dure la coexistencia en el mercado de las dos marcas en conflicto, mayor será el perjuicio potencial o real para la marca anterior».
[8] «A este respecto es importante señalar que el Tribunal de Justicia ya ha tenido la oportunidad de aclarar en varias ocasiones que la protección absoluta atribuida a la marca por el derecho exclusivo que la normativa pertinente confiere a su titular pretende precisamente permitir que éste proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que la marca pueda desempeñar las funciones que le son propias. (Véanse por analogía, en relación con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; derogada y sustituida por la Directiva 2008/95, citada en la nota 23), las sentencias de 18 de junio de 2009, L’Oréal (C‑487/07, Rec. p. I‑5185), apartado 58, y de 19 de julio de 2012, Pie Optiek y otros (C‑376/11), apartado 46 y jurisprudencia que allí se cita. Conviene señalar además que, según la jurisprudencia citada, entre tales funciones figura, no sólo la función esencial mencionada en el punto 40 supra y en la nota anterior, sino también las demás funciones de la marca, en particular la de garantizar la calidad del producto o servicio de que se trata, o las de comunicación, inversión o publicidad.) A mi juicio, el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 sólo puede interpretarse con arreglo al punto de vista indicado en esa reiterada jurisprudencia».
[9] Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Ferrándiz Gabriel. Recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Denso Holding GmbH & Co.
[10] Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.
[11] 60.1 c) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada) «cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado»
[12] 60.1 d) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada) «cuando exista una designación de origen o una indicación geográfica anterior contemplada en el artículo 8, apartado 6, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado».
[13] Primera crónica general: Estoria de España que mandó componer Alfonso El Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289 [PA S.E./1102] publicada por Ramón Menéndez Pidal. Madrid 1906. Bailly-Bailliere e Hijos, Editores.