STS 200/2020, de 28 de mayo. Acción de caducidad de marca por falta de uso. Acreditación del uso real y efectivo de la marca registrada objeto de litigio para bebidas energéticas. Función esencial de la marca.
Town Music, S.L. obtuvo en el año 2000 la concesión de la marca denominativa núm. 2.236.221 «La Estrella del Rock» para los siguientes productos de la clase 32 del nomenclátor internacional: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Las formas en que fue empleada para identificar o publicitar bebidas energéticas fueron, entre otras, las siguientes:
Rockstar Inc solicitó la caducidad de esta marca por falta de uso y, subsidiariamente, la caducidad parcial.
En nuestro caso, el recurso cuestiona que el empleo de la marca denominativa «La Estrella del Rok» en la forma descrita en el fundamento jurídico primero, sea adecuado para cumplir con esta exigencia de uso del art. 39 LM, porque no se ha realizado en la forma en que está registrada.
Al tratarse de una denominación, el problema no es tanto que se ajuste a una determinada grafía o forma prevista de antemano, cuanto que, como se denuncia en el motivo, el uso realizado atienda a la función esencial de la marca (garantizar la identidad del origen de los productos o servicios a los que se aplica). Esto es: si, como recuerda la STJUE de 31 de enero de 2019 (C-194/17), asunto Cystus, «se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca». Y ello en atención a que en las distintas variantes en que ha sido usada la denominación, se encuentra superpuesta a otros signos distintivos figurativos -al margen de si están o no registrados como marca- El Tribunal de Justicia, en la sentencia 18 de julio de 2013 (C-252/12), asunto Specsavers, consideró que esta cuestión se incardina en el marco de la referida exigencia de que el uso de la marca en una forma que no difiera de aquella en la que se halla registrada [art. 39.2.a) LM, equivalente al art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y al art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria de 1994].
En la STS 450/2015, de 2 de septiembre, se recordaba cuál era la doctrina del TJUE al interpretar el art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y el art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria, que son equivalentes al transcrito art. 39.2.a) LM, contenida en las SSTJUE de 25 de octubre de 2012 (C-553/11), asunto Rintisch; 18 de abril de 2013 (C- 12/12), asunto Colloseum Holding; y 18 de julio de 2013 ( C-252/12), asunto Specsavers:
«Como recuerda la STJUE Colloseum Holding (2013), con una referencia a la STJUE Nestlé (STJUE de 7 de julio de 2005 (C-353/03), asunto Nestlé), «con carácter general, el concepto de «uso» de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta» (32).
«De tal forma que, como concluye esta STJUE Rintisch (2012), «el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca» (30).
«Y el requisito del uso efectivo de una marca se puede cumplir «cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate» (26) [STJUE Spescsavers (2013), que cita la anterior STJUE Colloseum Holding (2013)]».
Esta doctrina resulta aplicable a los casos en que, como el presente, la marca registrada ha sido empleada junto con otros signos distintivos, aunque no estén registrados como marca. De tal forma que, de acuerdo con esta doctrina del TJUE, el uso acreditado de la marca denominativa núm. 2.236.221 «La Estrella del Rock» para bebidas energéticas, cumple con la exigencia del art. 39 LM de ser real y efectivo, siempre y cuando no altere el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.
En la mayoría de las variantes de uso acreditado (A, B, D, E y F), la denominación «La Estrella del Rock» aparece en una etiqueta o directamente en el envase en los que destaca en el centro el término «Rock», con una grafía muy característica y resaltada, enmarcada en una estrella. Al margen de que en alguna variante sea menos claro, en la mayoría el empleo de la denominación «Estrella del Rock» (con o sin el artículo determinado «La» que tiene poco carácter distintivo), no deja de percibirse por el consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) de este tipo de productos identificados con la marca (bebidas energéticas) como indicativa del origen empresarial del producto.
Este uso acreditado de la marca denominativa «La Estrella del Rock» no es simbólico ni con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Cumpliendo con la exigencia expuesta en la sentencia 448/2013, de 9 de julio, se trata «de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia».
Razón por la cual no apreciamos que la sentencia recurrida haya incurrido en la infracción denunciada en el motivo.