Beyond the limts of thoughts
1.- Introducción
Sin duda este tríptico es una de las creaciones más enigmáticas, fascinantes e indescifrables de cuantas creó el Bosco. Cerrado muestra en grisalla el final del tercer día de la Creación. En la parte superior, una inscripción en latín con letra gótica dorada (Salmos, 148, 5) reza el momento elegido: «Ipse dixit et facta sunt» (Él mismo lo dijo y todo fue hecho)en la izquierda e «Ipse mandavit et creata sunt» (Él mismo lo ordenó y todo fue creado) en la derecha. El tríptico abierto es onírico, parabólico, confuso, sin la jerarquía propia del renacimiento. Tan fascinante como enigmático. De difícil lectura siempre.
Recientemente, el catedrático en Mecánica de la Universidad de Budapest, Gábor Domokos, basándose habilidad que tienen ciertos animales como la tortuga o el escarabajo para darse la vuelta en caso de girar de forma accidental «Geometría de los Caparazones», ha creado el único objeto en el mundo capaz de volver a su posición inicial. El Gömböc[1], trasunto físico o símbolo tangible de un teorema matemático que, no por incomprensible o enigmático para el jurista, deja de ser fascinante.
2.- La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) C‑237/19
El pasado 23 de abril de 2020 se dictó la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) en el seno de un procedimiento prejudicial de Marcas[2] en el que se debatía la denegación o nulidad de registro de una marca tridimensional con arreglo al Artículo 3, apartado 1, letra e), incisos ii) y iii) de la indicada Directiva 2008/95.
En efecto, el asunto C‑237/19 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo de Hungría, en el procedimiento entre Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. y Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, en relación con el «Gömböc».
El artículo 3 de la Directiva 2008/95, titulado «Causas de denegación o de nulidad», establecía en su apartado 1, letra e), incisos i) a iii) que será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
e) los signos constituidos exclusivamente por:
i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,
ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
iii) la forma que dé un valor sustancial al producto.
Nótese que el actual art. 4.1 (e), incisos incisos i) a iii) de la Directiva 2015/2436, aunque refiriéndose no sólo a la forma sino a ésta «u otra característica»[3], también reza que será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente[4] por formas u otras características impuestas por la naturaleza de los productos, con una función esencialmente técnica o un valor sustancial[5].
El objetivo que se persigue es el mismo para sus tres motivos, a saber, evitar que los derechos exclusivos y permanentes que proporciona una marca puedan servir para perpetuar, sin limitación en el tiempo, otros derechos de Propiedad Industrial como las patentes y los dibujos o modelos que el legislador de la Unión ha querido someter a plazos de caducidad por razones de utilidad pública e interés social.[6]
Es decir, el objetivo de ésta trilogía de causas de denegación del registro estriba en impedir que el derecho de marca llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas «technical results» o sobre características de uso de un producto, que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores. Esta causa de denegación pretende así evitar que la protección conferida por el derecho de marca se extienda más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los ofrecidos por los competidores, hasta erigirse en un obstáculo a que estos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas, compitiendo con el titular de la marca[7].
Así, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la prohibición de registrar como marcas los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico garantiza que las empresas no puedan utilizar el derecho de marca para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas «in order to perpetuate, indefinitely, exclusive rights relating to technical solutions» (sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 45).
3.- Análisis de los hechos
El 5 de febrero de 2015, Gömböc Kft. instó el registro como marca de un signo tridimensional para productos consistentes en «artículos decorativos» comprendidos en la clase 14 del Arreglo Niza, así como para «artículos decorativos de cristal y de loza» y para «juguetes», comprendidos, respectivamente, en las clases 21 y 28 del mencionado Arreglo.
Este objeto tridimensional es el producto de la demandante en el litigio principal denominado «Gömböc», consistente en un cuerpo convexo fabricado con un material homogéneo; a diferencia de otros objetos que son más pesados en su base por lo que su equilibrio depende totalmente de su geometría, que posee únicamente un punto de equilibrio estable y uno inestable, es decir, en total dos puntos de equilibrio, y cuyo diseño formal en sí mismo, debido a su concepción externa y al material homogéneo utilizado, hace que el cuerpo vuelva siempre a su posición de equilibrio, auto-enderezándose («self-righting» «straighten my up»). De este modo, la forma de dicho objeto sirve íntegramente para alcanzar el objetivo técnico perseguido y consistente en el self-righting.
La Oficina europea denegó esa solicitud basándose en el artículo 2, apartado 2, letra b), párrafos segundo y tercero, de la Ley de Marcas. «[…] ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, iii) la forma que dé un valor sustancial al producto», por cuanto todos los elementos del signo controvertido había sido concebidos para obtener ese resultado técnico [«technical result»], es decir, dichos elementos cumplen una función técnica [«technical function»].
4.- El interrogante suscitado en la cuestión prejudicial
Las pretensiones formuladas por Gömböc Kft. frente a la resolución de la Oficina fueron desestimadas en primera y en segunda instancia, por lo que dicha sociedad interpuso un recurso para que se reexaminara dicha resolución.
Considerando que la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, en particular, las sentencias de 18 de septiembre de 2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233), y de 10 de noviembre de 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), no disipa todas las dudas sobre este extremo, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta cómo debe examinarse la cuestión de si dicho signo está constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.
Se pregunta, en particular, si tal examen debe basarse únicamente en la representación gráfica que figura en la solicitud de registro del signo o si también puede tenerse en cuenta a este respecto la percepción del público pertinente en una situación en la que el producto en cuestión ha adquirido una gran notoriedad y en la que, aun cuando el producto representado gráficamente está constituido exclusivamente por la forma necesaria para obtener el resultado técnico perseguido, ese resultado técnico no puede apreciarse solo a partir de la representación gráfica de la forma del producto que figura en su solicitud de registro; sea bidimensional o tridimensional[8], sino que también es necesario conocer información adicional acerca del producto en sí.
En efecto, según jurisprudencia reiterada, el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE significa que dicho signo permite identificar el producto o los servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas.[9] Siendo así, sólo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, por lo que ahora interesa, con la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo.[10]
Pues bien, la cuestión suscitada es si sólo puede limitarse a examinar si la forma es necesaria para obtener el resultado técnico perseguido sobre la base de la representación gráfica que figure en el registro, o si también puede tenerse en cuenta otra información alternativa, como la percepción del público pertinente[11]. Es decir, ¿puede la Oficina tener en cuenta que el público pertinente sabe que la forma cuyo registro se solicita es necesaria para obtener el resultado técnico perseguido?
5.- La respuesta del Tribunal
Una aplicación correcta de esta causa de denegación implica que la Oficina que resuelva sobre la solicitud de registro de una marca, proceda en las dos siguientes fases:
- en primer lugar, identifique debidamente las características esenciales del signo y,
- en segundo lugar, determinesi esas características responden a una función técnica «technical results or technical function» del producto[12]
5.1.- Por lo que respecta a la primera etapa del análisis mencionado, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en esta etapa, la autoridad competente puede basarse directamente en un simple análisis visual registral del signo o, por el contrario, fundarse en un examen minucioso en el que se tengan en cuenta elementos útiles para la apreciación, como investigaciones y peritajes, o incluso datos relativos a los derechos de propiedad intelectual conferidos anteriormente en relación con el producto de que se trate u otros elementos extra tabulares o extra registrales[13].
Sin embargo, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la percepción del signo atribuida al público pertinente no es un elemento decisivo en relación con la aplicación de esta causa de denegación, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil para la autoridad competente a fin de que ésta pueda identificar las características esenciales del signo.[14]
Recuérdese que la valoración del carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE se evalúa en atención a los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, en lo que ahora interesa, con la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo, por lo que esta opción presenta una considerable merma en esta primera fase identificación de las características esenciales del signo.
Ante los dos valores en juego; garantizar que las empresas no puedan utilizar el derecho de marca para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas «in order to perpetuate, indefinitely, exclusive rights relating to technical solutions» (sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 45), y valorar su carácter distintivo desde la perspectiva del consumidor, prima aquélla como trasunto de la función social de la propiedad.
En definitiva, al contrario de la situación abarcada por el artículo 7, apartado 1, letra b) y c), del RMUE, la percepción del consumidor medio no es un elemento decisivo al aplicar un motivo de denegación al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE sino que, como mucho, puede ser un criterio coadyuvante para la Oficina a la hora de determinar las características esenciales del signo (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 34).
5.2.- De otro lado, en relación con la segunda etapa del análisis mencionado; a saber, determinar si esas características responden a una función técnica del producto, procede señalar que, en primer lugar, la causa de denegación puede aplicarse cuando la representación gráfica tabular de la forma del producto sólo permite percibir una parte de esa forma, siempre que esa parte visible de dicha forma sea necesaria para obtener el resultado técnico de ese producto, aun cuando ésta no sea suficiente, por sí sola, para obtener tal resultado.
Así, como indicó la Comisión en sus observaciones escritas, dicha causa de denegación es aplicable a un signo constituido por la forma del producto en cuestión que no muestra todas las características esenciales requeridas para obtener el resultado técnico perseguido, siempre que al menos una de las características esenciales requeridas para obtener ese resultado técnico sea visible en la representación gráfica de la forma de dicho producto.
Además, el Tribunal de Justicia ha indicado que, si bien es cierto que es necesario partir de la forma, según se representa gráficamente en el signo en cuestión, esta segunda etapa del análisis no puede realizarse sin tomar en consideración, en su caso, elementos adicionales relativos a la función del producto de que se trate «taking into consideration, where appropriate, the additional features relating to the function of the goods in question», debiendo consistir éstainformación en datos objetivos y fiables «objective and reliable information».
De este modo, la Oficina puede buscar tales datos, en particular, en las eventuales descripciones de dicho producto presentadas junto a la solicitud de registro de la marca, en los datos relativos a derechos de propiedad intelectual conferidos anteriormente en relación con dicho producto[15], a través de encuestas y peritajes sobre las funciones del mismo producto o en cualquier otra documentación pertinente que describa sus funciones técnicas, como publicaciones científicas, catálogos y sitios de Internet.
En cambio, la información relativa al posible conocimiento, por parte del público pertinente, de las funciones técnicas del producto de que se trate está teñida de una fuerte connotación subjetiva que puede enervar la precisión y exactitud del conocimiento lo que podría menoscabar la ultima ratio del objetivo perseguido por la causa de denegación de registro.
Nuevamente, al contrario de la situación contemplada en el artículo 7, apartado 1, letra b) y c), del RMUE, la percepción del consumidor medio tampoco es un elemento decisivo al aplicar un motivo de denegación al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE, y aquí ni siquiera como un criterio coadyuvante para la Oficina a la hora de determinar las características esenciales del signo (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 34).
En definitiva, para determinar si un signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, para identificar las características esenciales del signo en cuestión, puede utilizarse otra información distinta de esa representación gráfica, extra tabular, pero tal información debe basarse en datos procedentes de fuentes objetivas y fiables y no puede incluir la percepción del público pertinente[16].
[1] http://www.ams.org/publicoutreach/mathmoments/mm133-gomboc-podcast
[2] Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
[3] El Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria introdujo la referencia a «otra característica» del producto. Los tribunales todavía no se han pronunciado sobre la interpretación de «otra característica» de los productos. Así, a modo de ejemplo inventado, podrían formularse objeciones contra una marca sonora para repelentes de insectos con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMUE si el sonido, de hecho, repelase a los insectos.
[4] Un signo consiste «exclusivamente» en la forma u otras características de los productos cuando todas sus características esenciales (es decir, sus elementos más importantes) se derivan de la naturaleza del producto (artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i), del RMUE), realizan una función técnica (artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del RMUE) o confieren un valor sustancial a los productos (artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del RMUE). La presencia de uno o varios elementos arbitrarios de menor importancia, en consecuencia, no alterará la conclusión (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 21-22 y sentencia de 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52). Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo tridimensional «The presence of one or more minor arbitrary features in a three-dimensional sign» cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico (véase, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 52). No obstante, una objeción al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE no estaría justificada si el signo objeto de la solicitud fuera una forma u otras características combinadas con un componente distintivo adicional, como una palabra o elementos figurativos (que se puedan considerar características esenciales del signo, no arbitrarias o de menor importancia), dado que el signo en su conjunto, en dicho caso, no consistiría únicamente en una forma u otras características.
[5] La mayoría de las objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE también serán susceptibles de suscitar objeciones, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) o c), del RMUE, puesto que son descriptivas o carecen de carácter distintivo. Sin embargo, una importante diferencia práctica radica en el hecho de que una objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE no podrá subsanarse invocando el artículo 7, apartado 3, del RMUE. Por estos motivos, una objeción al amparo del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE para las marcas con formas u otras características impuestas por la naturaleza del propio producto, formas u otras características que son necesarias para obtener un resultado técnico, o formas u otras características que aporten un valor sustancial al producto, no se puede subsanar demostrando que han adquirido carácter distintivo. En otras palabras, el artículo 7, apartado 3, del RMUE no es aplicable a dichas formas u otras características, aun cuando hayan adquirido, efectivamente, un carácter distintivo en el mercado.
[6] 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 19-20; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65.
[7] Véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, apartado 78.
[8] El artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE no define la categoría de la marca que debe considerarse como forma con arreglo a dicha disposición. No diferencia entre las formas bidimensionales o tridimensionales, ni las representaciones bidimensionales de formas tridimensionales. Por consiguiente, la aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra e), del RMUE no se limita a las formas tridimensionales, sino que también se aplica a otras categorías de marcas, como los signos figurativos que representan formas (06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55).
[9] 29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33.
[10] 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 y jurisprudencia citada. Sentencias de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, C‑468/01 P a C‑472/01 P, Rec. p. I‑5141, apartado 33 Eurohypo/OAMI, apartado 67, y Audi/OAMI, apartado 34.
[11] En el caso de autos, este conocimiento está relacionado con el hecho de que el producto representado en el signo de que se trata se ha convertido en el símbolo tangible de un descubrimiento matemático que ha permitido dar respuesta a cuestiones relativas a la historia de la ciencia.
[12] Véanse, por analogía, las sentencias de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, apartados 68, 72 y 84, y de 10 de noviembre de 2016, Simba Toys/EUIPO, C‑30/15 P, EU:C:2016:849, apartados 40 y 42.
[13] Vid. por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, apartados 70 y 71.
[14] Vid. por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 76.
[15] El que la forma en cuestión sea, o haya sido, objeto de una reivindicación en una patente concedida o en una solicitud de patente constituye una prueba prima facie de que los aspectos de la forma considerados funcionales en la reivindicación de patente son necesarios para obtener un resultado técnico (las Salas de Recurso han adoptado este enfoque, por ejemplo, en su resolución de 17/10/2013, R 42/2013-1, SHAPE OF A STOPPER (3D)).
[16] Datos relativos a derechos de propiedad intelectual conferidos anteriormente en relación con dicho producto, a través de encuestas y peritajes sobre las funciones del mismo producto o en cualquier otra documentación pertinente que describa sus funciones técnicas, como publicaciones científicas, catálogos y sitios de Internet.