La ampliación de los requisitos de mala fe en la solicitud de marca
Resumen: ¿En qué radica la mala fe y cómo puede identificarse? En la sentencia Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18), pronunciada el 12 de septiembre de 2019, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia recurrida del Tribunal General y precisó el concepto de «mala fe» al presentar la solicitud de marca de la Unión. Causas de nulidad absoluta. Artículo 52, apartado 1, letra b) Mala fe al presentar la solicitud de la marca. Conclusiones de la Abogado General, Sra. Juliane Kokott, de 4 de abril de 2019.
Abstrac: What constitutes bad faith and how can it be established? In the judgment in Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO (C-104/18), delivered on 12 September 2019, the Court of Justice set aside the judgment of the General Court and clarified the concept of «bad faith» at the time that an application for a European Union trade mark is filed.Absolute grounds for invalidity. Article 52(1) (b) Bad faith at the time that an application for a trade mark. Opinion of Advocate General, Mss. Juliane Kokott, delivered on 4 April 2019.
1.- Introducción
La interpretación dada por el Tribunal de Justicia en sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07), en torno al concepto de mala fe en la solicitud de marca conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de marcas resultó en su día clarividente.
En este sentido, como señaló la Abogado General, Sra. Eleanor Sharpston,en el § 60 [1] de sus Conclusiones, no puede circunscribirse a una categoría limitada de circunstancias específicas, tales como la existencia de un determinado tipo de derecho anterior, la falta de intención de utilizar la marca o el conocimiento efectivo o implícito de la utilización de una marca similar, etc.
Más aún, la AG, Sra. Sharpston, precisó en el § 75[2] que no hay una prueba simple y decisiva para determinar si una solicitud de marca se ha presentado de mala fe. Las diferentes circunstancias expuestas ante el TJUE como delimitaciones exhaustivas del concepto de mala fe, no son sino ejemplos ilustrativos de dicho concepto. De este modo, a la hora de emitir un juicio se deben tomar en consideración todos los elementos de hecho y de derecho pertinentes que puedan justificar tal intención fraudulenta o inmoral.
Pues bien, siendo la mala fe un estado subjetivo [3] o intención incompatible con los estándares de conducta leal o ética comúnmente aceptados que debe evaluarse caso por caso, la reciente Sentencia TJUE Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18), pronunciada el 12 de septiembre de 2019, y las Conclusiones de la AG, Sra. Juliane Kokott, tienen la virtude de precisar y perfilar aún más el concepto de «mala fe» al presentar la solicitud de marca de la Unión en el sentido de que la existencia de riesgo de confusión por parte del público es sólo un factor pertinente entre otros que podrían tenerse en cuenta, y no un requisito esencial o presupuesto necesario, dilatando así los límites en la apreciación de mala fe que habían sido previamente encorsetados por el Tribunal de instancia al señalar que la existencia de riesgo de confusión por parte del público entre los signos en liza es un presupuesto necesario.
De otro lado, la AG, Juliane Kokott se cuestiona si toda la solicitud es de mala fe si el solicitante tenía la intención de utilizar la marca para algunos de los productos o servicios reivindicados, pero no para el resto. El conflicto se suscita por la práctica de solicitar marcas para clases enteras de productos y servicios, cuando los solicitantes no tienen la intención de utilizar en su totalidad. Se trata, en defitnitiva, de determinar si la solicitud es de mala fe cuando el solicitante tenía la intención de utilizar la marca para algunos de los productos o servicios indicados, pero no de hacerlo para el resto, y en qué medida tenía tal intención, a la luz de la práctica anterior de solicitar marcas para clases enteras de productos y servicios que los solicitantes a menudo no podían (ni querían) cubrir en su totalidad.
Ambos casos, Sky y Koton, son la oportunidad del TJUE de continuar con la línea iniciada en el asunto IP Translator (C-307/10), donde se estableció que el solicitante de una marca está obligado a precisar los productos o servicios de la clase que se quiera designar con el registro.
2.- Relación de hechos y análisis
El 25 de abril de 2011, el Sr. Nadal Esteban solicitó el registro de la siguiente marca para las clases 25, 35 y 39.
El 26 de agosto de 2011, la recurrente, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (en lo sucesivo, «Koton»), empresa que produce y comercializa prendas de vestir, calzado y accesorios, formuló oposición, invocando las siguientes marcas anteriores:
- marca registrada en Malta para productos y servicios de las clases 25 y 35, la cual se reproduce a continuación:
- marca internacional con efectos en varios Estados de la UE para productos y servicios de las clases 18, 25 y 35, la cual se reproduce a continuación:
El motivo de la oposición fue el artículo 8, apartado 1, letra b), del entonces Reglamento n.o 207/2009 [4].
Mediante resolución de 31 de octubre de 2013, la EUIPO estimó la oposición únicamente en relación con los productos y servicios de las clases 25 y 35. En cambio, desestimó la oposición respecto de los servicios de la clase 39, por lo que la marca controvertida fue registrada el 5 de noviembre de 2014 con el número 9917436 para los servicios de la clase 39.
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| Marcas anteriores que habían sido registradas, entre otras, para las clases 25 y 35. La oposición prosperó respecto de las dos primeras clases, pero no para la clase 39. | La marca controvertida fue registrada para los servicios comprendidos en la clase 39. |
El 5 de diciembre de 2014, Koton presentó una solicitud de la nulidad de dicha marca por mala fe, conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del RMUE.
De un lado, la División de Anulación desestimó esta solicitud. Deo otro, la Sala de Recurso desestimó el recurso interpuesto contra dicha resolución [5]. Finalmente, también el Tribunal General [6] desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala de Recurso.
Las tres decisiones se fundamentaron en la consideración de que las marcas de Koton no comprendían los servicios para los que la marca controvertida había sido registrada. Según la recurrente, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en particular en los apartados 44 y 60 de la sentencia recurrida, que la existencia de mala fe presupone que la marca impugnada esté registrada para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada una marca anterior. Tal requisito de aplicación de la causa de nulidad absoluta del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 no se desprende ni de dicho Reglamento ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
La recurrente afirma que, al resolver en este sentido, el Tribunal General contradijo, por lo demás, el apartado 32 de la sentencia recurrida, en el que recordó que los factores enumerados por el TJUE en la Sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07), solo eran ejemplos de una serie de factores que pueden acreditar la mala fe de un solicitante.
Por su parte, la EUIPO alega también que la Sala de Recurso y el Tribunal General incurrieron en el error de Derecho denunciado por la recurrente, al haberse basado en una lectura inexacta de la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07).
Pues bien, como señala el TJUE en el § 43 y ss., antes de nada hay que recordar que, cuando el Reglamento n.o 207/2009 no define un concepto que figura en él, la determinación de su significado y de su alcance debe efectuarse conforme al sentido habitual de este en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por dicho Reglamento [7].
Así ocurre con el concepto de «mala fe» que aparece en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, a falta de definición de este concepto por parte del legislador de la Unión.
Mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonesta, este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. A este respecto, los Reglamentos nº 40/94 y 207/2009, así como el Reglamento 2017/1001, adoptados sucesivamente, se enmarcan en un mismo objetivo, esto es, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior [8]. Las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia.[9]
Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del antiguo Reglamento n.o 207/2009 se aplica cuando de una pluralidad de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen mencionada en el § 45 de la presente sentencia.
La intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, apartados 37 y 42). Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe.
En el asunto que dio lugar a la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07), se preguntó específicamente al TJUE, como señaló este en el § 36 de dicha sentencia, sobre el supuesto en el que, en el momento de la solicitud de la marca impugnada, varios productores utilizaban en el mercado interior signos idénticos o similares para productos idénticos o similares, lo cual podía dar lugar a confusión. El órgano jurisdiccional remitente pidió al Tribunal de Justicia que precisase qué factores deben tenerse en cuenta, cuando exista tal riesgo de confusión, para apreciar si el solicitante de la marca actúa de mala fe.
Así, aunque la apreciación de la existencia de mala fe era diferente de la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión, dado que estos dos conceptos del Derecho de marcas son distintos, se pedía al TJUE que fijase una serie de criterios para apreciar si hay mala fe en una situación en la que se ha acreditado que existe riesgo de confusión.
El TJUE respondió que, en tal caso, procede examinar, entre otros factores, si el solicitante sabía o debía saber que un tercero utilizaba, en al menos un Estado miembro, el signo que podía dar lugar a confusión con el signo objeto de la solicitud, pudiendo presumirse tal conocimiento por parte del solicitante sobre todo cuando hay un conocimiento general de tal utilización en el sector económico de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, apartados 39 y 53).
De la referida sentencia no se desprende que la existencia de mala fe, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, pudiera únicamente estimarse en el supuesto en el que se utiliza un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda confundirse con el signo cuyo registro se solicita.
En efecto, puede haber supuestos, distintos de aquel que dio lugar a la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07), en los que quepa considerar que la solicitud de registro de una marca se presentó de mala fe pese a que, en el momento de dicha solicitud, no había una utilización por parte de un tercero de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares.
A este respecto, la causa de nulidad absoluta a que se refiere el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 se diferencia esencialmente de la causa de nulidad relativa del artículo 53, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, ya que esta última presupone la existencia de una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, del mismo Reglamento y la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), de este, salvo que dicha marca anterior sea notoriamente conocida en el sentido del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento o que se aplique el artículo 8, apartado 1, letra a), de este.
Pues bien, como ha señalado certeramente la Abogado General,Sra. Juliane Kokott,en el § 27 [10] de sus Conclusiones, en el caso de una solicitud de nulidad basada en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, no se exige en absoluto que el solicitante sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares, por lo que, no será necesario acreditar la existencia de un riesgo de confusión por parte del público para que pueda aplicarse el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.
Por ejemplo, existe mala fe cuando el titular de una MUE intenta prorrogar artificialmente (refilling) el período de gracia por falta de uso presentando una solicitud reiterada de una MUE anterior para evitar la pérdida de derechos como consecuencia de la falta de uso (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27) [11].
También, hay mala fe cuando las solicitudes de marcas se apartan de su finalidad inicial y se presentan con carácter especulativo, o únicamente para obtener compensaciones financieras (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 145).
En este sentido, en el § 41 de las Conclusiones de la AG, Sra. Eleanor Sharpston, presentadas el 12 de marzo de 2009 [12] se afirma que «La mala fe se manifiesta, por tanto, como un defecto inherente a la solicitud, el cual vicia de manera sustancial el registro independientemente de otras circunstancias. La Directiva sobre marcas sigue, en general, el mismo esquema».
En el mismo sentido, En este sentido, en el § 42 de estas Conclusiones, se afirma que «Se trata de una causa de nulidad absoluta, que puede ser invocada por cualquiera, lo que incluye al titular de un derecho anterior, pero no se limita a él. No está limitada, ni explícita ni implícitamente, a la mala fe con respecto a una cuestión concreta. Cualquiera puede solicitar la declaración de nulidad alegando que la solicitud de registro fue presentada de mala fe, sin importar el contexto en el que se haya producido dicha mala fe».
En consecuencia, el TJUE decide que la solicitud de una marca que no persiga usar dicha marca de conformidad con su función esencial puede ser de mala fe. [13] La mala fe se puede apreciar, en particular, cuando el solicitante no tiene en absoluto intención de utilizar la marca como tal [14], pero también cuando se propone utilizar la marca para inducir a error a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios.
Por consiguiente, cabe imaginar otras variantes de la mala fe que no requieran un solapamiento u overlap («to conceive of other variants of bad faith which do not require any overlap with an already existing application») con una solicitud ya existente. Piénsese en la solicitud de marca por parte de una persona con el único propósito de obstaculizar la inminente solicitud de marca de un tercero («usurpación de marca» o «trademarks squatting») [15].
Pues bien, resulta claro que en estos ejemplos no se existe una marca anterior con la que comparar «overlap» la solicitud cuestionada («overlap with an already existing application»), por lo que no puede apreciarse la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), siendo así que pese a ello, es posible estimar la mala fe del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009. A tal efecto es irrelevante que ya haya marcas solicitadas para productos o servicios idénticos o similares.
Por tanto, para apreciar la mala fe no es imprescindible que un tercero utilice un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pueda ser confundido con el signo para el que se solicita el registro («overlap»), pues la mala fe no presupone que la marca impugnada y cuya nulidad se procura esté registrada para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada una marca anterior. Tal requisito de aplicación de la causa de nulidad absoluta del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 no se desprende ni de dicho Reglamento ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Dicho de otro modo, el hecho de que la marca supuestamente registrada de mala fe sea idéntica al signo al que se refiere el solicitante de la nulidad, o tan similar que pueda confundirse con el mismo, podría constituir un elemento significativo para la apreciación de la mala fe. Aunque en muchos casos cuando se comprueba la existencia de mala fe existe una identidad o una similitud que induce a confusión con un signo anterior, el riesgo de confusión no es un requisito previo de la mala fe [16]. O en otras palabras, la identidad o la similitud de los signos, o la de los productos o servicios, que da lugar a confusión no son necesarias, por sí solas, para demostrar mala fe.[17]
Recordemos que según la recurrente, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en particular en los § 44 y 60 de la sentencia recurrida, que la existencia de mala fe presupone que la marca impugnada esté registrada para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada una marca anterior.
De la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en el § 53 de la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07), solo resulta que, cuando se haya acreditado que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares que podía dar lugar a confusión. Sin embargo, este elemento es sólo un factor pertinente entre otros que deben tenerse en cuenta, y desde luego no es constitutivo por sí solo.
Por las razones expuestas en los § 52 a 55 de la sentencia, procede declarar que, aun si no hay riesgo de confusión entre el signo utilizado por un tercero y la marca impugnada, o en el caso de que no haya utilización por parte de un tercero de un signo idéntico o similar a la marca impugnada, otras circunstancias fácticas podrán constituir, en su caso, indicios pertinentes y concordantes que determinen la mala fe del solicitante.
De ello se deduce que, al declarar, en el § 44 de la sentencia recurrida, que «la mala fe del solicitante presupone la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita», el Tribunal General hizo una lectura errónea de la jurisprudencia del TJUE y confirió un alcance demasiado restrictivo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.
Este error de Derecho vició el razonamiento del Tribunal General, en la medida en que éste, como se desprende del § 60 de la sentencia recurrida, consideró que el hecho de que la marca impugnada hubiese sido registrada para servicios cubiertos por una clase distinta de aquellas bajo las que se habían registrado y utilizado las marcas anteriores de la recurrente permitía a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que la mala fe del solicitante no había sido acreditada al no generarse error o confusión.
No obstante, el Tribunal General debería haber tenido en cuenta el hecho, no negado e invocado por la recurrente, de que el coadyuvante había solicitado el registro como MUE de un signo que incluía la palabra estilizada «KOTON», no solo para los servicios de la clase 39, sino también para productos y servicios de las clases 25 y 35, que coincidían con aquellas bajo las que la recurrente había registrado sus marcas.
Si bien del artículo 52, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 se desprende que las causas de nulidad absoluta del apartado 1 de dicho artículo pueden existir, en su caso, únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que se ha registrado la marca impugnada, no es menos cierto que la recurrente solicitó la nulidad de la marca impugnada en su totalidad y que, por tanto, dicha solicitud de nulidad debía ser examinada valorando la intención del coadyuvante en el momento en el que este solicitó, para diversos productos y servicios, incluidos productos textiles, el registro de una MUE que incluía con caracteres de confundibilidad el elemento denominativo y figurativo ya registrado por la recurrente para productos textiles.
En definitiva:
- No se exige que el solicitante de la nulidad sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares
- La existencia de riesgo de confusión por parte del público es sólo un factor pertinente entre otros que deben tenerse en cuenta, y no un requisito esencial. Aun cuando no haya riesgo de confusión entre el signo utilizado por un tercero y la marca impugnada, otras circunstancias fácticas podrán constituir, en su caso, indicios pertinentes y concordantes que determinen la mala fe del solicitante.
- La precisión que realiza el Tribunal ensancha los límites en la apreciación de mala fe.
- Por último, la AG, Sra. Juliane Kokott, también se refiere a otro asunto pendiente de resolución por parte del TJUE (Asunto C-371/17, Sky y otros) [18]. En ese caso, se trata de determinar si toda la solicitud es de mala fe si el solicitante tenía la intención de utilizar la marca para algunos de los productos o servicios indicados, pero no de utilizar la marca para algunos de los productos o servicios indicados. El conflicto se genera por la práctica de solicitar marcas para clases enteras de productos y servicios, cuando los solicitantes no tienen la intención de utilizar en su totalidad (§ 56). Se trata de determinar si toda la solicitud es de mala fe si el solicitante tenía la intención de utilizar la marca para algunos de los productos o servicios indicados, pero no de hacerlo para otros de los productos o servicios indicados, y en qué medida tenía tal intención [19]. A la luz de la práctica anterior de solicitar marcas para clases enteras de productos y servicios [20] que los solicitantes a menudo no podían (ni querían) cubrir en su totalidad.
Ambos casos, Sky y Koton, son la oportunidad del TJUE de continuar con la línea iniciada en el asunto IP Translator (C-307/10), donde se estableció que el solicitante de una marca está obligado a precisar los productos o servicios de la clase que se quiera designar con el registro.
[1] §60 «Concluyo, por tanto, que el concepto de mala fe en el solicitante de una marca a efectos de la normativa comunitaria:
i) no puede circunscribirse a una categoría limitada de circunstancias específicas tales como la existencia de un determinado tipo de derecho anterior, la falta de intención de utilizar la marca o el conocimiento efectivo o implícito de la utilización de una marca similar, y
ii) se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, una intención deshonesta u otro «motivo perjudicial» que, no obstante, normalmente se demostrará por referencia a criterios objetivos (entre los cuales pueden figurar circunstancias como las enumeradas en el inciso i); implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, que se puede identificar valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas».
[2] §75 «no hay una prueba simple y decisiva para determinar si una solicitud de marca se ha presentado de mala fe. Las diferentes circunstancias expuestas ante el Tribunal de Justicia como delimitaciones exhaustivas del concepto de mala fe, no son sino ejemplos ilustrativos de dicho concepto. La mala fe es un estado subjetivo, una intención incompatible con los estándares de conducta leal o ética comúnmente aceptados, que puede comprobarse mediante pruebas objetivas y que debe evaluarse caso por caso. Requiere, por lo menos, que se conozcan las circunstancias de las que se pueda deducir una incompatibilidad con dichos estándares. Si no hay prueba directa, se puede determinar si el solicitante de la marca tiene tal conocimiento utilizando como referencia el estado común de los conocimientos en el sector económico de que se trate. La intención de prohibir que los competidores sigan utilizando signos no registrados que hasta ese momento tenían derecho a utilizar y de defenderse contra la competencia de tales signos, es un indicio de mala fe. Sin embargo, a la hora de emitir un juicio se deben tomar en consideración todos los elementos de hecho y de derecho pertinentes que puedan justificar tal intención, o al contrario, recalcar su naturaleza fraudulenta o inmoral».
[3] §35. «Como un banquero, la mala fe es sin duda más fácil de reconocer que de definir. Se trata de un concepto que no sólo abogados, sino también filósofos y teólogos han intentado desentrañar sin éxito. Es posible, en efecto, que la mala fe no pueda definirse en modo alguno, en el sentido de determinar sus límites exactos».
[4] El Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la [marca de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), que anuló y sustituyó al Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
[5] La Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el referido recurso. Consideró que, a pesar de la similitud entre los signos en conflicto y del hecho de que el coadyuvante conocía las marcas anteriores de la recurrente, no podía haber mala fe en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, ya que no había ni identidad ni similitud entre los productos o servicios para los que se habían registrado las marcas anteriores, por un lado, y los servicios de la clase 39 del Arreglo de Niza para los que se había registrado la marca impugnada, por otro lado. Al ser diferente el alcance de la protección conferida a la recurrente por las marcas anteriores y el de la protección conferida al coadyuvante por la marca impugnada, el citado artículo 52, apartado 1, letra b), no era aplicable, según la Sala de Recurso.
[6] En el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que la Sala de Recurso se había limitado «a aplicar la jurisprudencia, como resulta en particular de la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), apartado 53, según la cual la mala fe del solicitante presupone la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita».
[7] Véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2019, Textilis, C‑21/18, EU:C:2019:199, apartado 35; véanse, por analogía, las sentencias de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, apartado 39, y de 22 de marzo de 2012, Génesis, C‑190/10, EU:C:2012:157, apartado 41.
[8] Véase, por lo que se refiere al Reglamento n.o 207/2009, la sentencia de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries, C‑320/12, EU:C:2013:435, apartado 35).
[9] Sentencias de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 38, y de 11 de abril de 2019, ÖKO-Test Verlag, C‑690/17, EU:C:2019:317, apartado 40.
[10] «27.– Como señalan acertadamente la EUIPO y Koton, en primer lugar, la causa de nulidad del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de marcas no exige que el solicitante sea titular de una marca para productos o servicios idénticos o similares. Por el contrario, en principio, cualquier persona puede solicitar la nulidad de una marca alegando mala fe».
[11] Este caso ha de diferenciarse de la situación en la que el titular de la MUE, de acuerdo con la práctica empresarial normal, pretende proteger variaciones de su signo, por ejemplo, cuando un logotipo ha evolucionado (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).
[12] Asunto C‑529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria)]
[13] Sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), apartados 44 y 45.
[14] Sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), apartados 44 y 45. Véase, también, la sentencia de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing (C‑569/08, EU:C:2010:311), apartados 46 a 48.
[15] Véase la sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T‑82/14, EU:T:2016:396).
[16] 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51
[17] En relación con la identidad, 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 59-60).
[18] Petición de decisión prejudicial planteada por el High Court of Justice (UK) el 6 de junio de 2018 (Asunto C-371).
[19] Asunto C‑371/18, Sky y otros (DO 2018, C 276, p. 27).
[20] Véase la sentencia de 19 de junio de 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).