RESUMEN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA. INFORME 2014
1.- PROPIEDAD INDUSTRIAL 2014
1. Propiedad intelectual
En el ámbito de la propiedad intelectual, merecen especial atención cinco resoluciones. La primera se refiere a la posibilidad de patentar las invenciones biotecnológicas; las tres siguientes se refieren a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor y la quinta versa sobre las marcas tridimensionales.
En la sentencia International Stem Cell Corporation (C‑364/13, EU:C:2014:2451), pronunciada el 18 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia, reunido en Gran Sala, interpretó el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas[1] artículo según el cual se considerarán no patentables las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales, puesto que su explotación con tales fines sería contraria al orden público o a la moralidad.
A este respecto, el Tribunal de Justicia estimó, en concreto, que un óvulo humano no fecundado que ha sido estimulado mediante partenogénesis para dividirse y desarrollarse no constituye un «embrión humano» en el sentido de dicho artículo 6, apartado 2, letra c), si, a la luz de los conocimientos científicos actuales, no dispone, como tal, de la capacidad intrínseca para convertirse en un ser humano.
En apoyo de esta conclusión, el Tribunal de Justicia recordó primero que el concepto de «embrión humano» debe entenderse en un sentido amplio, dado que el legislador de la Unión quiso excluir toda posibilidad de patentabilidad en tanto pudiera afectar al debido respeto de la dignidad humana.[2] En efecto, debe atribuirse esta calificación al óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura, y al óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis, en la medida en que estos organismos, por efecto de la técnica utilizada para obtenerlos, son aptos para iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano, de la misma manera que el embrión creado por fecundación de un óvulo.
De conformidad con estos criterios de interpretación, el Tribunal de Justicia tuvo que declarar, habida cuenta de las afirmaciones fácticas formuladas por el tribunal remitente, que dicha exclusión de la patentabilidad no se aplica a los partenotes, que no disponen de la capacidad intrínseca para convertirse en un ser humano.
Por lo que respecta a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, la sentencia Nintendo y otros (C‑355/12, EU:C:2014:25), dictada el 23 de enero de 2014, permitió al Tribunal de Justicia precisar el alcance de la protección jurídica que puede invocar un titular de derechos de autor, con arreglo a la Directiva 2001/29 sobre los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor[3], a fin de luchar contra la elusión de las medidas tecnológicas aplicadas para proteger sus consolas de juegos de la utilización de programas falsificados destinados a dichas consolas.
El Tribunal de Justicia comenzó recordando que los videojuegos son un material complejo que incluye no sólo un programa de ordenador, sino también elementos gráficos y sonoros que, aunque codificados en lenguaje informático, tienen un valor creativo propio. Como creación intelectual propia de su autor, los programas de ordenador originales están protegidos, por lo tanto, por los derechos de autor contemplados en la Directiva. Según el Tribunal de Justicia, las medidas tecnológicas, que están incorporadas al mismo tiempo a los soportes físicos de los juegos y a las consolas y que deben interactuar entre sí, están comprendidas en el concepto de «medidas tecnológicas eficaces», en el sentido de la Directiva 2001/29, y gozan de la protección que ésta concede si su objetivo es impedir o restringir los actos lesivos para los derechos del titular. Esta protección jurídica debe respetar el principio de proporcionalidad sin prohibir aquellos dispositivos o actividades cuyo empleo o finalidad comercial principal persiga objetivos distintos al de eludir la protección técnica con fines ilícitos. En un supuesto como el del presente asunto, la valoración del alcance de la protección jurídica controvertida no debería realizarse en función del destino específico previsto por el titular de los derechos de autor para las consolas, sino que debería tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2001/29, en lo que respecta a los dispositivos, productos o componentes capaces de eludir la protección de las medidas tecnológicas eficaces.
La sentencia UPC Telekabel Wien (C‑314/12, EU:C:2014:192), dictada el 27 de marzo de 2014, fue la ocasión para que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre las prerrogativas concedidas a los titulares de derechos de autor a la luz de la protección de los derechos fundamentales. El asunto se refería a dos productoras cinematográficas titulares de los derechos sobre unas películas que se habían puesto a disposición del público en un sitio de Internet por intermediación de un proveedor de acceso establecido en Austria. Un tribunal austriaco había prohibido a este proveedor facilitar el acceso al sitio en la medida en que en dicho sitio se ponía a disposición del público, sin el consentimiento de las productoras, obras cinematográficas sobre las que éstas ostentaban un derecho afín al derecho de autor.
A este respecto, el Tribunal de Justicia destacó que un proveedor de acceso a Internet, que permite a su clientes acceder a prestaciones protegidas puestas a disposición del público en Internet por un tercero, es un intermediario a cuyos servicios se recurre para vulnerar derechos de autor o derechos afines a los de autor en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29. El objetivo perseguido por esta Directiva 2001/29 corrobora dicha conclusión. Excluir a los proveedores de acceso a Internet del ámbito de aplicación de la citada disposición mermaría sustancialmente la protección de los titulares de los derechos buscada por dicha Directiva. Preguntado asimismo, a la luz de los derechos fundamentales, sobre la posibilidad de emitir un requerimiento judicial que no especifique las medidas que debe adoptar el proveedor de acceso a Internet y la posibilidad de que éste eluda el pago de las multas coercitivas en caso de incumplimiento del requerimiento si demuestra que adoptó todas las medidas razonables, el Tribunal de Justicia precisó que los derechos fundamentales afectados, a saber, la libertad de empresa y la libertad de información, no se oponen a tal requerimiento, siempre que se cumplan dos condiciones. Por un lado, las medidas adoptadas por el proveedor de acceso no deben privar inútilmente a los usuarios de la posibilidad de acceder de forma lícita a la información disponible. Por otro lado, dichas medidas deben tener como efecto impedir o, al menos, hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de consultar esas prestaciones puestas a su disposición vulnerando el derecho de propiedad intelectual.
Asimismo en materia de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, el 3 de septiembre de 2014, en la sentencia Deckmyn y Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132), el Tribunal de Justicia, reunido en Gran Sala, precisó el alcance del concepto de «parodia» como excepción a los derechos de reproducción, de comunicación al público de obras y de puesta a disposición del público de prestaciones protegidas en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra k), de la Directiva 2001/29.
En primer lugar, el Tribunal de Justicia señaló que el concepto de «parodia» debe considerarse un concepto autónomo del Derecho de la Unión. Sin embargo, al no existir en la Directiva 2001/29 una definición de dicho concepto, el significado y el alcance de este término deben determinarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia destacó que la parodia tiene por características esenciales, por un lado, evocar una obra existente, si bien diferenciándose perceptiblemente de ésta, y, por otro, constituir una manifestación humorística o burlesca. El concepto de parodia no se supedita a requisitos que impliquen la necesidad de que la parodia tenga un carácter original propio, más allá de la presencia de diferencias perceptibles con respecto a la obra original parodiada, pueda razonablemente atribuirse a una persona que no sea el propio autor de la obra original, incida sobre la propia obra original o mencione la fuente de la obra parodiada. En este contexto, la aplicación en una situación concreta de la excepción por parodia, conforme al artículo 5, apartado 3, letra k), de la Directiva 2001/29, debe respetar un justo equilibro entre, por un lado, los intereses y derechos de los autores y de los titulares de los derechos protegidos por la Directiva y, por otro, la libertad de expresión del usuario de una obra protegida que invoque la excepción por parodia.
Por último, en materia de marcas, el asunto que dio origen a la sentencia Apple (C‑421/13, EU:C:2014:2070), dictada el 10 de julio de 2014, condujo al Tribunal de Justicia a examinar la posibilidad de registrar una marca tridimensional consistente en la representación mediante un dibujo multicolor, carente de indicaciones sobre el tamaño o las proporciones, de la arquitectura de una tienda para servicios que se ofrecen en ella.
A fin de pronunciarse sobre el carácter registrable del signo en cuestión, el Tribunal de Justicia recordó, en primer lugar, los requisitos para registrar una marca conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/95.[4] Según el Tribunal de Justicia, una representación que representa visualmente la disposición de un espacio de venta mediante un conjunto continuo de líneas, contornos y formas, puede constituir una marca siempre que sea apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Sin embargo, la capacidad general de un signo para constituir una marca no implica que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo, con arreglo a la Directiva. Dicho carácter debe apreciarse en la práctica en relación, por una parte, con los productos o servicios designados y, por otra, con la percepción que de éstos tiene el público pertinente. Por otra parte, el Tribunal de Justicia precisó que, si ninguno de los motivos de denegación de registro recogidos en la Directiva 2008/95 se opone a ello, un signo mediante el que se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse válidamente no sólo para tales productos, sino también para prestaciones de servicios, siempre que tales prestaciones no formen parte integrante de la comercialización de dichos productos. En consecuencia, la representación de la disposición de un espacio de venta por medio de un simple dibujo carente de indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios que, aun refiriéndose a productos, no formen parte integrante de la comercialización de éstos, siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del solicitante del registro de los de otras empresas y que no se opongan a ello ninguno de los motivos de denegación.
2.- MARCA EUROPEA
a) Motivos de denegación absolutos
En 2014, la jurisprudencia del Tribunal aportó precisiones sobre el motivo absoluto de denegación de registro basado en la falta de carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009.[5]
En los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 16 de enero de 2014, Steiff/OAMI (Botón de metal en la parte central de la oreja de un peluche) (T‑433/12, EU:T:2014:8) y Steiff/OAMI (Etiqueta con un botón de metal en la parte central de la oreja de un peluche) (T‑434/12, EU:T:2014:6), el Tribunal debía pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones mediante las que la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) había denegado el registro como marcas comunitarias, respectivamente, de un signo consistente en la colocación de un botón en la parte central de la oreja de un peluche y en la colocación mediante un botón de una etiqueta en la parte central de la oreja de un peluche, debido a la falta de carácter distintivo de las marcas solicitadas.
A este respecto, en primer lugar, el Tribunal señaló que las marcas solicitadas se confundían con uno de los posibles aspectos de los peluches. En efecto, como «marcas de posición», se confundían necesariamente con el aspecto de los peluches, toda vez que sin la colocación fija del botón y de la etiqueta en el lugar preciso de los productos designados no existirían. Además, botones y pequeñas etiquetas constituyen elementos de configuración habituales en los peluches. Habida cuenta de que los consumidores no están habituados a presumir el origen comercial de los productos basándose en signos que se confunden con el aspecto de esos mismos productos, habría sido preciso que las marcas solicitadas se apartaran, de manera significativa, de la norma o de los usos del sector.
Pues bien, en la medida en que, por un lado, los botones y las etiquetas constituyen elementos de configuración usuales en los peluches, y, por otro, los consumidores están habituados a una gran diversidad de esos productos, de sus diseños y de sus posibles configuraciones, el Tribunal consideró que la colocación de botones y de etiquetas en la oreja de un peluche, que crea una combinación de hecho banal, y que sería percibida por los consumidores como un elemento decorativo, no podía considerarse en modo alguno excepcional. Por lo tanto, según el Tribunal, el público objetivo no habría podido presumir basándose en ellas la indicación de un origen comercial. De ello dedujo que las marcas controvertidas no tenían el carácter distintivo mínimo necesario.
b) Motivos de denegación relativos
En la sentencia de 9 de abril de 2014, Pico Food/OAMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) (T‑623/11, Rec, EU:T:2014:199), el Tribunal apreció el riesgo de confusión entre varias marcas figurativas que representaban una vaca y contenían elementos denominativos.
El Tribunal señaló que, si bien era exacto que los signos en conflicto presentaban cierta similitud gráfica debido a la presencia común de un elemento figurativo que representa una vaca, ese elemento tenía, en el caso de autos, carácter alusivo con respecto a los productos de que se trataba y revestía, por tanto, escaso carácter distintivo. Además, indicó que, aun suponiendo que las marcas anteriores gozasen de un carácter distintivo reforzado por el uso en el territorio pertinente, la Sala de Recurso no había incurrido en error al considerar, en ese asunto, que no existía riesgo de confusión para el público pertinente, a pesar de la identidad de los productos de que se trataba. Según el Tribunal, la Sala de Recurso había tenido adecuadamente en cuenta el hecho de que las marcas anteriores podían eventualmente haber adquirido un carácter distintivo reforzado por el uso en el territorio pertinente, si bien había considerado acertadamente que tal eventualidad no permitía concluir que existiera riesgo de confusión. A este respecto, el Tribunal indicó que existe una diferencia entre el hecho de considerar, a la hora de comparar los signos, que uno de los elementos que constituyen una marca compuesta tiene escaso carácter distintivo y el hecho de considerar, a la hora de apreciar globalmente el riesgo de confusión, que una marca anterior goza o no de un carácter distintivo reforzado por el uso.
En el asunto que dio lugar a la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Coca‑Cola/OAMI — Mitico (MASTER) (T‑480/12, Rec, EU:T:2014:1062), el Tribunal debía examinar la legalidad de la resolución mediante la que la Segunda Sala de Recurso de la OAMI había confirmado la desestimación de la oposición formulada por la demandante contra la solicitud de registro de la marca comunitaria figurativa Master.
En primer lugar, el Tribunal observó que los signos en conflicto, a saber, por una parte, los signos anteriores que se componían de los términos estilizados «coca‑cola» o de la letra mayúscula estilizada «C» y, por otra, el signo solicitado que se componía de la palabra estilizada «master», con un término árabe encima, presentaban diferencias visuales manifiestas. El Tribunal señaló, no obstante, que dichos signos presentaban también elementos de semejanza visual debido a que todos utilizan un tipo de caracteres poco habitual en el tráfico mercantil contemporáneo. Según el Tribunal, de una apreciación global de los elementos de semejanza y de diferenciación resultaba que los signos en conflicto, al menos las marcas comunitarias figurativas anteriores Coca‑Cola y la marca solicitada «Master», presentaban un grado de similitud escaso, ya que, pese a los elementos de diferenciación visual, los elementos de semejanza visual global, de mayor importancia, neutralizaban sus diferencias fonéticas y conceptuales. En cambio, el Tribunal consideró que, debido, en particular, a su brevedad, la marca nacional anterior «C» era distinta de la marca solicitada.
Recordando que la existencia de una similitud, aun cuando sea escasa, entre los signos en conflicto constituye un requisito de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 y que el grado de esta similitud constituye un factor pertinente para apreciar la existencia de un vínculo entre dichos signos, el Tribunal señala que la apreciación global para acreditar la existencia en el ánimo del público pertinente de un vínculo entre las marcas en conflicto con arreglo la referida disposición lleva a la conclusión de que, en vista del grado de similitud, aun cuando sea escaso, entre esas marcas, existe un riesgo de que dicho público pueda establecer tal vínculo. Tras constatar que la Sala de Recurso no se había pronunciado sobre todos los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, el Tribunal declaró que no le correspondía pronunciarse al respecto por primera vez en ejercicio de su control de legalidad de la resolución impugnada. Concluyó que incumbía a la Sala de Recurso examinar dichos requisitos de aplicación teniendo en cuenta el grado de similitud entre los signos en conflicto, ciertamente escaso, pero, sin embargo, suficiente para que el público pertinente relacione dichos signos.
En cuanto a la apreciación que también se le solicitó acerca del concepto de ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, el Tribunal señala que dicha ventaja se acredita, en particular, en caso de intento de explotación evidente y de beneficio indebido de una marca célebre, y que, por tanto, el concepto de «riesgo de parasitismo» hace referencia a la misma. A este respecto, el Tribunal indicó que la apreciación de la Sala de Recurso en este caso no se había ajustado al principio, establecido por la jurisprudencia, según el cual a la conclusión de un riesgo de parasitismo sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualesquiera otras circunstancias del caso concreto, incluido el uso por el titular de la marca solicitada de envases similares a los de los productos del titular de las marcas anteriores. Dado que esta jurisprudencia permite tener en cuenta todas las pruebas destinadas a realizar dicho análisis probabilístico en relación con las intenciones del titular de la marca solicitada, el Tribunal concluyó que la Sala de Recurso había cometido un error al no considerar los medios de prueba relativos al uso comercial de la marca solicitada presentados por la demandante. La alegación de que la demandante puede aportar esas pruebas en una acción por infracción basada en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 carece de pertinencia, puesto que vulnera la estructura de dicho Reglamento y la finalidad del procedimiento de oposición establecido en el artículo 8 del mismo, que consiste, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, en garantizar que no sean registradas en un primer momento aquellas marcas cuyo uso pudiera impugnarse después con éxito ante los tribunales.
c) Cuestiones de orden procesal
En la sentencia de 5 de marzo de 2014, HP Health Clubs Iberia/OAMI — Shiseido (ZENSATIONS) (T‑416/12, EU:T:2014:104), el Tribunal señaló que el hecho de que, según el artículo 76 del Reglamento nº 207/2009, en un procedimiento sobre motivos relativos de denegación de registro, el examen se limite a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes no significaba que la OAMI tuviera que considerar fundada cualquier alegación que formule una parte cuando no se oponga a ella la otra parte.
Por otra parte, en la sentencia de 25 de septiembre de 2014, Peri/OAMI (Forma de un tensor de rosca) (T‑171/12, Rec, EU:T:2014:817), el Tribunal señaló que, en principio, una limitación, en el sentido del artículo 43, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, de la lista de los productos o servicios contenidos en una solicitud de marca comunitaria, limitación que tiene lugar con posterioridad a la adopción de la resolución de la Sala de Recurso impugnada, no puede afectar a la legalidad de esa resolución, que es la única atacada ante este último. No obstante, según el Tribunal, la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI puede impugnarse, en determinados casos, ante él únicamente en relación con determinados productos o servicios que figuren en la lista a que se refiere la solicitud de registro de la marca comunitaria de que se trate. En tal caso, esa resolución pasa a ser definitiva respecto a los demás productos o servicios que figuren en la misma lista. Así pues, la declaración realizada ante el Tribunal por el solicitante de una marca, y por lo tanto posterior a la resolución de la Sala de Recurso, según la cual retira su pretensión respecto a determinados productos mencionados en la solicitud inicial, puede interpretarse como una declaración de que sólo se está en desacuerdo con la resolución impugnada en la medida en que se refiere al resto de los productos afectados, o como un desistimiento parcial, en el supuesto de que dicha declaración se efectúe en una fase avanzada del procedimiento ante el Tribunal.
No obstante, si mediante su limitación de la lista de productos objeto de la solicitud de marca comunitaria el solicitante de la marca no pretende suprimir uno o varios productos de dicha lista, sino modificar una o varias características, no cabe excluir que esta modificación pueda influir en el examen de la marca comunitaria realizado por los órganos de la OAMI durante el procedimiento administrativo. En tales circunstancias, aceptar tal modificación en la fase de recurso ante el Tribunal equivaldría a una modificación del objeto del litigio en el curso del proceso, prohibida por el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento. Por tanto, el Tribunal General no puede tener en cuenta dicha limitación para examinar el fundamento del recurso.
Además, en la sentencia de 8 de octubre de 2014, Fuchs/OAMI-Les Complices (Estrella en un círculo) (T‑342/12, Rec, EU:T:2014:858), el Tribunal se pronunció sobre la cuestión de si se mantiene el interés de la parte demandante en ejercitar la acción para recurrir una resolución que estima la oposición formulada contra su solicitud de registro de una marca a raíz de una resolución de la OAMI por la que se declara la caducidad de la marca anterior en la que se basa la oposición.
A este respecto, en primer lugar, el Tribunal señala que, puesto que los requisitos de admisibilidad del recurso, en especial la inexistencia de interés en ejercitar la acción, pertenecen a las causas de inadmisión por motivos de orden público, le corresponde comprobar de oficio si la parte demandante sigue teniendo interés en obtener la anulación de dicha resolución. Al realizar esta comprobación, indica que la caducidad de la marca en que se basa la oposición, cuando ocurre únicamente con posterioridad a una resolución de la Sala de Recurso que estima una oposición basada en dicha marca, no es ni una retirada ni una revocación de dicha resolución. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, la declaración de caducidad implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad, la marca comunitaria no tuvo los efectos señalados en dicho Reglamento. En cambio, hasta esa fecha, la marca comunitaria goza de todos los efectos ligados a esa protección, establecidos en la sección 2 del título VI del Reglamento. Por lo tanto, considerar que el objeto del litigio desaparece cuando durante el procedimiento se dicta una resolución de caducidad implicaría, para el Tribunal, tomar en consideración los motivos aparecidos después de adoptarse la resolución impugnada, que no influyen en la fundamentación de dicha resolución ni tienen efecto alguno en el procedimiento de oposición en el que tiene su origen el recurso de anulación.
Por otra parte, en caso de que el Tribunal anule tal resolución, la desaparición ex tunc de ésta podría procurar a la parte demandante un beneficio que no le reportaría una declaración de sobreseimiento. En efecto, si el Tribunal debiera dictar un sobreseimiento, la parte demandante sólo podría presentar ante la OAMI una nueva solicitud de registro de su marca, sin que la oposición a esta solicitud pudiera basarse a partir de ese momento en la marca comunitaria anterior afectada por la caducidad. En cambio, si el Tribunal debiera pronunciarse sobre el fondo y estimar el recurso, al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, nada impediría entonces el registro de la marca solicitada. Además, el Tribunal señala que la mera circunstancia de que los recursos interpuestos contra las resoluciones de la División de Oposición y de la Sala de Recurso tengan efecto suspensivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 58, apartado 1, segunda frase, y en el artículo 64, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 no puede bastar para cuestionar el interés de la parte demandante para ejercitar la acción en ese supuesto. En efecto, con arreglo al artículo 45 del Reglamento nº 207/2009, sólo cuando la oposición haya sido desestimada mediante resolución definitiva se registrará la marca como marca comunitaria.
En el asunto que dio lugar a la sentencia de 21 de octubre de 2014, Szajner/OAMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T‑453/11, Rec, recurrida en casación, EU:T:2014:901), el Tribunal tuvo asimismo la ocasión de pronunciarse sobre la posibilidad de que una parte demandante que impugne la legalidad de una resolución de la OAMI invoque ante él, a efectos de la interpretación del Derecho nacional al que se remite el Derecho de la Unión, elementos basados en la legislación o en la jurisprudencia nacional no invocados ante la OAMI.
Sobre este particular, el Tribunal indica que no puede impedirse que las partes o él mismo se inspiren en tales elementos, por cuanto no se trata de reprochar a la Sala de Recurso que no tuviera en cuenta algunos elementos de hecho de una sentencia concreta de un órgano jurisdiccional nacional, sino de invocar disposiciones legales o sentencias en apoyo de un motivo derivado de la incorrecta aplicación por las Salas de Recurso de una disposición del Derecho nacional. A este respecto, si bien es cierto que la parte que solicita la aplicación de una norma nacional está obligada a presentar ante la OAMI los elementos demostrativos del contenido de ésta, ello no significa que, a la luz de una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional posterior a la adopción de la resolución de la OAMI e invocada por una de las partes del procedimiento, el Tribunal General no pueda controlar la aplicación de la norma nacional realizada por la OAMI.
Según el Tribunal, esta apreciación es válida incluso en el supuesto de que la sentencia del órgano jurisdiccional nacional de que se trate lleve a cabo una revisión de la jurisprudencia. En efecto, en principio, tales revisiones se aplican con carácter retroactivo a las situaciones existentes. Este principio se justifica por la consideración de que la interpretación jurisprudencial de una norma en un momento determinado no puede ser distinta según la época de los hechos considerados y nadie puede ampararse en un derecho adquirido a una jurisprudencia paralizada. Si bien es cierto que puede moderarse dicho principio en la medida en que, en situaciones excepcionales, los órganos jurisdiccionales pueden apartarse del mismo para modular el efecto en el tiempo de la retroactividad de una revisión, la retroactividad de las revisiones sigue siendo el principio. En consecuencia, aunque una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que lleve a cabo una revisión de la jurisprudencia sea, como tal, un hecho nuevo, se limita a declarar lo que establece la ley nacional tal como debería haberla aplicado la OAMI, y tal como debe aplicarla el Tribunal General.
d) Facultad de modificación
En la sentencia de 26 de septiembre de 2014, Koscher + Würtz/OAMI — Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS) (T‑445/12, Rec, EU:T:2014:829), el Tribunal reconsideró los requisitos de ejercicio de la facultad de modificación que le reconoce el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009.
El Tribunal recuerda, a este respecto, que la facultad de modificación que puede invocar en virtud de dicha disposición no tiene por efecto atribuirle la facultad de proceder a una apreciación sobre la que no se ha definido aún la Sala de Recurso. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de modificación debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal, tras haber controlado la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho que hayan quedado establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar. A la luz de este principio, el Tribunal consideró que, en el caso de autos, no podía efectuar ninguna apreciación sobre el uso efectivo de la marca anterior, puesto que la Sala de Recurso no se había pronunciado sobre este punto. Por lo que respecta, en cambio, al segundo motivo, relativo a la inexistencia de riesgo de confusión, invocado por el demandante en apoyo de sus pretensiones de anulación, el Tribunal estimó que le correspondía examinarlo, dado que, de haberse considerado fundado, dicho motivo habría podido permitir que el demandante obtuviera la completa resolución del litigio. Además, el Tribunal señaló que, si en dicho asunto resultaba de su examen que procedía desestimar el segundo motivo, así como las pretensiones de modificación formuladas por el demandante, correspondería a la OAMI, una vez examinada la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, pronunciarse nuevamente, en su caso, sobre el riesgo de confusión entre las dos marcas en conflicto. Ésta debería sacar entonces las correspondientes consecuencias, para la comparación entre estas dos marcas, de la eventual inexistencia de uso efectivo de la marca anterior para algunos de los productos que contempla.
e) Prueba del uso efectivo de la marca
En primer lugar, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 27 de marzo de 2014, Intesa Sanpaolo/OAMI-equinet Bank (EQUITER) (T‑47/12, Rec, EU:T:2014:159), el Tribunal debía examinar el supuesto de un uso efectivo de la marca anterior únicamente para una parte de los productos o de los servicios respecto de los que había sido registrada.
Según el Tribunal, un procedimiento de oposición basado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 tiene por objeto permitir a la OAMI valorar la existencia de un riesgo de confusión, que, en caso de similitud entre las marcas en conflicto, implica un examen de la similitud entre los productos y servicios designados por dichas marcas. En esas circunstancias, si la marca comunitaria anterior sólo ha sido utilizada para una parte de los productos o servicios para los que se ha registrado, únicamente se considerará registrada, a efectos del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios, con arreglo a la última frase del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009. En esas mismas circunstancias, la Sala de Recurso debe también apreciar, cuando la prueba del uso se aporta únicamente para una parte de los productos o de los servicios comprendidos en una categoría para la cual la marca anterior fue registrada y en la que se basa la oposición, si dicha categoría incluye subcategorías autónomas en las que están comprendidos los productos y servicios respecto de los cuales se ha demostrado el uso, de modo que deba considerarse que la citada prueba se ha aportado únicamente para dicha subcategoría de productos o de servicios o, por el contrario, si no son concebibles dichas subcategorías. En consecuencia, el Tribunal señala que la tarea consistente en valorar si una marca invocada en apoyo de una oposición ha sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 incluye dos aspectos indisociables. Con el primero se persigue determinar si la marca en cuestión ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión, aunque sea en una forma que sólo difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca en la forma en la que fue registrada. El segundo aspecto tiene por objeto determinar cuáles son los productos o los servicios para los que la marca anterior fue registrada y en los que se basa la oposición, a los que se refiere el uso efectivo demostrado.
En segundo lugar, el asunto que dio origen a la sentencia KW SURGICAL INSTRUMENTS, antes citada (EU:T:2014:829), permitió al Tribunal recordar que la solicitud de que el oponente demuestre el uso efectivo de la marca anterior lo constituye en la obligación de probar el uso efectivo de su marca, so pena de desestimación de la oposición que ha presentado. Por lo tanto, el uso efectivo de la marca anterior es una cuestión que, una vez suscitada por el solicitante de la marca, debe en principio dirimirse antes de que se adopte una decisión sobre la oposición propiamente dicha. En consecuencia, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior añade al procedimiento de oposición una cuestión específica y previa y, en este sentido, modifica su contenido. En vista de esta consideración, el Tribunal estimó que, en dicho asunto, al denegar al demandante la protección como marca comunitaria del registro internacional que había obtenido, sin examinar previamente la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, pese a que éste había formulado ante la División de Oposición una solicitud sobre dicho uso, la Sala de Recurso había incurrido en error de Derecho.
En tercer lugar, en el caso específico de una marca tridimensional, el Tribunal declaró, en la sentencia de 11 de diciembre de 2014, CEDC International/OAMI-Underberg (Forma de brizna de hierba dentro de una botella) (T‑235/12, Rec, EU:T:2014:1058), que el carácter tridimensional de una marca se opone a una visión estática, en dos dimensiones, e implica una percepción dinámica, en tres dimensiones, de modo que el consumidor deberá poder ver, en principio, una marca tridimensional desde varios lados. En cuanto a las pruebas del uso de una marca de esa índole, deben considerarse pues no como reproducciones de la visibilidad de la marca en dos dimensiones, sino como representaciones de la percepción en tres dimensiones que obtiene el consumidor pertinente. Por ello, se infiere que las representaciones laterales y posteriores de una marca tridimensional pueden resultar en principio realmente pertinentes para poder apreciar el uso efectivo de la marca en cuestión y no pueden rechazarse por el mero motivo de que no constituyen reproducciones de frente.
2.- Dibujos o modelos
En el asunto que dio lugar a la sentencia de 9 de septiembre de 2014, Biscuits Poult/OAMI- Banketbakkerij Merba (Biscuit) (T‑494/12, Rec, EU:T:2014:757), el Tribunal señala que el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 6/2002[6] establece una norma especial referida exclusivamente a los dibujos o modelos aplicados o incorporados a un producto que constituya un componente de un producto complejo en el sentido del artículo 3, letra c), de dicho Reglamento. Según esta norma, dichos dibujos o modelos están protegidos únicamente si, en primer lugar, el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal del producto y, en segundo lugar, en la medida en que las características visibles del componente reúnan en sí mismas los requisitos de novedad y carácter singular. En efecto, dada la especial naturaleza de los componentes de un producto complejo en el sentido del artículo 3, letra c), del Reglamento nº 6/2002, que pueden ser objeto de una producción y comercialización distintas de la producción y comercialización del producto complejo, es razonable que el legislador les haya reconocido la posibilidad de ser registrados como dibujos o modelos, pero con la condición de que sean visibles una vez incorporados al producto complejo y únicamente respecto a las partes de los componentes de que se trate que sean visibles durante una utilización normal del producto complejo y en la medida en que dichas partes sean nuevas y tengan un carácter singular. El Tribunal dedujo de ello que, dado que un producto —en el caso de autos, una galleta— no es un producto complejo en el sentido del artículo 3, letra c), del Reglamento nº 6/2002, puesto que no está constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto, la Sala de Recurso no había incurrido en error al considerar que las características no visibles del producto, que no se referían a su apariencia, no podían tomarse en consideración para determinar si el dibujo o modelo controvertido podía ser objeto de protección.
Por último, en la sentencia de 3 de octubre de 2014, Cezar/OAMI-Poli‑Eco (Insert) (T‑39/13, Rec, EU:T:2014:852), el Tribunal considera que la novedad y el carácter singular de un dibujo o modelo comunitario no pueden apreciarse comparando dicho dibujo o modelo con un dibujo o modelo anterior que, en cuanto componente de un producto complejo, no resulta visible durante la utilización normal de este producto. Así pues, el criterio de visibilidad, tal y como se enuncia en el considerando 12 del Reglamento nº 6/2002 —en virtud del cual la protección concedida a los dibujos o modelos comunitarios no debería extenderse a aquellos componentes que no sean visibles durante el uso normal de un producto, ni a las características de tales componentes que no sean visibles cuando la parte está montada— resulta aplicable al dibujo o modelo anterior. El Tribunal dedujo de ello que la Sala de Recurso había incurrido en un error de apreciación en la comparación de los dibujos o modelos en conflicto, al haber basado su decisión en un dibujo o modelo anterior que, en cuanto componente de un producto complejo, no resultaba visible durante la utilización normal de este último.
[1] Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (DO L 213, p. 13).
[2] Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 2014, Brüstle (C‑34/10, EU:C:2011:669).
[3] Antes citada, supra, en la nota 26.
[4] Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada) (DO L 299, p. 25).
[5] Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1).
[6] Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).