Taponoto vs Taponox

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) Núm. 1738/2019, de 7 de octubre. Debilidad ontológica que impide obstaculizar que otros competidores puedan aproximarse a su signo.

Teofarma, S.R.L., titular de la marca denominativa ES 239 822 «Taponoto», registrada en la clase 5 «Sustancias, productos y preparados far­macéuticos, medicamentos, veterinarios y curativos de todas clases, dietéticos de empleo medi­cinal, desinfectantes y antiparasitarios para uso humano»)interpuso demanda contra Faes Farma, S.A. (Faes) ejercitando frente a ella acción de nulidad de la marca ES 3 594 716 «Otifaes Taponox», registrada para distinguir productos de la clase 5, además de los de la clase 1 y 3, así como acción de infracción. Afirma que la demandada está utilizando ese signo que se confunde con el suyo prioritario para identificar productos idénticos a aquellos a los que aplica su propio signo. Subsidiariamente, ejercitó una acción de competencia desleal imputando a la demandada actos de confusión e imitación en base a los artículos 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal respectivamente.

La Sentencia de Primera Instanciadesestimó íntegramente la demanda al considerar que no existía riesgo de confusión, a pesar de la proximidad entre los signos enfrentados, así como la identidad entre los productos. Justifica esa apreciación en la baja capacidad distintiva entre ambos signos en la parte coincidente (Taponoto/Taponox), ya que se utilizan para designar un producto cuya aplicación médica es el tratamiento de tapones en los oídos. Así, el producto de la actora es susceptible de descomponerse en dos términos: «tapón» y «oto», el segundo de los cuales corresponde a la designación en griego de oído; y el producto de la demandada es susceptible de descomponerse en «tapón» y «ox», el segundo de los cuales haría referencia al producto conocido como «agua oxigenada», precisamente uno de los componentes de ese producto.

La Sala al examinar la validez del título de la demandada señala que es preciso analizar su marca tal y como la tiene registrada, esto es, con dos términos denominativos «Otifaes Taponox», con independencia de cómo se esté utilizando, lo que solo será relevante (caso de que el signo usado difiera de los términos del registrado) a efectos del examen de la infracción pero no de la validez. Por consiguiente, la comparación en la acción de nulidad debe hacerse entre «Taponoto» y «Otifaes Taponox» y no creemos que dentro de este último signo deba atribuirse una mayor relevancia a «Taponox» que a «Otifaes», como afirma el recurso.

Es dudoso quién puede ser el consumidor medio informado respecto del que debe hacerse el juicio sobre la confusión. Las marcas confrontadas solo coinciden en productos farmacéuticos y concretamente en un producto farmacéutico muy concreto, destinado al tratamiento de tapones auditivos. De manera que hemos de coincidir con la resolución recurrida en que el consumidor medio de referencia son hombres y mujeres en una amplia gama de edad y que tienen en común padecer problemas de oído como consecuencia de tapones de cera.

No es descartable que exista un segundo perfil de consumidor medio, representado por personal médico sanitario, atendido que se trata de un producto de uso médico, e incluso farmacéutico, en la medida en que su distribución se hace exclusivamente a través del sistema farmacéutico.

En cualquier caso, para que exista nulidad, basta que exista riesgo de confusión respecto de cualquiera de esos dos perfiles que representa el consumidor medio informado, no siendo preciso que el riesgo de confusión alcance a ambos. Aunque se trate de un producto en el que la incidencia de ese segundo perfil de consumidor medio informado pueda ser relevante, no creemos que el primero de los perfiles, el del ciudadano medio sea irrelevante o resulte desplazado.

«Otifaes», siquiera sea porque se trata del primer elemento denominativo del signo, no es una parte del mismo poco relevante para el consumidor medio informado. No lo es para el que hemos considerado como consumidor medio corriente y menos aún creemos que lo sea para el personal especializado. Para el ciudadano corriente creemos que sería incluso más relevante ese elemento del signo porque no creemos que lo identifique con ninguna otra cosa; para el especializado, que puede identificar ese elemento del signo con una empresa, tampoco creemos que sea irrelevante, porque le ayudará a conocer el origen empresarial del producto marcado y a distinguirlo de cualquier otro.

Por tanto, no será infrecuente que pueda contraponerse «Otifaes» con «Taponoto», lo que creemos que determinaría que el riesgo de confusión entre ambos no sea significativo, en la medida en que ambos términos solo tienen en común una partícula («oto» y «oti») alusiva a oído en su denominación en griego antiguo. Y no solo es que no sean asimilables una y otro por encontrarse ubicadas en lugares distintos de las palabras que la incorporan (en una al principio y en la otra al final) sino que, además, se trata de una referencia genérica que cualquiera de los consumidores a los que hemos hecho referencia identificarían con oído, esto es, con el destino del producto marcado, razón por la que ni siquiera se puede tomar en consideración a la hora de hacer el examen del riesgo de confusión, dado su carácter descriptivo en ambos casos.

Por otra parte, si bien es cierto que existe una importante proximidad entre los términos «Taponox» y «Taponoto», no creemos que la misma sea suficiente para concluir que exista riesgo de confusión entre ambos signos. La razón de esa apreciación también es coincidente con el examen que realiza la resolución recurrida:

a) La parte en la que ambos términos coinciden («Tapon») tiene un carácter claramente descriptivo de los productos en los que coinciden en ir destinados los signos. Por esa razón, no puede ser tomada en consideración al realizar el juicio comparativo.

b) La segunda parte de los denominativos («ox» y «oto») también se encuentran afectados por ostentar carácter descriptivo. «Oto» ya hemos anticipado la razón por la que sostenemos esa idea; en cuanto a «ox» es más dudoso pero también estimamos que no es infrecuente que se utilice para designar el agua oxigenada. Aunque, en realidad, es irrelevante el carácter descriptivo de este último sufijo. Lo relevante, y creemos que indiscutible, es que «oto» sí que tiene ese carácter descriptivo y por tanto tampoco se puede tomar en consideración al realizar el juicio de confusión.

c) A ello debe añadir que tampoco consideramos que la yuxtaposición de los dos términos descriptivos a los que nos hemos referido para conformar el denominativo «Taponoto» tenga un carácter extraordinario o sorprendente para designar un producto que consiste en un tratamiento sobre los tapones de cera. Y, en cualquier caso, no constituye el objeto de este proceso determinar si el signo de la actora es nulo por su carácter genérico o descriptivo sino que basta con determinar en qué medida puede ser tomado en consideración para excluir que otros signos puedan aproximarse a él. En ese sentido, compartimos la apreciación que hace la resolución recurrida acerca del carácter de marca débil o con valor distintivo bajo que tiene la de la actora, lo que le impide obstaculizar que otros competidores puedan aproximarse a su signo.