Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) núm. 1289/2019 de 15 octubre 2019 (AC 2019\1538)

La Audiencia estima el recurso de apelación de la actora que en primera instancia había visto desestimada su acción de infracción de patente; y desestima el recurso de la demandada que había visto igualmente desestimada en primera instancia su acción reconvencional de nulidad de la patente de autos (patente europea validada en España sobre «un vehículo con doble modo de dirección») por falta de novedad y actividad inventiva.

Smart Trike MNF LTD, titula la patente europea EP 2637917, validada en España como ES 2522275 nominada «un vehículo con doble modo de dirección», entabla demanda contra la entidad Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. (FAMOSA) por la fabricación y comercialización del triciclo «BABY TRIKE EASY Evolution” que infringe la patente y además de la acción declarativa de infracción, acumula con apoyo en el artículo 72 de la Ley 24/2015 de Patentes la pretensión de indemnización de daños y perjuicios a determinar en ejecución de sentencia.

La entidad demandada contestó a la demanda negando dicha infracción de patente y formuló reconvención interesando la nulidad de esa patente por no concurrir los presupuestos de patentabilidad, esto es, por falta de novedad y por falta de actividad inventiva.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil desestima tanto la demanda, como la reconvención.

La parte demandante, Smart Trike MNF LTD, interpuso recurso de apelación alegando el error de valoración de la prueba, al reproducir el producto de la demandada la primera reivindicación independiente de la patente, interesando la revocación parcial de la sentencia de instancia y que se estimase la demanda inicial.

La parte demandada, interpuso recurso de apelación por la desestimación de la reconvención por: 1º) Procedencia de declarar la nulidad de la patente europea nº 2637917 (validación española 2522275) «un vehículo con doble modo de dirección», titularidad de la inicial actora-reconvenida por falta de novedad por la realización comercial triciclo «Babytoo Cocooning» de la entidad SMOBY TOYS SL

y por la divulgación previa de los triciclos «Dream» y «Safari» de la propia titular de la patente;

2º) Subsidiariamente, procedencia de declarar la nulidad dicha patente europea por falta de actividad inventiva, al deducirse la invención patentada del estado de la técnica existente de una manera evidente para un experto en la materia.

La Sentencia comienza de modo estratégico por analizar la validez de la patente al ser ésta una cuestión ontológica.

En cuanto a la novedad, rechaza como anterioridades invalidantes un vídeo video publicado en internet de un triciclo, porque en él solo se observan los elementos externos del triciclo, pero no su composición técnica interna. Es más, muestra de esa insuficiencia es que en el propio pliego de recurso se escribe que la forma de acoplamiento «parece» coincidir con la patentada; es decir, una mera suposición, absolutamente insuficiente para determinar la aseveración firme de la idéntica anticipación descriptiva y por ende, de la falta de novedad; por tanto, en modo alguno se justifica que esa reivindicación esencial de la patente sobre tal mecanismo fuese por ese triciclo accesible y utilizable por el público en fecha anterior a la prioridad.

De otro lado, en relación con la alegada falta de carácter inventivo de la patente de la demandante, la Sala rechaza tomar en consideración varias patentes aportadas por la demandada como anterioridades que conformaban el estado de la técnica (dos francesas y una alemana) porque la demandada incumplió con el deber legal de aportar su traducción al proceso (art. 144 LEC). Se declara que en modo alguno este defecto puede ser subsanado aportando la traducción en la audiencia previa (cuando la parte reconvenida ya ha contestado la acción de nulidad), so pena dada tal preclusión, de causar indefensión a la titular de la patente.

El hecho de que un tribunal en Alemania hubiese declarado la patente validada en Alemania nula tampoco se tiene en cuenta, en vista de que tal resolución se basó únicamente en una de las patentes francesas cuya traducción no aportó la reconviniente en el proceso de autos.

Por último, se señala que aun cuando el método «problema-solución» en esta sede, no es el único para el examen de la actividad inventiva, sí que será necesario desplegar uno por el que explicar o razonar por qué con el estado de la técnica revelado al momento de la solicitud, la patente carece de inventiva y ello no se deriva de la pericial aportada, que se limita a concluir que no tiene invención porque las diferencias solutivas técnicas comparadas con los antecedentes, no son más que «elementos o valoraciones arbitrarias», pero sin dar razón de ese calificativo valorativo y lo que reporta más relevancia por qué ante el estado de la técnica de esos antecedentes próximos, la patente de la actora resultaba obvia o evidente para un experto (juicio de obviedad).

En cuanto a la acción de infracción, se rechaza que existan las dos diferencias que la demandada invoca respecto a las reivindicaciones de la patente, porque en la primera la doble función de dirección patentada es recogida en la realización (infracción literal) y la segunda, el tubo frontal, está igualmente dispuesto en el triciclo de la demandada (infracción por equivalencia):

1.- Resulta de la mera comparación que las dos funciones del triciclo que se describen en la reivindicación 1.01, igualmente se reproducen en el triciclo Baby Trike, con independencia de que en la realización del triciclo, además, se conjugue otra función de conversión funcional a bicicleta, adenda que no enerva aquella reproducción literal de la reivindicación 1.01 de la patente que en modo alguno describe que el funcionamiento doble debe ser simultáneo y tampoco como han puesto de manifiesto ambos peritos en el acto del juicio la conversión de la dirección del triciclo por su conductor o por un adulto, sea por herramientas, al operar de forma ágil (manual) y rápida (pocos segundos).

2.- Si bien en rigor literal no hay en la realización de la demandada un tubo frontal sino un cilindro frontal, pues el embellecedor es un elemento meramente accesorio y accidental, se cumple igual función técnica que la reivindicada, si bien la reproducción no es literal, resultando de aplicación la doctrina de los equivalentes, porque la infracción concurre cuando el elemento que sustituye al original cumple la misma función de idéntica manera y con el mismo resultado que aquel que es lo que acontece con ese cilindro frontal en relación con el tubo frontal de la reivindicación de la patente.

La Audiencia estima por tanto la acción de infracción y condena a la demandada apelante a cesar y abstenerse de la fabricación, y venta del triciclo litigioso, y a resarcir los daños y perjuicios a la actora a determinar en ejecución de sentencia.