La amplitud de la categoría. La prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido utilizada

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 noviembre de 2019 (Civil, Sección 1ª). Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena. Caducidad. La amplitud de la categoría. La prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada.

«Torta del Casar» es una DOP cuyo registro fue concedido por el Reglamento (CE) 1491/2003, de 25 de agosto. Anteriormente, había sido reconocida como DOP en España por la Orden de 9 de octubre de 2001 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura.

El Consejo Regulador de la DOP “Torta del Casar” interpuso una demanda frente a Quesería Tierra de Barros, S.L. en la que solicitaba que se declarara

• que la comercialización de los quesos identificados bajo el signo “Torta de Barros” supone una infracción de la DOP “Torta del Casar”;
• que la utilización comercial de los términos “Torta”, “Minitorta”, “Tortita” y “Tortíssima”, así como los nombres de dominio www.tortadebarros.es www.tortadebarros.com y, llevada a cabo por la demandada en la promoción y oferta de sus quesos, supone infracción de la DOP “Torta del Casar”;
• que la actuación llevada a cabo por la demandada suponía una conducta desleal; y, por último,
• que las marcas españolas “Tortíssima” y “Torta de Barro” debían ser caducadas, toda vez que no habían sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, de conformidad con lo recogido en el artículo 55.1.c) de la Ley de Marca.

Las marcas cuya caducidad total o parcial se instó en la demanda fueron solicitadas y registradas para «leche y productos lácteos», de la clase 29. Asimismo, resultó probado que ambas marcas han tenido un uso real y efectivo para quesos.

No se plantea tampoco la posible discordancia de la ley nacional respecto de la directiva pues no ha pasado a la vigente Ley 17/2001, de Marcas, la regulación contenida en el art. 4.4 de la anterior Ley 32/1988 que, conforme a su tenor literal, establecía un efecto expansivo del uso de la marca para un producto, pues extendía el efecto de tal uso a «productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros».

El régimen que resulta de los arts. 39.1, 41.2, 52.3 , 55.1.c y 60 de la Ley 17/2001, de Marcas (en la redacción anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que es la aplicable en este recurso por razones cronológicas), no ampara el efecto expansivo que establecía el art. 4.4 de la Ley 32/1988, de Marcas (que no tenía apoyo en las previsiones de la Directiva 89/104/CEE) y que resultaba contradictorio con el régimen de caducidad parcial previsto en la propia ley). De acuerdo con el régimen establecido en la nueva ley, «la declaración de caducidad por desuso alcanza, sin excepción, a todos los productos o servicios que no hubieran sido efectivamente usados por la titular o por un tercero con su consentimiento» (Sentencia de la Sala 453/2013, de 2 de julio).

La jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea (que aunque va referida al Reglamento de la Marca Europea y a la oposición al registro, es de plena utilidad al venir referida a la eficacia legitimadora del uso de la marca y al ser la regulación del uso de la marca en el citado Reglamento coincidente con la de la Directiva 2008/95/CE) está resumida en la sentencia de 8 de mayo de 2019, asunto T-269/18 (Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) contra EUIPO-Procedimiento de oposición-Solicitud de marca denominativa de la Unión ZARA-Marcas denominativa y figurativa nacionales anteriores LE DELIZIE ZARA y ZARA-Prueba del uso efectivo de las marcas anteriores-Artículo 47,apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001-Artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001-Obligación de motivación), que declara sobre esta cuestión:

«[…] si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada […]

«Si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes».

Por consiguiente, la eficacia legitimadora del uso de la marca se desenvuelve entre dos posiciones.

1.- De una parte, el uso real y efectivo de la marca no puede extender los efectos jurídicos de ese uso a todos los productos de la clase (en este caso, la clase 29) ni a otros de distinta clase pero similares, como resultaba del tenor literal del art. 4.4 de la anterior Ley de Marcas. El uso efectivo de la marca para alguno de los productos para los que ha sido registrada implica la protección sólo de la subcategoría a las que pertenece el producto para los que la marca de la Unión ha sido efectivamente utilizada. Por tanto, la amplitud de la categoría para la que la marca ha sido registrada es relevante, pues si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada.

2.- Pero, de otra parte, no debe privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.

La Sala coincide con la recurrente en que «leche y productos lácteos» es una categoría amplia en la que, sin incurrir en distinciones arbitrarias, puede distinguirse la leche, materia prima necesaria para elaborar los productos lácteos, de los productos lácteos elaborados a partir de esa materia prima, puesto que uno y otros tienen sustantividad y diferenciación suficiente como para que el uso real y efectivo de la marca para un producto lácteo como es el queso no pueda considerarse un uso de la marca respecto del producto «leche».

La Sala estima, por tanto, la caducidad de ambas marcas con relación al producto leche. Que en el caso de la marca «Tortissima», la solicitud de caducidad no se hubiera referido exclusivamente al producto «leche» (como sí había sucedido con la solicitud de caducidad parcial de la marca «Torta de Barros») no es óbice para tal declaración, pues como declaramos en la sentencia 288/2010, de 10 de mayo (RJ 2010, 4847) , «no es incongruente declarar una nulidad parcial por desuso cuando en la demanda se pretendió que esta alcanzara a todos los productos para los que las marcas habían sido concedidas».

A una solución diferente ha de llegarse respecto de la solicitud, formulada en el recurso, de que la caducidad de la marca «Tortissima» alcance a todos los productos lácteos excepto el queso. No se ha justificado suficientemente que los «productos lácteos» sean una subcategoría tan amplia como para evitar que el uso real y efectivo del queso no implique la protección de esa subcategoría en su totalidad. Es notoria la existencia de productos lácteos que no es fácil encuadrar en alguna subcategoría (queso, mantequilla, yogur), como puede ser el caso de los quesos crema untables, quesos frescos azucarados (como el conocido con la denominación genérica petit suisse), cuajadas, requesones, etc.

Por tanto, la estimación de este motivo del recurso ha de ser parcial, pues solo puede acordarse la caducidad parcial de ambas marcas, en lo que respecta al producto «leche».