La debilidad ontológica o escasa fuerza distintiva del elemento denominativo
STS de 30 de septiembre de 2019. Ponente: Exmo. Sr. D. RAFAEL SARAZA JIMENA. La debilidad ontológica o escasa fuerza distintiva del elemento denominativo. La circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el signo supuestamente infractor se focalice en un elemento con escasa distintividad para los servicios o productos registrados, disminuye este riesgo, puesto que cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. Existencia de numerosas marcas de las clases 3 y 35 que incluyen ese vocablo para distinguir perfumes o servicios relacionados confiere escasa fuerza distintiva por su acusado carácter genérico o cuanto menos descriptivo de esos productos.
Aromas Selective S.L. interpuso una demanda contra Perfumes y Aromas Artesanales S.L. en la que ejercitó acción declarativa de infracción de las marcas españolas números 1217883, 2253980, 2319991 y 3030867, y acciones de cesación y de indemnización.
La Audiencia considera que el elemento denominativo «aromas», por su carácter genérico, tiene una distintividad escasa para algunos de los servicios para los que se encuentran registradas las marcas de la demandante, en concreto los relacionados con la perfumería. Por tal razón, descarta el riesgo de confusión, incluido el de asociación, si otros intervinientes en el mercado utilizan, para servicios idénticos o similares a los amparados por las marcas, ese elemento denominativo añadiendo algún otro elemento distintivo, gráfico o denominativo, como ocurre en el caso de la demandada, que utiliza un signo cuyo elemento denominativo es «aromas artesanales», al que añade un elemento gráfico.
El TJUE, en su sentencia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, caso Intel, declaró que «a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior».
La Sala Primera del Tribunal Supremo, al enjuiciar el riesgo de confusión, ha tomado en consideración la circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el signo supuestamente infractor se focalice en un elemento con escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca.
Esa circunstancia disminuye el riesgo de confusión, puesto que cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. Por tal razón, por lo general basta con que el signo del demandado añada algún elemento denominativo o gráfico, que le dote de una cierta distintividad y lo diferencie de la marca prioritaria, para evitar el riesgo de confusión. Así se ha declarado, por ejemplo, en las sentencias 240/2017, de 17 de abril , y 504/2017, de 15 de septiembre.
La utilización del término «aromas» como elemento denominativo de marcas que distinguen servicios de venta al por menor o por internet de, entre otros productos, perfumes, y la existencia de numerosas marcas de las clases 3 y 35 que incluyen ese vocablo para distinguir perfumes o servicios relacionados con los perfumes, hace que ese elemento denominativo, por sí solo, tenga escasa fuerza distintiva para la distinción de perfumes o de servicios relacionados con perfumes, por su acusado carácter genérico o cuanto menos descriptivo de esos productos, los perfumes, objeto, entre otros, de los servicios amparados por las marcas.
Por tal razón, que la Audiencia Provincial, al enjuiciar el riesgo de confusión en una acción de infracción, haya tomado en consideración la escasa fuerza distintiva del elemento denominativo de las marcas de la demandante (hay que precisar, para los servicios que tienen por objeto los productos respecto de los que el término «aromas» tiene un carácter genérico), para determinar si ha existido infracción en el uso de signos que distinguen servicios relacionados con perfumes, no vulnera el precepto legal invocado ni la jurisprudencia que lo desarrolla.